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Informations juridiques

La jurisprudence des États parties à la CBE

C. Activité inventive

1. Appréciation de l'activité inventive

CH Suisse

Tribunal fédéral des brevets, 27 mai 2015 (02013_11)

Mots-clés : activité inventive – approche problème-solution – état de la technique le plus proche

Le certificat complémentaire de protection litigieux était fondé sur le brevet européen 0 491 443. L'invention portait sur un moyen de contraception contenant du désogestrel, du 3-cétodésogestrel ou un mélange de ces deux substances, ainsi que sur l'utilisation et la fabrication de ce moyen. Les revendications indépendantes se distinguaient de l'état de la technique par le dosage des pilules, qui contenaient chacune, comme unique composant efficace du point de vue contraceptif, de 70 à 80 μg de désogestrel, de 3-cétodésogestrel ou d'un mélange de ces deux substances. Le problème consistait dès lors à déterminer la dose efficace de gestagène.

Le tribunal fédéral des brevets a constaté que la quantité minimale de désogestrel nécessaire à une inhibition complète de l'ovulation, à savoir 60 μg, était connue à la date de dépôt, tout comme l'était le fait que 150 μg constitue une dose tolérée. Il a donc estimé que fixer la dose entre 70 et 80 μg, soit une valeur comprise dans l'intervalle susmentionné, relevait d'un travail de routine pour l'homme du métier (une équipe composée d'un praticien et de pharmacologues qui est chargée d'élaborer des moyens de contraception). Le brevet a par conséquent été jugé nul.

Les décisions rendues dans le cadre de procédures parallèles engagées en Allemagne (Tribunal fédéral des brevets, jugement du 6 mai 2014) et en France (Tribunal de grande instance de Paris, jugement du 5 décembre 2014) viennent étayer ce jugement. Dans le cadre de ces deux procédures, les documents pris en compte lors de l'appréciation de l'activité inventive étaient pour l'essentiel les mêmes que ceux qui ont été retenus comme état de la technique le plus proche pendant la procédure suisse. Dans ces deux cas, un défaut d'activité inventive avait été constaté.

D'après le titulaire du brevet, l'état de la technique le plus proche invoqué n'était pas le bon. Selon lui, il existe bien une activité inventive si l'on retient comme état de la technique le plus proche la micropilule courante connue à la date de priorité.

Le tribunal fédéral des brevets a fait valoir que l'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. L'invention ne doit pas avoir été rendue évidente par l'état de la technique pris dans son ensemble. Lors de l'examen visant à déterminer si tel est bien le cas, l'on s'appuie en règle générale, dans le cadre de l'approche problème-solution qui est le plus souvent appliquée, sur un état de la technique qualifié de plus proche, mais il ne s'agit nullement d'une obligation.

Comme indiqué dans la décision rendue par la chambre de recours de l'Office européen des brevets dans l'affaire T 967/97, l'activité inventive ne peut être admise que si elle est réalisée vis-à-vis de tous les documents cités qui sont susceptibles d'être pris en considération comme état de la technique le plus proche. Si l'invention découle d'une manière évidente de l'un de ces documents, la nullité du brevet est prononcée indépendamment des autres documents de l'état de la technique.

DE Allemagne

Cour fédérale de justice, 14 octobre 2014 (X ZR 35/11) – Droits d'accès

Mots-clés : activité inventive – homme du métier – version antérieure d'une norme technique

L'invention portait sur un procédé d'attribution de droits d'accès à un canal de télécommunication (EP 1 186 189).

La Cour fédérale de justice devait déterminer si, outre la version de la norme de télécommunication mobile la plus récente à la date de priorité, l'homme du métier avait des raisons de tenir compte également de versions antérieures. Selon la Cour fédérale de justice, le fait qu'une piste de réflexion apparaisse uniquement dans une version antérieure de la norme, sans être reprise dans une version ultérieure, ne signifie pas nécessairement qu'il faille considérer cette piste comme n'étant pas évidente.

Une telle conclusion est envisageable si, pour un problème technique donné, la nouvelle version de la norme présente une solution meilleure, plus habile ou plus simple. Il n'est cependant pas nécessaire que les réflexions ayant conduit à la modification d'une norme relèvent du domaine technique. De plus, même lorsque des réflexions techniques ont joué un rôle déterminant, cela n'exclut pas que l'on tienne à nouveau compte de la piste de réflexion abandonnée si les conditions initiales ont changé.

Dans la présente affaire, l'homme du métier avait des raisons de tenir compte également de versions antérieures de la norme de télécommunication mobile dans lesquelles était traité le problème pertinent pour lui.

DE Allemagne

Cour fédérale de justice, 13 janvier 2015 (X ZR 41/13) – Quétiapine

Mots-clés : activité inventive – problème technique objectif

Le brevet européen 0 907 364 concernait un médicament à effet retard (une formulation à libération prolongée d'un principe actif, à savoir la quétiapine).

Le Tribunal fédéral des brevets avait estimé que le problème technique à la base du brevet litigieux consistait à définir une formulation de la quétiapine qui permette un taux constant de libération si possible sur une longue période (autrement dit une formulation à libération prolongée). La Cour fédérale de justice a considéré que cette définition du problème technique était trop étroite. Le problème sous-tendant le brevet consistait davantage à mettre à disposition un mode d'administration plus efficace de la quétiapine.

La définition sur laquelle s'était appuyé le Tribunal fédéral des brevets s'expliquait certes par le texte de la description. Or, celui-ci ne revêtait pas nécessairement une importance décisive. Selon la jurisprudence de la Cour fédérale de justice, il n'est pas impératif de prendre le problème technique découlant de la description du brevet comme point de départ pour apprécier l'activité inventive (X ZR 72/08 – Produit cosmétique de protection solaire III). Ce qui est en revanche déterminant, c'est l'apport réel de l'invention eu égard à l'état de la technique (X ZR 200/99 – Nettoyeur haute pression).

La définition du problème technique retenue par le Tribunal fédéral des brevets était trop étroite, car le litige soulevait notamment la question de savoir si l'homme du métier avait des raisons d'envisager une formulation permettant un taux constant de libération si possible sur une longue période pour la quétiapine.

La définition du problème technique sous-jacent à une invention n'a pas pour but de trancher à l'avance la question de la brevetabilité. C'est la raison pour laquelle des éléments qui font partie de la solution proposée dans le brevet ne peuvent pas être pris en considération (Cour fédérale de justice X ZR 124/88 – Plieuse mécanique ; et Xa ZR 22/06 – Sachet tubulaire à trois joints).

C'est pour cette même raison que l'on ne saurait supposer d'emblée qu'il était évident pour l'homme du métier de traiter un problème technique spécifique. Dans de nombreux cas, la description du brevet ou d'autres circonstances permettent certes de déterminer clairement les problèmes que l'homme du métier aurait traités en se fondant sur l'état de la technique. Cependant, si cela ne peut être établi avec certitude, la question de savoir quelles indications l'état de la technique fournit à l'homme du métier ne saurait être examinée dès l'étape qui consiste à définir le problème technique. Celui-ci doit au contraire être formulé de façon aussi générale et neutre que possible, de sorte que cette question se pose exclusivement dans le contexte où elle est pertinente, à savoir lors de l'examen de l'activité inventive.

ES Espagne

Cour suprême, 20 mai 2016 (334/2016) – Accord Healthcare et al. c. AstraZeneca

Mots-clés : activité inventive – détermination de l'état de la technique – importance de la description

La Cour suprême d'Espagne a confirmé la décision de la cour d'appel de Barcelone (15e chambre) relative à la nullité du brevet européen 0 907 364 (ES 2 182 079) détenu par AstraZeneca et portant sur des formulations à libération prolongée de quétiapine. Il a été noté qu'afin d'apprécier l'activité inventive d'une manière objective et prévisible, la cour d'appel avait adopté l'"approche problème-solution". Les parties n'ont pas contesté la méthode suivie, mais la manière dont celle-ci avait été appliquée par la cour d'appel. La question principale concernait la détermination de l'état de la technique.

Le titulaire du brevet (requérant) a estimé que les principes retenus par la cour d'appel empêchaient la reformulation du "problème technique objectif" de l'invention. La Cour suprême a fait observer que lorsqu'il s'agissait de déterminer objectivement le problème résolu selon l'invention, il convenait normalement, dans un premier temps, de partir du problème formulé dans le brevet litigieux. Elle est convenue avec le requérant que la description constituait uniquement un point de départ. Cependant, ce n'est que s'il ressort de l'examen que le problème posé n'est pas résolu ou que l'état de la technique invoqué pour définir le problème n'est pas pertinent, qu'il y a lieu d'examiner quel autre problème se posait d'un point de vue objectif (suivant les critères énoncés dans les décisions pertinentes des chambres de recours de l'OEB). La Cour suprême a conclu que la décision de la cour d'appel reconnaissait l'importance de la description pour ce qui était de la détermination du problème technique à résoudre. Elle a relevé que le requérant avait lui-même rédigé la description dont il s'éloignait désormais. La cour d'appel avait déclaré que, compte tenu des principes de bonne foi, de sécurité juridique et d'obligation de répondre de ses propres actes, il n'était pas possible d'ignorer la pertinence de cette description à des fins de preuve et pour l'interprétation des revendications (art. 69(1) CBE). D'après la Cour suprême, le requérant avait cherché à remplacer le problème décrit dans le brevet par un problème large et générique. La Cour suprême a par conséquent rejeté l'argument du requérant et confirmé l'appréciation faite par la cour d'appel.

Pour des procédures parallèles concernant ce brevet européen dans d’autres États, voir le chapitre H.1. Quétiapine.

GB Royaume-Uni

Cour d'appel, 28 juillet 2015 – Teva UK Ltd c. Leo Pharma A/S [2015] EWCA Civ 779

Mots-clés : activité inventive – espérance de réussite – essai s'imposant à l'évidence

Les brevets européens 1 178 808 et 2 455 083 de Leo Pharma portaient sur une pommade destinée au traitement du psoriasis et contenant deux principes actifs, le calcipotriol et la bétaméthasone, ainsi qu'un solvant disponible dans le commerce. L'utilisation de chacun de ces principes actifs comme principe actif unique dans une pommade contre le psoriasis était bien connue avant la date de priorité. Ils ont chacun un effet différent et sont donc souvent prescrits ensemble. Cependant, ils ne peuvent être utilisés en même temps, étant donné qu'ils sont instables en dehors de certaines plages de PH très restreintes qui ne se recoupent pas. Il est notoire qu'il ne peut y avoir une valeur de PH qu'en présence d'eau. Pour obtenir un produit contenant les deux principes actifs, il fallait donc en théorie que celui-ci ne contienne pas d'eau, autrement dit recourir à un solvant non aqueux. La solution proposée dans les brevets consistait à utiliser de l'Arlamol E.

Le juge de première instance a estimé que les brevets n'étaient pas valables pour défaut d'activité inventive. La cour d'appel a considéré que le juge de première instance avait appliqué de manière erronée les dispositions relatives à l'activité inventive et qu'elle pouvait donc réexaminer la question de l'évidence.

La cour d'appel a souligné que le test visant à établir si l'essai s'imposait à l'évidence avait ses limites : "se demander si un essai s'impose à l'évidence n'est utile que s'il y a de bonnes chances de réussite. Le degré d'espérance requis dépend des circonstances particulières de l'affaire" (Conor c. Angiotech [2008] UKHL 49). Selon la cour d'appel, il était loin d'être établi que l'utilisation d'un solvant non aqueux et non toxique aurait permis d'obtenir une pommade stable. L'exclusion totale de l'eau était un problème réel bien connu. Il n'était pas certain qu'un formulateur aurait nourri de grands espoirs quant à l'efficacité d'un quelconque solvant non aqueux. Bien au contraire, il lui aurait fallu mener un projet de recherche. Le juge de première instance avait déclaré qu'il "pourrait s'avérer très utile d'effectuer des recherches" sur l'utilisation de solvants non aqueux, mais cela ne revenait pas à affirmer que tel ou tel solvant avait des chances raisonnables de réussite.

La cour d'appel n'a pas partagé le point de vue du juge de première instance selon lequel l'idée d'inclure l'Arlamol E dans le cadre d'un projet de recherche s'imposait à l'évidence. Le critère visant à établir si l'essai s'imposait à l'évidence exigeait un degré supérieur d'espérance raisonnable de réussite. Comme cela a été rappelé dans l'affaire Saint-Gobain c. Fusion [2005] EWCA Civ 177, "il ne suffit pas simplement de pouvoir inclure un élément dans un programme de recherche afin d'en savoir davantage et dans l'espoir qu'il en ressorte quelque chose. Si tel était le cas, peu d'inventions seraient brevetables. Les seules recherches qui vaudraient la peine d'être menées (en raison des perspectives de protection) seraient réalisées dans des domaines totalement dépourvus de chances de réussite."

En conclusion, la décision du juge de première instance concernant l'activité inventive a été infirmée et il a été fait droit au recours.

GB Royaume-Uni

Tribunal des brevets, 16 novembre 2015 – Actavis Group PTC EHF et autre c. Eli Lilly and Company [2015] EWHC 3294 (Pat)

Voir chapitre D. Suffisance de l'exposé.

GB Royaume-Uni

Tribunal des brevets, 13 janvier 2016 – Accord Healthcare Ltd c. medac Gesellschaft für Klinische Spezialpräparate mbH [2016] EWHC 24 (Pat)

Mots-clés : activité inventive – évidence au vu des seules connaissances générales de l'homme du métier

Dans la procédure de révocation relative au brevet européen (UK) 2 046 332 détenu par Medac, le juge Birss a conclu que toutes les revendications étaient évidentes au vu d'un document de l'état de la technique. Il a toutefois rejeté une autre objection liée à l'évidence, qui était fondée sur les seules connaissances générales de l'homme du métier, et a formulé, dans ce contexte, quelques observations générales supplémentaires sur les problèmes posés par une telle argumentation.

Dans l'affaire Ratiopharm c. Napp [2008] EWHC 3070 (Pat), le juge Floyd avait souligné qu'il convenait d'examiner avec soin de telles objections, car elles pourraient être privilégiées par les parties étant donné que leur point de départ n'est pas encombré de façon manifeste de détails gênants, tels qu'on en trouve dans les documents de l'état de la technique. Le juge Birss a partagé ce point de vue. Normalement, une partie contestant la validité d'un brevet invoque un document bien précis ou un usage antérieur bien déterminé comme point de départ. Le fait que cet élément concret de l'état de la technique puisse faire partie des connaissances générales de l'homme du métier est sans importance. Cela diffère d'une objection fondée sur les seules connaissances générales de l'homme du métier.

De nombreuses inventions impliquent une combinaison de caractéristiques connues. Cependant, une combinaison de caractéristiques dans laquelle chaque caractéristique fait partie des connaissances générales de l'homme du métier peut donner lieu à une revendication de brevet valable si cette combinaison est nouvelle et non évidente. Les procès en matière de brevets se déroulent inévitablement après les faits, et la principale difficulté consiste à reconnaître et à éviter les appréciations a posteriori. Les combinaisons de caractéristiques peuvent poser un problème d'appréciation a posteriori particulièrement épineux. S'agissant des documents concrets de l'état de la technique, le fait est que la combinaison de caractéristiques, quelle qu'elle soit, qui y figure, n'a pas été créée en s'appuyant sur une connaissance rétrospective de l'invention.

Le problème posé par les arguments fondés sur les seules connaissances générales de l'homme du métier est que la combinaison de caractéristiques invoquée est invariablement et nécessairement une combinaison choisie avec une connaissance rétrospective de l'invention et, qui plus est, une combinaison que la partie contestant la validité du brevet n'a pas été en mesure de trouver sous forme de combinaison préexistante dans un élément concret de l'état de la technique. Si tel avait été le cas, la partie aurait invoqué cet élément concret. Soit cette combinaison n'a pas été réalisée dans l'état de la technique concret, soit elle y figure uniquement accompagnée de détails supplémentaires gênants. Si une invention n'est pas évidente au vu de l'état de la technique concret invoqué, la cour peut à bon droit douter de l'exactitude d'un argument selon lequel l'invention est malgré tout évidente au vu des seules connaissances générales de l'homme du métier.

En l'espèce, les deux documents invoqués par Accord contenaient ce qui pouvait être considéré comme des détails "gênants". Retenir comme point de départ dans l'état de la technique un assemblage des meilleurs passages des deux documents cités tout en laissant de côté les aspects gênants, ce en quoi consistait précisément l'argument, avait pour effet de créer une combinaison qui n'existait pas jusqu'alors.

GB Royaume-Uni

Tribunal des brevets, 11 avril 2016 – American Science & Engineering Inc c. Rapiscan Systems Ltd [2016] EWHC 756 (Pat)

Mots-clés : activité inventive – instructions aux experts – preuves secondaires

Dans le cadre de l'action en contrefaçon précitée, engagée par AS&E concernant son brevet européen (UK) 1 558 947 ("véhicule d'inspection par rétrodiffusion de rayons X"), Rapiscan avait introduit une demande reconventionnelle en nullité du brevet en faisant valoir que les revendications en question découlaient de manière évidente d'un article scientifique, "Swift". Le juge Arnold a conclu que les revendications n'étaient pas évidentes par rapport à Swift.

Les parties avaient chacune cité un expert en tant que témoin. Le juge Arnold s'est penché sur les instructions données à chaque expert. Les deux parties avaient procédé de manière soigneusement structurée en demandant à leur expert de considérer d'abord l'homme du métier et les connaissances générales, puis l'état de la technique invoqué par le défendeur, et alors seulement le brevet. Cependant, tandis qu'il avait été demandé à l'expert d'AS&E, le Dr B., de prendre en considération les évolutions évidentes de l'état de la technique avant qu'on lui montre le brevet, il avait été demandé à l'expert de Rapiscan, le Dr L., de se poser la question de l'évidence après qu'on lui eut montré le brevet.

D'après le juge, l'approche d'AS&E avait l'avantage de permettre au Dr B. de prendre en considération des évolutions évidentes de l'état de la technique sans avoir connaissance du brevet. Cela signifiait toutefois que le Dr B. ne s'était jamais demandé dans ses rapports si les différences entre Swift et l'invention revendiquée constituaient des étapes qui auraient été évidentes pour l'homme du métier. Le simple fait qu'une étape ne lui soit pas venue à l'esprit au moment de l'examen de l'état de la technique ne suffisait pas pour exclure la possibilité qu'il eût pu convenir de son évidence si on le lui avait demandé. Les personnes réelles diffèrent de l'homme du métier en ce que l'évidence parfois leur échappe. L'approche adoptée par Rapiscan évitait cette difficulté. Le problème était que, tandis que la bonne question aurait été de savoir si les différences constituaient des étapes qui auraient été évidentes si on les avait considérées sans aucune connaissance de l'invention revendiquée, le Dr L. n'a pas précisé qu'il était nécessaire d'ignorer l'invention revendiquée lorsqu'il a expliqué la manière dont il avait compris la question posée. De plus, il a confirmé, dans le cadre d'un contre-interrogatoire, qu'il avait procédé de la même manière que si l'on avait montré les revendications à l'homme du métier et qu'on lui avait demandé si elles étaient évidentes. Il semblait ainsi que le Dr L. n'ait pas saisi à quel point il était important d'essayer d'éviter de porter un regard rétrospectif.

S'agissant des preuves secondaires, le juge Arnold s'est penché sur la question classique de savoir pourquoi l'invention n'avait pas déjà été mise au point si elle était évidente. Rapiscan a suggéré que la raison en était qu'AS&E avait protégé par brevet des systèmes de rétrodiffusion de rayons X et a en outre fait valoir qu'il revenait à AS&E de prouver que l'invention n'était pas évidente. Le juge Arnold a rejeté ce moyen, estimant qu'il était clair que, lorsqu'une partie contestant la validité d'un brevet pour absence d'activité inventive souhaite invoquer un fait pour expliquer pourquoi l'invention n'a pas été mise au point avant le brevet – que le fait en question concerne la disponibilité de matières premières, une restriction réglementaire, un facteur commercial ou l'existence d'un brevet antérieur détenu par le titulaire du brevet ou un tiers – il incombe à cette partie de prouver l'existence et la pertinence du fait en question.

GB Royaume-Uni

Tribunal des brevets, 12 mai 2016 – GlaxoSmithKline UK Ltd c. Wyeth Holdings LLC [2016] EWHC 1045 (Ch)

Mots-clés : activité inventive – connaissances générales de l'homme du métier – éléments disponibles en ligne

Il s'agissait en l'espèce d'une action relative au brevet européen (UK) 2 343 308 de la société Wyeth. Le juge Henry Carr s'est référé aux principes juridiques concernant les connaissances générales de l'homme du métier qui ont été énoncés par le juge Arnold dans l'affaire KCI Licensing c. Smith & Nephew [2010] EWHC 1487 (Pat), et confirmés par la cour d'appel dans l'affaire [2010] EWCA Civ 1260. Il a ensuite cité le passage suivant du jugement rendu par le juge Sales dans l'affaire Teva c. AstraZeneca (asthma) [2014] EWHC 2873 (Pat) :

"Selon la jurisprudence, les connaissances générales de l'homme du métier comprennent non seulement les informations qui lui viennent directement à l'esprit, mais aussi celles qu'il pourrait trouver en consultant des ouvrages connus. Ceci doit être adapté et actualisé de manière appropriée, au vu des méthodes de diffusion des connaissances scientifiques à l'ère de l'Internet et des bases de données numériques contenant des articles de revues. Les recherches dans ces bases de données font partie intégrante du partage habituel d'informations entre scientifiques et constituent une technique courante de recherche. De mon point de vue, si les connaissances générales de l'homme du métier comportent des éléments suffisants concernant une question précise (comme c'est le cas en l'occurrence) pour qu'il apparaisse évident à un homme du métier dénué d'imagination et d'inventivité qu'une information pertinente portant directement sur cette question et qui aurait été trouvée lors d'une telle recherche, a été probablement publiée (et qu'il ne s'agit pas là d'une simple hypothèse), les connaissances générales de l'homme du métier englobent l'information qui serait aisément identifiée par cette recherche."

Le juge Henry Carr a fait sienne cette analyse. Selon lui, ce passage ne signifiait pas que tous les éléments disponibles en ligne font partie des connaissances générales de l'homme du métier, mais que les éléments dont l'homme du métier sait qu'ils sont disponibles en ligne, et qui sont généralement considérés comme un bon point de départ pour la conduite à adopter ensuite (comme les éléments susceptibles d'être trouvés hors ligne dans un manuel ou dans un article clé d'une revue), peuvent faire partie des connaissances générales de l'homme du métier.

GB Royaume-Uni

Cour d'appel, 27 juillet 2016 – Hospira UK Ltd c. Genentech, Inc [2016] EWCA Civ 780

Mots-clés : activité inventive – approche "could/would"

Les deux brevets concernés, à savoir les brevets européens (UK) 1 516 628 et 2 275 119, portaient sur des formulations pharmaceutiques d'Herceptin, un médicament utilisé dans le traitement du cancer du sein. Le juge de première instance avait considéré que les brevets n'étaient pas valables, notamment au motif qu'ils n'impliquaient pas d'activité inventive. La combinaison revendiquée était en effet un simple exemple de résultat du programme qui devait être réalisé pour sélectionner une combinaison d'excipients satisfaisante. Le fait de parvenir à une telle combinaison n'aurait pas impliqué d'effort inventif.

La cour d'appel a rejeté le recours, estimant que le juge de première instance n'avait pas commis d'erreur fondamentale qui aurait justifié qu'elle revienne sur la décision rendue par ce dernier quant à l'évidence de l'invention. La Cour a examiné si l'homme du métier parviendrait, ou pourrait parvenir, à l'invention revendiquée sans effort inventif. Elle a considéré qu'elle ne devait pas nécessairement conclure dans tous les cas que l'homme du métier, en s'appuyant uniquement sur l'état de la technique et sur ses connaissances générales, parviendrait sans faire preuve d'esprit inventif à la combinaison précisément revendiquée. En l'espèce, les méthodes de sélection de même que les excipients étaient connus de l'homme du métier, et les essais en cause relevaient de la routine. Par conséquent, une équipe de spécialistes pouvait parvenir à la combinaison revendiquée.

S'agissant de savoir s'il était nécessaire, dans ces circonstances, d'approfondir l'analyse et d'examiner si l'homme du métier aurait nécessairement réalisé la combinaison précisément revendiquée, la cour a déclaré que dans un domaine empirique, il est rarement possible de prévoir la réussite d'une expérience individuelle. Dans de nombreux cas, le fait qu'un programme de sélection courant puisse être exécuté n'est pas un critère adéquat pour établir l'évidence de l'invention. Cependant, dans un cas comme la présente affaire, une équipe de spécialistes pourrait raisonnablement s'attendre à ce que sur une série d'expériences, certaines d'entre elles soient concluantes. Il est tout à fait irréaliste d'exiger d'une équipe de spécialistes qu'elle soit en mesure de prévoir les combinaisons qui donneront satisfaction. Cela conduirait à la délivrance de brevets couvrant toute une gamme de combinaisons qui n'impliquent en fait aucun effort inventif.

La Cour a également déclaré qu'une invention qui procède d'un choix arbitraire n'est pas le seul cas dans lequel il est conclu à l'évidence de l'invention sur la base d'un test "could". Le cas où l'invention résulte simplement du choix d'une option dans un domaine où toutes les options individuelles sont identiques est un cas extrême. Dans la présente affaire, l'homme du métier aurait escompté toute une série de résultats différents, certains satisfaisants, d'autres non, mais n'aurait pas fait preuve d'esprit inventif en engageant un processus de sélection visant à distinguer les résultats concluants de ceux qui ne le sont pas. Le fait que l'on ne puisse pas prédire quels seront les résultats concluants n'empêche pas, en tout état de cause, de conclure à l'évidence de l'invention.

GB Royaume-Uni

Cour d'appel, 30 novembre 2016 – Hospira UK Ltd c. Genentech, Inc [2016] EWCA Civ 1185

Mots-clés : activité inventive – deuxième indication médicale – chances de réussite

La revendication 1 du brevet européen (UK) 1 037 926 de Genentech était une revendication de type suisse portant sur l'utilisation du trastuzumab (Herceptin) en association avec un agent chimiothérapeutique, à savoir un taxane, pour le traitement d'un certain type de cancer du sein. Un document de l'état de la technique divulguait un essai clinique de phase III du trastuzumab en association avec un taxane, mais ne faisait pas apparaître les résultats de cet essai. Le juge de première instance a considéré que l'invention était évidente, car l'homme du métier aurait eu d'assez bonnes chances de réussite pendant l'essai de phase III.

La cour d'appel a souligné que de multiples facteurs interviennent lorsqu'il s'agit d'établir si une invention est évidente. Comme cela avait été approuvé au plus haut niveau, la cour devait examiner l'importance qu'il convenait d'accorder à tout facteur particulier compte tenu de l'ensemble des circonstances pertinentes. Il pouvait s'agir notamment des motifs pour lesquels une solution au problème traité par le brevet était recherchée, du nombre et de l'étendue des pistes de recherche pouvant être explorées, du travail requis à cet effet et des chances de réussite.

En ce qui concerne ces dernières, la cour a rappelé que la question de savoir si une piste de recherche avait des perspectives raisonnables ou assez favorables de réussite dépendait de l'ensemble des circonstances, notamment l'aptitude à prévoir de manière rationnelle un succès, la durée probable du projet, la mesure dans laquelle le domaine était inexploré, la question de savoir si les expériences éventuellement nécessaires étaient ou non complexes, si elles pouvaient être réalisées par des moyens de routine et si l'homme du métier devrait prendre un certain nombre de décisions correctes tout au long de ce processus.

La Cour a rejeté l'argument de Genentech selon lequel, lorsqu'une revendication relative à une deuxième indication médicale prévoit que le traitement doit être efficace sur le plan clinique, le critère applicable pour l'évaluation des chances de réussite devrait être plus strict lors de l'examen de l'évidence. La Cour a estimé que cela reviendrait à créer une lex specialis pour les revendications dont l'objet technique comporte un effet ou avantage thérapeutique. Il n'y avait aucune raison d'imposer une règle aussi rigide. Il convenait plutôt de faire preuve de souplesse, comme indiqué plus haut, en déterminant si l'on pouvait espérer d'assez bonnes chances de réussite compte tenu de toutes les circonstances pertinentes.

En conclusion, la cour d'appel a déclaré que l'analyse effectuée par le juge de première instance n'était entachée d'aucune erreur sur les principes, et elle a rejeté le recours de Genentech.

2. Approche problème-solution

AT Autriche

Cour suprême, 22 septembre 2015 (4 Ob 17/15a)

Mots-clés : activité inventive – état de la technique – approche problème-solution

L'objet de l'invention était un palier lisse pour moteur à combustion. L'office des brevets avait rejeté l'opposition, dans laquelle était allégué un défaut d'activité inventive. La cour d'appel régionale de Vienne avait annulé cette décision et révoqué le brevet.

La Cour suprême a considéré qu'une invention ne découlait pas de manière évidente de l'état de la technique dès lors que l'homme du métier aurait pu y parvenir en se fondant sur cet état de la technique, mais seulement dans le cas où il l'aurait effectivement proposée, en raison d'une incitation suffisante, dans l'espoir d'obtenir une amélioration ou un avantage (Chambre suprême des brevets et des marques, Op 3/12; Cour suprême, 17 Ob 24/09t). Il est possible de vérifier si tel a été le cas en s'appuyant notamment sur l'approche problème-solution utilisée par l'Office européen des brevets (Chambre suprême des brevets et des marques, Op 3/12 ; Cour suprême, Op 1/12).

La cour d'appel avait estimé que la solution revendiquée n'aboutirait pas à l'avantage allégué par le titulaire du brevet, à savoir une réduction des efforts de transformation. La Cour suprême a estimé que seule la moitié des modes de réalisation présentaient effectivement un tel avantage. Le fait qu'un avantage allégué ne soit obtenu que dans une partie du domaine revendiqué et que le domaine revendiqué comporte également - et pas uniquement en périphérie - des modes de réalisation dénués d'avantage ou d'effet signifie en règle générale que la revendication est trop large et comprend donc des modes de réalisation découlant de manière évidente de l'état de la technique, car dénués d'effets justifiant la délivrance d'un brevet (cf. T 1188/00). L'exigence selon laquelle un problème doit être valable pour l'ensemble du domaine couvert par la revendication résulte, d'une part, de la relation de cause à effet entre le problème à la base d'une invention et sa solution et, d'autre part, du principe selon lequel une activité inventive reposant sur un certain effet technique ne peut être attribuée à l'objet d'une revendication que si cet effet peut être obtenu dans l'ensemble du domaine revendiqué. Ce n'est que de cette façon que l'on peut suffisamment tenir compte du principe de droit généralement admis selon lequel l'étendue du monopole conféré par un brevet doit être fonction de la contribution technique qu'il apporte à l'état de la technique (cf. T 939/92 ; T 409/91 ; T 435/91). Or, dans la présente affaire, les modes de réalisation restants présentaient malgré tout un avantage (certes plus modeste), à savoir que seuls de plus petits segments devaient être fabriqués. Le fait qu'un tel avantage (effet) découle de manière implicite de l'exposé de la demande étant considéré comme suffisant (Chambre suprême des brevets et des marques, Op 5/05), la Cour suprême a confirmé la décision de l'office des brevets et maintenu le brevet litigieux dans son intégralité.

ES Espagne

Cour suprême, 14 avril 2015 (182/2015) – Aventis Pharma SA, May & Baker Ltd & Sanofi Aventis SA c. Hospira Productos Farmacéuticos y Hospitalarios SL

Mots-clés : activité inventive – approche problème-solution – approche "could/would"

Dans le cadre d'une procédure de contrefaçon engagée par Sanofi Aventis, la Cour suprême a confirmé la conclusion de la cour d'appel de Grenade selon laquelle le brevet européen 0 827 745 était valable et qu'il y avait eu contrefaçon indirecte des revendications 5 à 8 (en vertu de l'art. 138(3) CBE, le Tribunal de première instance de Grenade avait auparavant déclaré nulles les revendications 1 à 4 et confirmé la validité des revendications 5 à 8).

La Cour suprême a affirmé en premier lieu que le recours avait pour objectif principal de contester l'appréciation par la cour d'appel de la question de l'évidence. À cet égard, l'évaluation des éléments de preuve dans l'affaire en cause ne visait pas à établir des faits, mais constituait une appréciation juridique permettant de déterminer s'il était satisfait à l'exigence de brevetabilité (en l'occurrence à la condition d'activité inventive). La Cour suprême a fait observer que la question de savoir ce qu'un expert de compétence moyenne dans le domaine aurait ou non jugé évident à la date de priorité du brevet était une question de droit qui, en tant que telle, était susceptible de réexamen par la Cour suprême (en cassation). Ce point de droit en matière d'interprétation a été confirmé dans un arrêt ultérieur de la Cour suprême en date du 18 juin 2015 (325/2015).

La Cour suprême a indiqué qu'il n'existait pas de méthode unique pour apprécier l'activité inventive, mais qu'il y avait lieu d'adopter à cette fin une méthode garantissant que tous les facteurs déterminants soient pris en compte. Dans son arrêt 434/2013 en date du 12 juin 2013, la Cour suprême avait déjà confirmé la validité et la pertinence de l'approche "problème solution", que la cour d'appel de Grenade avait elle-même appliquée. Cette méthode, conforme à la règle 27 CBE, était généralement appliquée par l'OEB et avait été entérinée par des juridictions d'autres États parties à la CBE en tant que méthode utile pour apprécier l'activité inventive dans la majorité des cas. La question principale en cause était toutefois de savoir si les caractéristiques de l'état de la technique auraient conduit l'homme du métier, au moment du dépôt de la demande, à réaliser la combinaison qui faisait l'objet de la revendication 5. La Cour suprême a estimé qu'il ne suffisait pas de fonder l'évidence sur le simple fait que l'homme du métier aurait pu opter pour la solution proposée par le demandeur d'un brevet. Cela était conforme à l'approche "could/would" telle qu'appliquée par l'OEB. Aussi la Cour suprême a-t-elle estimé que la cour d'appel de Grenade avait correctement analysé la question et a confirmé sa décision.

FR France

Tribunal de grande instance de Paris, 21 novembre 2014 (10/14073) – Ethypharm c. Astrazeneca AB & CIPLA Ltd

Mots-clés : activité inventive – approche problème-solution

La société A est titulaire du brevet européen 1 020 461, révoqué par la division d'opposition pour absence d'activité inventive, mais sur recours le brevet a été maintenu sous forme modifiée par la chambre de recours dans l'affaire T 1677/11. La société E demande la nullité du brevet EP 461.

La société A fait valoir que les arguments avancés par la société E au soutien de son grief tiré de la violation de l'art. 123 CBE sont les mêmes que ceux déjà rejetés par les instances de l'OEB. Sur ce, le tribunal énonce que les décisions de l'OEB, organe administratif, si elles sont naturellement prises en compte avec le plus grand intérêt, ne lient pas le juge français des brevets. Ensuite d'un examen détaillé du grief, le tribunal conclut que la revendication 9, la revendication 1 ainsi que leurs revendications dépendantes se déduisent sans ambiguïté de la demande initiale, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer leur nullité pour extension au-delà du contenu de la demande.

Sur l'activité inventive, la société E avance que le brevet n'apporterait aucune démonstration, notamment sous forme de résultat d'étude, de la réalité du problème posé auquel le brevet EP 461 se propose d'apporter une solution. La société A s'oppose à la société E sur la base de l'approche dite "problème/solution" qu'elle détaille à l'espèce.

Le tribunal relève d'abord que l'art. 56 CBE n'exige pas pour déterminer si un brevet procède ou non d'une activité inventive de procéder par une approche problème-solution en identifiant au préalable un état de la technique le plus proche du brevet attaqué, cette approche étant propre à la jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB mais ne s'imposant pas aux juridictions françaises. Il convient dès lors d'évaluer si en cet état de la technique, et compte tenu de ses connaissances générales, l'homme du métier pouvait parvenir aux revendications 1, 9 et 10 du brevet EP 461 sans effort inventif. Le tribunal observe que la société E fait valoir à juste titre qu'il entrait dans les connaissances générales de l'homme du métier que les énantiomères pouvaient présenter dans certains cas des propriétés différentes du composé racémique, en particulier des propriétés pharmacocinétiques. Par ailleurs, pour la preuve de l'existence d'un préjugé allégué sur la base d'attestations des inventeurs et salariés de la société A, le tribunal relève que pour apprécier l'activité inventive d'une invention, il convient de raisonner sur un homme du métier in abstracto et non à partir du récit rédigé pour les besoins de la procédure, a posteriori, par les inventeurs liés à la société A, et qui ont pu dans leur démarche minorer des connaissances existantes. S'agissant du degré de pureté optique, il est constant que s'agissant de composé à destination pharmaceutique le taux de pureté du composé ne constitue pas un aspect de l'activité inventive, la purification d'un composé relevant des connaissances générales de l'homme du métier en la matière, sauf s'il existait dans l'état de la technique un obstacle à l'utilisation ou l'efficacité des procédés de purifications classiques.

Le tribunal conclut que l'ensemble des revendications du brevet EP 461 sont annulées pour défaut d'activité inventive.

NL Pays-Bas

Cour suprême, 3 octobre 2014 – Leo Pharma c. Sandoz

Mots-clés : activité inventive – approche problème-solution

L'affaire concernait le brevet européen 0 679 154, détenu par Leo Pharma et portant sur le "calcipotriol monohydraté", à savoir une forme cristalline du calcipotriol, qui est employé dans des médicaments contre le psoriasis.

Sandoz, qui vendait déjà aux Pays-Bas et dans d'autres pays une pommade contenant du calcipotriol en tant que principe actif pour le traitement du psoriasis, avait annoncé son intention de lancer également une crème sur le même territoire géographique. Leo Pharma demandait qu'une injonction de cessation de contrefaçon soit prononcée à l'encontre de Sandoz. Sandoz a présenté une demande reconventionnelle en nullité de la partie néerlandaise du brevet.

Dans l'arrêt contesté dans le cadre de la présente procédure, la cour d'appel, après avoir examiné la validité du brevet de Leo Pharma et estimé que la question de l'activité inventive était déterminante, avait conclu que le brevet n'impliquait pas d'activité inventive (cf. "La jurisprudence des États parties à la CBE" (2011-2014), publication supplémentaire – JO 2/2015, 151). La Cour suprême a rejeté l'appel de Leo Pharma et confirmé l'arrêt de la cour d'appel.

La cour a examiné plus précisément dans quelle mesure la question de savoir si l'homme du métier de compétence moyenne aurait reconnu le problème à résoudre par le brevet était pertinente pour l'appréciation de l'activité inventive.

Selon la cour, il importe globalement peu, aux fins de l'évaluation de l'activité inventive, que - pour reprendre la terminologie de l'"approche problème-solution" employée par les juridictions de degré inférieur sur la base des moyens invoqués par les parties - l'homme du métier reconnaisse ou non le problème technique objectif que le brevet résout ou atténue. Le facteur fondamental réside dans le fait que l'invention ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique pour l'homme du métier (article 6 de la Loi néerlandaise sur les brevets de 1995).

Cela signifie d'une part que l'activité inventive peut être confirmée lorsque c'est l'invention proprement dite qui a mis en lumière l'existence d'un problème pour lequel elle propose une solution. D'autre part, une juridiction peut conclure à l'absence d'activité inventive sans avoir généralement à établir que l'homme du métier aurait reconnu le problème résolu.

Une juridiction peut normalement parvenir à une telle conclusion dès lors que la solution proposée résulte de manière évidente de l'état de la technique. Il n'en va autrement que si le titulaire du brevet affirme que l'activité inventive réside davantage dans la reconnaissance du problème que dans la solution mise en évidence (par la suite). Or, ainsi qu'il ressortait des moyens qu'elle avait invoqués, Leo Pharma ne s'était pas appuyée sur ce fondement pour faire valoir le caractère inventif du calcipotriol monohydraté, et les arguments qu'elle avait présentés à cet égard ne faisaient apparaître aucun élément dans ce sens.

À l'appui de son appel, Leo Pharma avait également cité l'arrêt Rockwool en date du 15 février 2008 de la cour. Celle-ci a cependant estimé qu'il n'avait aucune incidence sur ses conclusions et a fait observer à cet égard que le passage cité ("cette évaluation vise à établir si l'homme du métier de compétence moyenne aurait reconnu le problème résolu par la méthode revendiquée") ne doit pas être interprété en ce sens qu'il décrit une partie essentielle de l'appréciation de l'activité inventive. Le passage en question apporte en revanche des précisions concernant la règle selon laquelle une juridiction ne peut pas procéder à une appréciation rétrospective de l'objet revendiqué. Pour se conformer à cette règle, il peut ainsi être important d'établir si l'homme du métier aurait reconnu le problème résolu.

SE Suède

id="p66" Voir Tribunal de grande instance de Stockholm, 12 août 2016, Actavis Group PTC ehf. c. Warner-Lambert Company LLC, T 258-15 au chapitre H.2 Prégabaline.

3. Effet technique

GB Royaume-Uni

Cour d'appel, 8 novembre 2016 – Idenix Pharmaceuticals Inc. c. Gilead Sciences Inc. & Ors [2016] EWCA Civ 1089

Mots-clés : activité inventive – contribution technique – plausibilité

Le brevet européen (UK) 1 523 489 revendiquait une famille d'analogues de nucléosides pour le traitement de l'hépatite C ainsi que d'autres infections par les flaviviridae. Gilead avait fait valoir que le brevet n'apportait aucune contribution technique et qu'il n'était donc pas valable pour absence d'activité inventive. Il était peu vraisemblable que presque tous les composés couverts par les revendications puissent agir efficacement contre les flaviviridae. Le juge de première instance avait prononcé l'invalidité du brevet, notamment pour absence d'activité inventive.

Se référant à la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB (T 939/92 et T 1329/04), la cour d'appel a estimé que l'étendue du monopole revendiqué doit correspondre à la contribution technique de l'invention et trouver sa justification dans cette contribution ou, en d'autres termes, que tout ce qui est couvert par la revendication doit être inventif. Dans le cas d'une revendication concernant une nouvelle classe de composés chimiques, la sélection de ces composés ne doit pas être arbitraire mais doit se justifier par l'effet technique qui permet de distinguer les composés revendiqués d'un grand nombre d'autres composés. De plus, cet effet technique doit être partagé par presque tous les autres composés revendiqués.

La cour d'appel a par ailleurs énoncé que l'effet technique revendiqué doit être plausible à la lumière de l'enseignement contenu dans le fascicule du brevet ainsi que des connaissances générales de base. La plausibilité représente un seuil d'exigence bas, qui vise à empêcher toute revendication présentant un caractère spéculatif. Toutefois, il doit exister de véritables raisons permettant de supposer que l'invention revendiquée aura effectivement l'effet technique promis.

Selon la cour d'appel, il n'était pas vraisemblable que presque tous les composés couverts par la revendication produisent effet contre les flaviviridae. Comme l'avait souligné le juge de première instance, le brevet ne contenait pas de données expérimentales laissant entendre que tous les composés revendiqués pouvaient être efficaces, ni aucun élément permettant d'affirmer que tel pourrait être le cas, de sorte que l'effet revendiqué semblait ne relever que de la simple spéculation. De plus, le fascicule du brevet n'ajoutait rien aux connaissances générales de base qui aurait pu montrer en quoi les analogues de nucléosides agissaient contre les flaviviridae. La revendication avait donc pour objet des composés qui n'apportaient aucune contribution à l'état de la technique.

En conclusion, la cour d'appel a confirmé la décision du juge de première instance et a rejeté le recours.

4. Homme du métier

AT Autriche

Cour d'appel régionale de Vienne, 25 mars 2015 (34 R 16/15w)

Mots-clés : activité inventive – définition de l'homme du métier

Dans l'affaire 34 R 16/15w, la cour d'appel régionale de Vienne a indiqué que pour apprécier l'enseignement de l'état de la technique et la manière dont doivent être interprétées les publications antérieures, il fallait s'en remettre à l'homme du métier de compétence moyenne. Il s'agit d'un personnage fictif et donc, en définitive, d'un simple outil à la disposition de la cour, qui sert à donner corps à une notion juridique floue. L'homme du métier dispose de compétences moyennes mais a une connaissance de l'ensemble de l'état de la technique dans son domaine de compétence.

La question de savoir si une invention implique une activité inventive est en principe une question de droit (Cour Suprême, 17 Ob 24/09t ; 17 Ob 13/09z). Étant donné que le niveau inventif se détermine en fonction de l'état de la technique, c'est-à-dire des connaissances techniques dont dispose un homme du métier de compétence moyenne, le point de savoir si le brevet enregistré découle ou non de manière évidente de l'état de la technique, est en premier lieu une question de fait. Il convient donc de déterminer si, à la date de priorité, l'enseignement technique du brevet litigieux découlait pour l'homme du métier de manière évidente des publications antérieures citées.

C'est dans ce contexte que le titulaire de brevet a fait valoir que l'office des brevets avait commis une irrégularité en omettant d'effectuer les constatations nécessaires s'agissant des connaissances et des capacités techniques de l'homme du métier de compétence moyenne. La cour d'appel a estimé qu'il n'était pas nécessaire ici de définir l'homme du métier de manière concrète étant donné que les aptitudes de l'homme du métier concerné étaient déterminées par le brevet lui-même et que, par conséquent, celui-ci constituait la base d'appréciation. On considère en principe qu'un homme du métier est un expert/spécialiste qui dispose de compétences moyennes pour résoudre des difficultés techniques et qui connaît l'état de la technique. Il convenait donc en premier lieu de constater ce que l'homme du métier aurait déduit à la date de priorité des publications antérieures (Cour Suprême, 17 Ob 4/11d). Or, l'office des brevets a bien procédé à de telles constatations et il n'a donc commis à cet égard aucune irrégularité (voir également cour d'appel régionale de Vienne, 34 R 80/14f et 34 R 81/14b).

FR France

Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2015 (13/07821) – Boegli c. Darsail

Mots-clés : activité inventive – homme du métier

La cour d'appel, dans une autre composition, est amenée à nouveau à se prononcer sur renvoi après cassation (20 novembre 2012 – pourvoi n° 11-18440) d'un premier arrêt de la cour d'appel qui avait jugé des revendications du brevet européen 1 324 877 nulles sans donner une définition précise de l'homme du métier.

En l'espèce le brevet dont est titulaire la société B portait sur "un dispositif pour gaufrer et satiner un matériau plat". La cour d'appel de renvoi dans le présent arrêt juge que l'homme du métier est un technicien exerçant dans le domaine technique dont relève l'invention, doté de connaissances et de compétences moyennes tant de manière générale que dans son domaine d'activité et non point de qualités caractérisant une personne inventive. Sauf à abaisser ou à relever à l'excès le seuil d'appréciation du caractère reproductible de l'invention (et, semblablement, de l'activité inventive), il convient de s'en tenir à un personnage de référence aux aptitudes qui ne seront pas celles de l'homme du métier défini ni par la société D, à savoir un ingénieur en machine-outils spécialiste dans la conception des dispositifs de gaufrage et de satinage, ni par la société B, à savoir un spécialiste en micromécanique ayant des connaissances en optique, en raison du caractère par trop vague de la première de ces définitions, et trop précise de la seconde. L'homme du métier est défini par la cour d'appel comme un ingénieur spécialiste des pièces mécaniques utilisées dans le secteur de l'imprimerie et de la gravure.

S'agissant de l'appréciation de la suffisance de la description, la cour d'appel de renvoi rappelle les principes applicables et rejette ce moyen de nullité invoqué par la société D.

S'agissant de l'activité inventive, la cour d'appel énonce en l'espèce que le problème technique que le brevet entend résoudre est de parvenir à un dispositif capable de produire sur des feuilles d'emballage soumises à une opération de satinage des signes produisant des effets optiques variables. Elle conclut au regard des antériorités invoquées que sans effort particulier et par de simples opérations d'exécution courantes relevant de sa compétence, l'homme du métier pourra déduire l'invention en cause de l'état de la technique et passer de manière évidente du problème technique à résoudre à sa solution telle que formulée dans la revendication 1. L'homme du métier n'aurait en outre pas été dissuadé de le faire. La société D est fondée à en conclure que cette revendication 1 est dénuée d'activité inventive.

Sur l'examen de la nouveauté, la cour d'appel a relevé que les pièces produites en langue étrangère non traduites au soutien d'un usage antérieur allégué ou encore l'affidavit sous forme de copie sans que l'original, malgré sommation, ait été produit étaient dénuées de force probante.

Note de la rédaction : voir aussi Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2014 (13/01377) – Gaztransport et Technigaz c. Chantier de l'Atlantique (opinions divergentes de différents experts – préjugé). 

 

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