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Recht & Praxis

Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ

C. Erfinderische Tätigkeit

1. Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit

CH Schweiz

Bundespatentgericht, 27. Mai 2015 (O2013_11)

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Aufgabe-Lösungs-Ansatz – nächstliegender Stand der Technik

Dem streitgegenständlichen Schutzzertifikat lag das europäische Patent 0 491 443 zu Grunde. Die Erfindung betraf ein Mittel zur Empfängnisverhütung enthaltend Desogestrel, 3-Ketodesogestrel oder ein Gemisch davon, sowie deren Verwendung und Herstellung. Die unabhängigen Ansprüche unterschieden sich vom Stand der Technik durch die Menge von 70 - 80 μg pro Einheit Desogestrel, 3-Ketodesogestrel oder Mischungen, als einzig wirksamen Bestandteil. Die Aufgabe bestand somit in der Bestimmung der wirksamen Dosis des Gestagens.

Das Bundespatentgericht stellte fest, dass zum Anmeldezeitpunkt die minimale Menge für eine vollständige Ovulationshemmung mit Desogestrel (60 μg) ebenso bekannt war wie der Umstand, dass eine Dosis von 150 μg verträglich ist. Die Ermittlung der Dosis von 70 - 80 μg, welche in diesem Bereich liegt, sei daher für die Fachperson (ein Team aus einem Mediziner und Pharmakologen, das sich mit der praktischen Entwicklung von Mitteln zur Empfängnisverhütung beschäftigt) Routinearbeit. Dementsprechend sei das Patent nichtig.

Diese Beurteilung werde durch die in parallelen Verfahren in Deutschland (Bundespatentgericht, Urteil vom 6. Mai 2014) und Frankreich (Gericht erster Instanz Paris, Urteil vom 5. Dezember 2014) ergangenen Urteile untermauert. Im deutschen und französischen Verfahren seien bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit weitgehend die gleichen Dokumente wie im schweizerischen Verfahren als nächstliegender Stand der Technik berücksichtigt worden. In beiden Fällen sei erfinderische Tätigkeit verneint worden.

Nach Ansicht der Patentinhaberin wurde ein falscher nächstliegender Stand der Technik herangezogen. Gehe man von der am Prioritätstag bekannten herkömmlichen "Minipille" als nächstliegendem Stand der Technik aus, liege sehr wohl erfinderische Tätigkeit vor.

Das Bundespatentgericht entgegnete, dass der Stand der Technik alles bildet, was vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist. Durch diesen ganzen Stand der Technik dürfe die Erfindung nicht nahegelegt worden sein. Bei der Vornahme der Prüfung, ob dem so sei, werde im Rahmen des meist angewendeten Aufgabe-Lösungs-Ansatzes in der Regel zwar von einem, als nächstliegend bezeichneten, Stand der Technik ausgegangen, aber das sei keineswegs zwingend.

In Anlehnung an die Entscheidung der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts in T 967/97 könne erfinderische Tätigkeit demnach nur bejaht werden, wenn sie bezüglich aller vorgebrachten Entgegenhaltungen, welche als nächstliegender Stand der Technik in Frage kommen, gegeben sei. Lege eine dieser Entgegenhaltungen die Erfindung nahe, sei unbesehen der anderen Entgegenhaltungen auf Nichtigkeit zu erkennen.

DE Deutschland

Bundesgerichtshof, 14. Oktober 2014 (X ZR 35/11) – Zugriffsrechte

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Fachmann – frühere Version eines technischen Standards

Die Erfindung betraf ein Verfahren zur Vergabe von Zugriffsrechten auf einen Telekommunikationskanal (EP 1 186 189).

Der BGH hatte zu entscheiden, ob der Fachmann Anlass hatte, neben der im Prioritätszeitpunkt aktuellen Version des Mobilfunkstandards auch frühere Versionen heranzuziehen. Laut dem BGH führt der Umstand, dass ein Lösungsweg nur in einer früheren Version des Standards aufgezeigt, in einer späteren Version aber nicht weiterverfolgt wurde, nicht ohne weiteres dazu, dass dieser Weg als nicht naheliegend anzusehen ist.

Eine solche Schlussfolgerung kann in Frage kommen, wenn eine neuere Version des Standards für ein bestimmtes technisches Problem eine bessere, elegantere oder einfachere Lösung aufzeigt. Die Erwägungen, die zur Änderung eines Standards geführt haben, müssen aber nicht zwangsläufig auf technischem Gebiet liegen. Selbst wenn technische Erwägungen ausschlaggebend waren, schließt dies zudem nicht aus, den verworfenen Lösungsweg wieder in Betracht zu ziehen, wenn sich die Ausgangsbedingungen geändert haben.

Im vorliegenden Fall hatte der Fachmann Anlass, auch frühere Versionen des Mobilfunkstandards heranzuziehen, in denen das für den Fachmann relevante Problem behandelt wurde.

DE Deutschland

Bundesgerichtshof, 13. Januar 2015 (X ZR 41/13) – Quetiapin

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – objektive Aufgabe

Das europäische Patent 0 907 364 betraf ein Arzneimittel mit verzögerter Freisetzung (eine Retard-Formulierung mit dem Wirkstoff Quetiapin).

Das Bundespatentgericht (BPatG) hatte befunden, das Streitpatent betreffe das technische Problem, eine Formulierung des Wirkstoffs Quetiapin zur Verfügung zu stellen, die eine möglichst konstante Freisetzungsrate über einen möglichst langen Zeitraum hinweg ermöglicht (also eine Retard-Formulierung). Diese Definition des technischen Problems war laut dem BGH zu eng. Das dem Streitpatent zugrunde liegende Problem bestand vielmehr darin, eine Darreichungsform von Quetiapin zur Verfügung zu stellen, die zu einer verbesserten Wirkung führt.

Die vom BPatG zugrunde gelegte Definition bot sich zwar durch den Wortlaut der Beschreibung an. Diesem kommt aber nicht notwendigerweise ausschlaggebende Bedeutung zu. Nach der Rechtsprechung des BGH ist als Ausgangspunkt für die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht zwingend auf die der Beschreibung des Streitpatents zu entnehmende "Aufgabe" abzustellen (BGH X ZR 72/08 – Kosmetisches Sonnenschutzmittel III). Maßgeblich ist vielmehr, was die Erfindung gegenüber dem Stand der Technik im Ergebnis tatsächlich leistet (BGH X ZR 200/99 – Hochdruckreiniger).

Die vom BPatG zugrunde gelegte Definition des technischen Problems war zu eng, weil der Streitfall unter anderem die Frage aufwarf, ob der Fachmann Anlass hatte, für Quetiapin eine Formulierung in Betracht zu ziehen, die eine möglichst konstante Freisetzungsrate über einen möglichst langen Zeitraum hinweg ermöglicht.

Die Definition des technischen Problems, das einer Erfindung zugrunde liegt, dient nicht dazu, eine Vorentscheidung über die Frage der Patentfähigkeit zu treffen. Deshalb dürfen Elemente, die zur patentgemäßen Lösung gehören, nicht berücksichtigt werden (BGH X ZR 124/88 – Falzmaschine; BGH Xa ZR 22/06 – Dreinahtschlauchfolienbeutel).

Aus demselben Grund ist es nicht zulässig, ohne weiteres zu unterstellen, dass dem Fachmann die Befassung mit einer bestimmten Aufgabenstellung nahegelegt war. In vielen Fällen mag sich zwar aus der Beschreibung des Patents oder aus sonstigen Umständen klar ergeben, welchen Problemen sich der Fachmann ausgehend vom Stand der Technik zugewendet hätte. Sofern sich dies nicht zweifelsfrei beurteilen lässt, wäre es jedoch verfehlt, schon bei der Definition der Aufgabe die Frage zu prüfen, welche Anregungen dem Fachmann durch den Stand der Technik gegeben wurden. Vielmehr ist das technische Problem so allgemein und neutral zu formulieren, dass sich diese Frage ausschließlich in dem Zusammenhang stellt, in dem sie relevant ist, nämlich bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit.

ES Spanien

Oberster Gerichtshof, 20. Mai 2016 (334/2016) – Accord Healthcare et al. gegen AstraZeneca

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Ermittlung des Stands der Technik – Bedeutung der Beschreibung

Der Oberste Gerichtshof Spaniens bestätigte das Urteil des Berufungsgerichts Barcelona (15. Senat) über die Nichtigkeit des europäischen Patents 0 907 364 (ES 2 182 079) der Firma AstraZeneca, das Retard-Formulierungen des Psychosemedikaments Quetiapin zum Gegenstand hatte. Es wurde festgestellt, dass das Berufungsgericht im Interesse einer objektiven und nachvollziehbaren Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit den sogenannten "Aufgabe-Lösungs-Ansatz" angewandt hatte. Die Parteien beanstandeten nicht das angewandte Verfahren, sondern die Art und Weise, wie es vom Berufungsgericht angewandt wurde. Hauptstreitpunkt war die Ermittlung des Stands der Technik.

Der Patentinhaber (Beschwerdeführer) war der Ansicht, dass die vom Berufungsgericht angewandten Grundsätze keine Neuformulierung der "objektiven technischen Aufgabe" zuließen, die der Erfindung zugrunde lag. Der Oberste Gerichtshof wies darauf hin, dass bei der objektiven Ermittlung der erfindungsgemäß gelösten Aufgabe zunächst von der im Streitpatent formulierten Aufgabe auszugehen ist. Er stimmte dem Beschwerdeführer zwar darin zu, dass die Beschreibung nur ein Ausgangspunkt ist, führte aber weiter aus, dass nur dann (anhand der in den einschlägigen Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA dargelegten Kriterien) untersucht werden muss, welche andere Aufgabe objektiv bestand, wenn die Prüfung ergibt, dass die dort gestellte Aufgabe nicht gelöst ist, oder ein unzutreffender Stand der Technik zur Definition der Aufgabe herangezogen wurde. Nach Auffassung des Obersten Gerichtshofs hat das Berufungsgericht in seinem Urteil der Bedeutung der Beschreibung für die Ermittlung der zu lösenden technischen Aufgabe angemessen Rechnung getragen. Er wies darauf hin, dass der Beschwerdeführer selbst die Beschreibung verfasst hatte, von der er sich nun distanzierte. Das Berufungsgericht hatte befunden, dass die Relevanz dieser Beschreibung für die Zwecke der Beweislegung und der Auslegung der Ansprüche nach den Grundsätzen des Vertrauensschutzes, der Rechtssicherheit und der Verantwortlichkeit für das eigene Handeln nicht ignoriert werden konnte (Art. 69 (1) EPÜ). Nach Auffassung des Obersten Gerichtshofs hatte der Beschwerdeführer versucht, die Aufgabe in der Beschreibung des Patents durch eine breit gefasste und allgemeine Aufgabe zu ersetzen. Der Oberste Gerichtshof wies dementsprechend die Argumentation des Beschwerdeführers zurück und bestätigte das Urteil des Berufungsgerichts.

Für Parallelverfahren zu diesem europäischen Patent in anderen Staaten, siehe Kapitel H.1. Quetiapin.

GB Vereinigtes Königreich

Court of Appeal, 28. Juli 2015 – Teva UK Ltd gegen Leo Pharma A/S [2015] EWCA Civ 779

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Erfolgserwartung – naheliegender Versuch

Die europäischen Patente (UK) 1 178 808 und 2 455 083 von Leo Pharma betrafen eine Salbe zur Behandlung von Psoriasis, die zwei Wirkstoffe (Calcipotriol und Betamethason) sowie ein handelsübliches Lösungsmittel enthielt. Als jeweils alleiniger Wirkstoff einer Psoriasis-Salbe waren die beiden Wirkstoffe bereits vor dem Prioritätstag allgemein bekannt. Da jeder eine andere Wirkung hat, werden oft beide Wirkstoffe verschrieben, sie können aber nicht gleichzeitig angewendet werden, weil sie – außer in sich nicht überlappenden engen pH-Bereichen – instabil sind. Wie allgemein bekannt, setzt ein pH-Wert das Vorhandensein von Wasser voraus, sodass sich eine Salbe mit beiden Wirkstoffen – theoretisch – aus einer Zusammensetzung herstellen lässt, die kein Wasser enthält, also aus einer Zusammensetzung mit einem nicht wässrigen Lösungsmittel. In den Patenten wurde dies durch Arlamol E gelöst.

Das erstinstanzliche Gericht hatte die Patente wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit für nicht wirksam erklärt. Das Berufungsgericht befand jedoch, dass der erstinstanzliche Richter die Rechtsvorschriften für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit falsch angewendet habe und somit eine erneute Prüfung der Frage des Naheliegens möglich sei.

Das Berufungsgericht betonte, dass der Ansatz "naheliegender Versuch" zur Prüfung des Naheliegens seine Grenzen hat, weil er nämlich "nur dann sinnvoll ist, wenn eine angemessene Erfolgserwartung besteht. Wie hoch die Aussicht sein muss, hängt von der jeweiligen Sachlage ab" (s. Conor gegen Angiotech [2008] UKHL 49). Nach Auffassung des Gerichts stand keineswegs fest, dass sich mit einem nicht wässrigen, nicht toxischen Lösungsmittel eine stabile Salbe herstellen lässt. Die vollständige Vermeidung von Wasser ist ein bekanntes, tatsächlich bestehendes Problem. Ein Formulierer hätte keine starke Erwartungshaltung gehabt, dass irgendein bestimmtes nicht wässriges Lösungsmittel funktionieren würde, sondern hätte dies – im Gegenteil – im Rahmen eines Forschungsprojekts untersuchen müssen. Der erstinstanzliche Richter hatte entschieden, dass die Verwendung nicht wässriger Lösungsmittel "durchaus untersuchenswert" wäre. Das ist jedoch nicht gleichbedeutend damit, dass ein bestimmtes solches Lösungsmittel eine angemessene Erfolgserwartung bietet.

Das Berufungsgericht widersprach dem Patentrichter darin, dass die Idee, Arlamol E im Rahmen eines Forschungsprojekts zu verwenden, naheliegend sei, denn der Maßstab des "naheliegenden Versuchs" erfordert eine höhere Erfolgserwartung. Im Übrigen wurde bereits in Saint-Gobain gegen Fusion [2005] EWCA Civ 177 festgestellt: "Die mögliche Aufnahme von etwas in ein Forschungsprogramm in der Erwägung, dass man mehr herausfinden und sich etwas ergeben könnte, reicht allein nicht aus. Ansonsten gäbe es wenige patentierbare Erfindungen, einzig lohnenswert (weil Patentschutz versprechend) wäre dann nämlich nur die Forschung in Bereichen, die keinerlei Erfolgsaussichten bieten."

Folglich revidierte das Berufungsgericht die Feststellung des erstinstanzlichen Richters zum Naheliegen und gab der Beschwerde statt.

GB Vereinigtes Königreich

Patents Court, 16. November 2015 – Actavis Group PTC EHF & Anor gegen Eli Lilly and Company [2015] EWHC 3294 (Pat)

Siehe Kapitel D. Ausreichende Offenbarung.

GB Vereinigtes Königreich

Patents Court, 13 January 2016 – Accord Healthcare Ltd gegen medac Gesellschaft für Klinische Spezialpräparate mbH [2016] EWHC 24 (Pat)

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Naheliegen ausschließlich gegenüber dem allgemeinen Fachwissen

Im Nichtigkeitsverfahren gegen das europäische Patent (UK) 2 046 332 von medac stellte Birss J fest, dass sämtliche Ansprüche gegenüber einem konkreten Stand der Technik naheliegend waren. Er wies jedoch einen weiteren Vorwurf des Naheliegens zurück, der ausschließlich auf das allgemeine Fachwissen abstellte, und traf in diesem Zusammenhang einige allgemeinere Feststellungen zur Problematik einer derartigen Argumentation.

In ratiopharm gegen Napp [2008] EWHC 3070 (Pat) hatte Floyd J dazu angehalten, derartige Angriffe besonders sorgfältig zu prüfen, da die Parteien ihnen deswegen den Vorzug geben könnten, weil der Ausgangspunkt nicht offensichtlich mit unpassenden Details befrachtet sei, wie man sie in druckschriftlichen Offenbarungen finde. Birss J stimmte dem zu. Für gewöhnlich stütze sich derjenige, der ein Patent angreife, auf ein ganz bestimmtes Dokument oder eine genau definierte Vorbenutzung. Dass ein solch konkreter Stand der Technik zum allgemeinen Fachwissen gehören könne, sei unerheblich. Es sei etwas anderes als ein Angriff, der ausschließlich auf das allgemeine Fachwissen abstelle.

Viele Erfindungen bestehen aus einer Kombination bekannter Merkmale. Eine Kombination von Merkmalen, von denen jedes einzelne zum allgemeinen Fachwissen gehört, kann dennoch zu einem gültigen Patentanspruch führen, wenn die Kombination neu und nicht naheliegend ist. Patentstreitigkeiten finden zwangsläufig ex post facto statt, und eine Grundschwierigkeit besteht darin, eine Beurteilung in der Rückschau zu vermeiden bzw. zu erkennen. Bei Merkmalskombinationen kann sich das Problem der rückschauenden Betrachtungsweise in besonderer Schärfe stellen. Bei einem konkreten Stand der Technik verhält es sich nämlich so: die Merkmalskombination des betreffenden Stands der Technik, wie immer sie auch aussehen mag, ist nicht mit nachträglicher Kenntnis der Erfindung gewählt worden.

Das Problem bei einem Vorbringen, das ausschließlich auf das allgemeine Fachwissen abstellt, ist, dass die angeführte Merkmalskombination zwangsläufig immer mit nachträglicher Kenntnis der Erfindung gewählt wird, und, was noch schwerer wiegt, dass derjenige, der das Patent angreift, sie nicht als vorhandene Kombination in einem konkreten Stand der Technik hat finden können. Andernfalls hätte er sich nämlich auf diesen gestützt. Entweder die betreffende Kombination kommt im konkreten Stand der Technik gar nicht vor oder aber nur mit zusätzlichen, unpassenden Details. Ist eine Erfindung gegenüber dem angeführten konkreten Stand der Technik nicht naheliegend, so ist das Gericht zu Recht skeptisch, wenn argumentiert wird, sie sei gleichwohl gegenüber dem allgemeinen Fachwissen naheliegend.

Im vorliegenden Fall enthielten beide von Accord zitierten Dokumente das, was man für "unpassende" Details halten konnte. Wer als Ausgangspunkt im Stand der Technik einen Mix aus den besten Elementen beider Entgegenhaltungen unter Auslassung der unpassenden Aspekte konstruiere – und darauf laufe die Argumentation hinaus –, der schaffe damit eine Kombination, die es bis dahin nicht gegeben habe.

GB Vereinigtes Königreich

Patents Court, 11. April 2016 – American Science & Engineering Inc gegen Rapiscan Systems Ltd [2016] EWHC 756 (Pat)

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Instruktion von Sachverständigen – sekundäre Beweismittel

Bei dieser Verletzungsklage der Firma AS&E in Bezug auf ihr europäisches Patent (UK) 1 558 947 ("Wagen zur mobilen Röntgen-Rückstreuuntersuchung") hatte Rapiscan Widerklage auf Nichtigkeit des Patents mit der Begründung erhoben, dass die strittigen Ansprüche durch einen wissenschaftlichen Artikel ("Swift") nahegelegt würden. Arnold J kam zu dem Schluss, dass die Ansprüche gegenüber Swift nicht naheliegend waren.

Jede Seite hatte einen Sachverständigen bestellt, und Arnold J sah sich an, wie die Sachverständigen instruiert wurden. Beide Seiten waren überaus strukturiert vorgegangen und hatten ihren Sachverständigen gebeten, zunächst den Fachmann und das allgemeine Fachwissen zu betrachten, anschließend den von der Beklagten herangezogenen Stand der Technik und erst dann das Patent. Dabei war der Sachverständige von AS&E, Dr. B, gebeten worden, naheliegende Entwicklungen des Stands der Technik zu prüfen, bevor ihm das Patent gezeigt wurde, während Dr. L für Rapiscan die Frage des Naheliegens erst prüfen sollte, nachdem ihm das Patent gezeigt worden war.

Dem Richter zufolge hatte der Ansatz von AS&E den Vorteil, dass Dr. B naheliegende Entwicklungen des Stands der Technik unabhängig von der Kenntnis des Patents prüfen konnte; dies bedeutete aber auch, dass er in seinen Berichten nie auf die Frage eingegangen war, ob die Unterschiede zwischen Swift und der beanspruchten Erfindung für den Fachmann naheliegende Schritte gewesen wären. Der Umstand, dass Dr. B bei der Prüfung des Stands der Technik ein bestimmter Schritt nicht in den Sinn gekommen ist, reichte aber nicht aus, um auszuschließen, dass er ihn auf Nachfrage möglicherweise doch als naheliegend einstufen würde. Anders als der Fachmann würden reale Personen das Naheliegende manchmal nicht erkennen. Mit dem Ansatz von Rapiscan wurde diese Komplikation umgangen. Problematisch daran war jedoch: Während die Frage korrekt lautete, ob die Unterschiede, wenn man sie in Unkenntnis der beanspruchten Erfindung betrachtet, naheliegende Schritte seien, legte Dr. L seine Auffassung von der ihm gestellten Frage dar, ohne auf das Erfordernis einzugehen, die Kenntnis der beanspruchten Erfindung auszuschließen. Zudem hatte er im Kreuzverhör bestätigt, dass sein Ansatz darin bestanden hatte, die Frage des Naheliegens so zu prüfen, als ob die Ansprüche dem Fachmann gezeigt würden und dieser beurteilen müsste, ob sie naheliegend sind. Dr. L scheint also nicht verstanden zu haben, wie wichtig es ist, eine Bewertung im Nachhinein zu vermeiden.

Im Hinblick auf sekundäre Beweismittel prüfte Arnold J die bekannte Frage, warum die Erfindung – wenn sie denn naheliegend sei – nicht schon früher gemacht wurde. Rapiscan erklärte dies damit, dass AS&E schon Patente auf Röntgen-Rückstreusysteme besitze, und sah bei AS&E auch die Beweislast für das Nichtnaheliegen. Arnold J wies dies zurück. Wenn eine Partei die Gültigkeit eines Patents wegen Naheliegens angreife und die Erklärung, warum die Erfindung nicht schon vor dem Patent gemacht wurde, auf eine Tatsache stützen wolle – sei es die Verfügbarkeit von Rohstoffen, eine gesetzliche Beschränkung, ein kommerzieller Faktor oder die Existenz eines früheren Patents des Patentinhabers oder eines Dritten –, so liege die Beweislast für die Existenz und Relevanz dieser Tatsache ganz klar bei dieser Partei.

GB Vereinigtes Königreich

Patents Court, 12. Mai 2016 – GlaxoSmithKline UK Ltd gegen Wyeth Holdings LLC [2016] EWHC 1045 (Ch)

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – allgemeines Fachwissen – online verfügbares Material

In der vorliegenden Entscheidung ging es um Wyeths europäisches Patent (UK) 2 343 308. Henry Carr J verwies auf die Rechtsgrundsätze in Bezug auf das allgemeine Fachwissen, die Arnold J in der Entscheidung KCI Licensing gegen Smith & Nephew [2010] EWHC 1487 (Pat) aufgestellt und der Court of Appeal in der Entscheidung [2010] EWCA Civ 1260 bestätigt hat. Anschließend zitierte er die folgende Passage aus dem Urteil von Sales J in der Sache Teva gegen AstraZeneca (Asthma) [2014] EWHC 2873 (Pat):

"Gemäß der Rechtsprechung umfasst das allgemeine Fachwissen nicht nur Informationen, die der Durchschnittsfachmann unmittelbar weiß, sondern auch Informationen, die er unter Rückgriff auf bekannte Lehrbücher finden würde. Angesichts der Verbreitungsmethoden für wissenschaftliches Wissen im Zeitalter von Internet und digitalen Datenbanken mit Zeitschriftenartikeln muss diese Leitlinie angepasst und auf dem jeweils aktuellen Stand gehalten werden. Die Recherche in solchen Datenbanken ist fester Bestandteil des routinemäßigen Austausches von Informationen unter Wissenschaftlern und eine gängige Forschungsmethode. Gibt es (wie im vorliegenden Fall) im allgemeinen Fachwissen eine ausreichende Grundlage zu einem bestimmten Thema, die es einem einfallslosen und nicht erfinderischen Fachmann nahelegt, dass wahrscheinlich (und nicht nur als spekulative Möglichkeit) einschlägiges Material mit direktem Bezug zu diesem Thema veröffentlicht worden ist, das mit einer solchen Recherche ermittelt würde, dann umfasst das einschlägige allgemeine Fachwissen meiner Meinung nach auch Material, das mit einer solchen Recherche leicht ermittelt würde."

Henry Carr J schloss sich dieser Analyse an. Die Passage bedeute nicht, dass alles online verfügbare Material zum allgemeinen Fachwissen gehöre. Hier werde vielmehr darauf hingewiesen, dass Material, von dem der Fachmann weiß, dass es online verfügbar ist, und das allgemein als gute Grundlage für weitere Handlungen gilt (wie Material, das offline in einem Lehrbuch oder einem wichtigen Zeitschriftenartikel gefunden werden könnte), zum allgemeinen Fachwissen gehören kann.

GB Vereinigtes Königreich

Court of Appeal, 27 Juli 2016 – Hospira UK Ltd gegen Genentech, Inc [2016] EWCA Civ 780

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – "could/would approach"

Die europäischen Patente (UK) 1 516 628 und 2 275 119 von Genentech betrafen pharmazeutische Formulierungen des Brustkrebsmedikaments Herceptin. Das erstinstanzliche Gericht hatte die Patente wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit für nichtig erklärt und dies damit begründet, dass die beanspruchte Kombination lediglich ein beispielhaftes Arbeitsergebnis des Screening-Programms sei, das zum Auffinden einer geeigneten Kombination von Hilfsstoffen notwendig sei. Zu einer solchen Kombination zu gelangen, erfordere keine erfinderische Tätigkeit.

Der Court of Appeal wies die Berufung zurück, weil der Vorinstanz kein grundsätzlicher Fehler unterlaufen war, der eine Überprüfung ihrer Entscheidung über das Naheliegen rechtfertigen konnte. Das Gericht ging auf die Frage ein, ob der Fachmann ohne erfinderisches Zutun zu der beanspruchten Erfindung gelangen würde oder gelangen könnte. Danach muss das Gericht nicht in jedem Fall zu dem Schluss kommen, dass der Fachmann allein auf der Grundlage des Stands der Technik und seines allgemeinen Fachwissens und ohne erfinderisches Zutun zu exakt der beanspruchten Kombination gelangen würde. Im vorliegenden Fall gehörten die Screening-Verfahren zum allgemeinen Fachwissen, die durchgeführten Versuche waren Routine, und die Hilfsstoffe waren ebenfalls aus dem allgemeinen Fachwissen bekannt. Folglich hätte der Fachmann zu der beanspruchten Kombination gelangen können.

Zu der Frage, ob man unter diesen Umständen noch weiter gehen und hinterfragen muss, ob der Fachmann auch zwangsläufig zu exakt der beanspruchten Kombination gelangen würde, stellte der Court of Appeal fest, dass in einem empirischen Bereich selten vorhersehbar sei, ob ein bestimmter Versuch erfolgreich sein wird. Von der Tatsache, dass ein Routine-Screening durchgeführt werden kann, auf ein Naheliegen zu schließen, wäre in vielen Fällen unangemessen. Allerdings könne ein Team von Fachleuten in einem Fall wie dem vorliegenden mit einem gewissen Maß an Zuversicht davon ausgehen, dass bei mehreren Versuchen einige erfolgreich sein werden. Ein Erfordernis aufzustellen, wonach der Fachmann in der Lage sein muss, vorherzusagen, welche Kombinationen erfolgreich sein werden, sei völlig unrealistisch, denn das würde zur Erteilung von Patenten für eine Vielzahl von Kombinationen führen, die nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen.

Der Court of Appeal erklärte ferner, dass eine auf einem "could"-Test beruhende Feststellung des Naheliegens sich nicht auf den Fall beschränkt, in dem die Erfindung eine willkürliche Auswahl ist. Eine Situation, in der es sich bei der Erfindung schlicht um die Auswahl eines Kandidaten aus einem Bereich handelt, in dem alle einzelnen Kandidaten gleich sind, ist ein Extremfall. Im vorliegenden Fall hätte der Fachmann mit einer Vielzahl unterschiedlicher – guter wie schlechter – Ergebnisse gerechnet, doch stellt es keine erfinderische Tätigkeit dar, durch ein Screening die guten von den schlechten zu trennen. Die Tatsache, dass sich nicht vorhersagen lässt, welche die guten Ergebnisse sein werden, schließt Naheliegen nicht zwangsläufig aus.

GB Vereinigtes Königreich

Court of Appeal, 30. November 2016 – Hospira UK Ltd gegen Genentech, Inc [2016] EWCA Civ 1185

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – zweite medizinische Verwendung – Erfolgserwartung

Anspruch 1 des europäischen Patents (UK) 1 037 926 der Firma Genentech war in der schweizerischen Anspruchsform abgefasst; gerichtet war er auf die Verwendung von Trastuzumab (Herceptin) in Verbindung mit einem Chemotherapeutikum aus der Gruppe der Taxane zur Behandlung einer bestimmten Form von Brustkrebs. Ein Dokument des Stands der Technik offenbarte zwar eine klinische Studie der Phase III von Trastuzumab in Verbindung mit einem Taxan, aber keine Ergebnisse. Der erstinstanzliche Richter hielt die Erfindung für naheliegend, weil der Fachmann in der Studienphase III eine angemessene Erfolgserwartung gehabt habe.

Der Court of Appeal unterstrich den multifaktoriellen Charakter der Prüfung auf Naheliegen. Wie auf höchster Ebene bestätigt worden sei, müsse das Gericht im Lichte aller relevanten Umstände abwägen, welches Gewicht einem bestimmten Faktor beizumessen sei. Zählen könnten hierzu u. a. das Motiv für die Suche nach der Lösung der dem Patent zugrunde liegenden Aufgabe, Zahl und Ausmaß der Sondierungsmöglichkeiten, die mit ihrer Verfolgung verbundenen Anstrengungen und die Erfolgsaussichten.

Zu Letzteren bekräftigte das Gericht, dass die Frage, ob ein Ansatz vernünftige bzw. angemessene Erfolgsaussichten habe, von sämtlichen Umständen abhänge, einschließlich der Fähigkeit, ein erfolgreiches Ergebnis rational vorherzusagen, der voraussichtlichen Dauer des Vorhabens, der Frage, inwieweit das Gebiet noch unerschlossen sei, der Komplexität oder sonstiger Charakteristiken notwendiger Versuche, davon, ob solche Versuche routinemäßig durchgeführt werden könnten, und davon, ob der Fachmann bei seinem Vorgehen eine Folge richtiger Entscheidungen treffen müsse.

Das Gericht wies das Argument von Genentech zurück, dass der Maßstab für die Erfolgserwartung bei der Beurteilung des Naheliegens höher sei, wenn ein Anspruch auf eine zweite medizinische Verwendung erfordere, dass die Behandlung klinisch wirksam sei. Dies würde die Schaffung eines lex specialis für Ansprüche bedeuten, die als Teil ihres technischen Gegenstands eine therapeutische Wirkung bzw. einen therapeutischen Nutzen umfassten. Für eine so strenge Regel gebe es keine Grundlage. Die Prüfung müsse vielmehr flexibel sein wie vorstehend beschrieben und von der Frage ausgehen, ob unter den gegebenen Umständen eine angemessene Erfolgserwartung bestehe.

Abschließend stellte der Court of Appeal fest, dass die Analyse des erstinstanzlichen Richters keine grundsätzlichen Fehler enthielt, und wies die Beschwerde von Genentech zurück.

2. Aufgabe-Lösung-Ansatz

AT Österreich

Oberster Gerichtshof, 22. September 2015 (4 Ob 17/15a)

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Stand der Technik – Aufgabe-Lösungs-Ansatz

Gegenstand der Erfindung war ein Gleitlager für Verbrennungsmotoren. Das Patentamt hatte den Einspruch, der sich auf mangelnde erfinderische Tätigkeit stützte, abgewiesen. Das Oberlandesgericht (OLG) Wien hatte diese Entscheidung aufgehoben und das Patent widerrufen.

Der Oberste Gerichtshof (OGH) hielt fest, dass sich eine Erfindung nicht schon dann naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, wenn der Fachmann aufgrund des Standes der Technik zu ihr hätte gelangen können, sondern erst, wenn er sie aufgrund eines hinreichenden Anlasses in Erwartung einer Verbesserung oder eines Vorteils auch tatsächlich vorgeschlagen hätte (Oberster Patent- und Markensenat (OPM), Op 3/12; OGH, 17 Ob 24/09t). Diese Prüfung könne insbesondere nach dem vom Europäischen Patentamt (EPA) herangezogenen Aufgabe-Lösungs-Ansatz erfolgen (OPM, Op 3/12; Op 1/12).

Das OLG Wien war der Ansicht gewesen, dass die beanspruchte Lösung nicht den von der Patentinhaberin geltend gemachten Vorteil geringerer Umformkräfte erzielen würde. Der OGH hielt fest, dass dieser Vorteil in der Tat nur auf die Hälfte der Ausführungsformen zutreffe. Dass ein geltend gemachter Vorteil nur in einem Teil des Anspruchsbereichs erzielt werde und der Anspruchsbereich – in mehr als bloß peripheren Bereichen – auch "vorteilslose" bzw. "effektlose" Ausführungsformen umfasse, bedeute in der Regel, dass der Anspruch zu weit gefasst sei und damit auch gegenüber dem Stand der Technik naheliegende, weil ohne patentbegründenden Effekt ausgestattete Ausführungsformen mitumfasse (vgl. T 1188/00). Die Forderung nach einer für den ganzen Anspruchsbereich gültigen Aufgabe folge einerseits aus dem Ursache-Wirkungs-Zusammenhang zwischen der einer Erfindung zugrundeliegenden Aufgabe und ihrer Lösung und anderseits aus dem Prinzip, dass einem Anspruchsgegenstand eine erfinderische Tätigkeit, die sich auf eine bestimmte technische Wirkung stützt, nur dann zuerkannt werden kann, wenn sich diese Wirkung im gesamten beanspruchten Bereich erzielen lässt. Nur so werde dem allgemein anerkannten Rechtsgrundsatz ausreichend Rechnung getragen, dass der Umfang des durch ein Patent verliehenen Monopolrechts dem technischen Beitrag zum Stand der Technik entsprechen muss (vgl. T 939/92; T 409/91; T 435/91). Im vorliegenden Fall ergebe sich für die übrigen Ausführungsformen aber immerhin noch der – wenn auch bescheidenere – Vorteil, dass nur kleinere Segmente gefertigt werden müssten. Es genüge, dass sich dieser Vorteil (Effekt, Wirkung) implizit aus der Anmeldungsoffenbarung ergebe (OPM, Op 5/05). Im Ergebnis stellte der OGH die Entscheidung des Patentamts wieder her und hielt das Streitpatent in vollem Umfang aufrecht.

ES Spanien

Oberster Gerichtshof, 14. April 2015 (182/2015) – Aventis Pharma SA, May & Baker Ltd & Sanofi Aventis SA gegen Hospira Productos Farmacéuticos y Hospitalarios SL

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Aufgabe-Lösungs-Ansatz – "Could/would approach"

Im von Sanofi Aventis eingeleiteten Verletzungsverfahren bestätigte der Oberste Gerichtshof das Urteil des Berufungsgerichts Granada, wonach das europäische Patent 827 745 gültig war (in der Fassung gemäß Art. 138 (3) EPÜ; zuvor hatte das Gericht erster Instanz von Granada die Ansprüche 1 bis 4 für nichtig erklärt und die Gültigkeit der Ansprüche 5 bis 8 bestätigt) und eine mittelbare Verletzung der Ansprüche 5 bis 8 vorlag.

Der Oberste Gerichtshof erklärte zunächst, dass mit dem Berufungsverfahren in erster Linie die vom Berufungsgericht vorgenommene Beurteilung der Frage des Naheliegens angefochten werde. Daher diene die Beweiswürdigung im vorliegenden Fall nicht der Tatsachenfeststellung, sondern der rechtlichen Beurteilung in Bezug auf das Patentierbarkeitserfordernis (d. h. das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit). Was der Durchschnittsfachmann auf dem technischen Gebiet am Prioritätstag des Patents für naheliegend befunden hätte oder nicht, sei eine Rechtsfrage, die als solche der Überprüfung durch den Obersten Gerichtshof unterliege ("Kassation"). Ein späteres Urteil des Obersten Gerichtshofs vom 18. Juni 2015 (325/2015) bestätigte diese Auslegung.

In Bezug auf die Methoden, die zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit angewandt werden, erklärte der Oberste Gerichtshof, dass es hier nicht nur eine einzige Methode gebe, die angewandte Methode aber sicherstellen müsse, dass die entscheidenden Faktoren bei der Beurteilung berücksichtigt würden. Der Oberste Gerichtshof hatte in seinem Urteil Nr. 434/2013 vom 12. Juni 2013 bereits die Gültigkeit und Angemessenheit des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes bestätigt, den auch das Berufungsgericht Granada angewandt hatte. Dieses Verfahren, das R. 27 EPÜ entspreche, werde in der Regel vom EPA verwendet und sei von Gerichten anderer EPÜ-Vertragsstaaten als nützliches Verfahren zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit in den meisten Fällen bestätigt worden. Die zentrale Frage sei jedoch, ob die Merkmale aus dem Stand der Technik den Fachmann am Einreichungstag der Anmeldung dazu gebracht hätten, die Kombination aus Anspruch 5 auszuführen. Der Oberste Gerichtshof befand, dass ein Naheliegen nicht allein dadurch nachgewiesen sei, dass der Fachmann auf dem technischen Gebiet die vom Patentanmelder vorgeschlagene Lösung hätte wählen können. Dies entspreche dem vom EPA angewandten "Could/would approach". Somit entschied der Oberste Gerichtshof, dass das Berufungsgericht Granada die Frage richtig analysiert hatte, und hielt dessen Urteil aufrecht.

FR Frankreich

Gericht erster Instanz Paris, 21. November 2014 (10/14073) – Ethypharm gegen Astra Zeneca AB & CIPLA Ltd

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Aufgabe-Lösungs-Ansatz

Das Unternehmen A ist Inhaberin des europäischen Patents 1 020 461, das im Einspruchsverfahren wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit widerrufen, im Beschwerdeverfahren aber in geänderter Form aufrechterhalten wurde (T 1677/11). Das Unternehmen E beantragte die Nichtigerklärung des Patents EP 461.

Das Unternehmen A machte geltend, dass das Unternehmen E seinen Vorwurf des Verstoßes gegen Art. 123 EPÜ auf dieselben Argumente stützte, die bereits von den Instanzen des EPA zurückgewiesen wurden. Dazu stellte das Gericht fest, dass Entscheidungen der Verwaltungsbehörde EPA zwar mit größtem Interesse zur Kenntnis genommen würden, für französische Patentrichter aber nicht bindend seien. Nach eingehender Prüfung des Vorwurfs kam das Gericht zu dem Schluss, dass sich die Ansprüche 9 und 1 sowie die von ihnen abhängigen Ansprüche eindeutig aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung herleiten lassen, sodass kein Grund besteht, sie wegen unzulässiger Erweiterung für nichtig zu erklären.

Zur erfinderischen Tätigkeit brachte das Unternehmen E vor, das Streitpatent enthalte keinerlei Beweis dafür – etwa in Form von Studienergebnissen –, dass die Aufgabe, die mit dem Patent EP 461 gelöst werden soll, tatsächlich vorliegt. Dem widersprach das Unternehmen A unter Berufung auf den sogenannten "Aufgabe-Lösungs-Ansatz", den es eingehend erläuterte.

Das Gericht stellte zunächst fest, dass nach Art. 56 EPÜ die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht zwingend nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz erfolgen müsse, bei dem vorab der nächstliegende Stand der Technik des Streitpatents definiert werde. Dieser Ansatz sei charakteristisch für die Rechtsprechung der EPA-Beschwerdekammern, für französische Gerichte aber nicht verbindlich. Zu prüfen sei, ob der Fachmann anhand des Stands der Technik und aufgrund seines allgemeinen Fachwissens zu den Ansprüchen 1, 9 und 10 des Patents EP 461 gelangen könne, ohne erfinderisch tätig zu werden. Wie das Unternehmen E zu Recht geltend gemacht habe, gehört es zum allgemeinen Fachwissen, dass Enantiomere in bestimmten Fällen andere Eigenschaften aufweisen können als die racemische Verbindung, insbesondere pharmakokinetische Eigenschaften. Zum Nachweis des geltend gemachten Vorurteils anhand von Unterlagen, die Erfinder und Mitarbeiter des Unternehmens A eingereicht hatten, stellte das Gericht fest, dass bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit von der Argumentation eines Fachmanns in abstracto auszugehen ist und nicht von einem Bericht, den Erfinder mit Verbindungen zum Unternehmen A nachträglich für die Zwecke des Verfahrens verfasst haben und in dem sie den Umfang des vorhandenen Wissens kleinreden konnten. Was den Grad der optischen Reinheit betreffe, sei unbestritten, dass bei Verbindungen zur pharmazeutischen Verwendung der Reinheitsgrad nichts mit erfinderischer Tätigkeit zu tun habe, da die Reinigung einer Verbindung zum allgemeinen Fachwissen auf dem betreffenden Gebiet gehöre, es sei denn, es gebe im Stand der Technik ein Hindernis für die Anwendung oder Wirksamkeit der klassischen Reinigungsverfahren.

Das Gericht kam daher zu dem Schluss, dass alle Ansprüche des Patents EP 461 wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit für nichtig zu erklären waren.

NL Niederlande

Oberster Gerichtshof, 3. Oktober 2014 – Leo Pharma gegen Sandoz

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Aufgabe-Lösung-Ansatz

Streitgegenstand war das europäische Patent 0 679 154 von Leo Pharma für "Calcipotriol-Monohydrat", eine kristalline Form von Calcipotriol, das in Arzneimitteln zur Behandlung von Psoriasis verwendet wird.

Die Firma Sandoz hatte bereits innerhalb und außerhalb der Niederlande Salben mit Calcipotriol als Wirkstoff zur Behandlung von Psoriasis vertrieben und angekündigt, dort auch eine Creme auf den Markt zu bringen. Leo Pharma reichte eine Unterlassungsklage gegen Sandoz wegen Patentverletzung ein. Sandoz erhob Widerklage auf Nichtigkeit des niederländischen Teils des Patents.

Das Berufungsgericht befand nach Prüfung der Gültigkeit von Leo Pharmas Patent, dass die erfinderische Tätigkeit ausschlaggebend für die Entscheidung war, und sprach sie dem Patent im hier angefochtenen Urteil ab (siehe "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ" (2011-2014), Zusatzpublikation – ABl. 2/2015, 151). Der Oberste Gerichtshof wies die Beschwerde von Leo Pharma ab und bestätigte das Urteil des Berufungsgerichts.

Das Gericht prüfte insbesondere die Frage, inwieweit es für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit von Bedeutung ist, ob der Durchschnittsfachmann die Aufgabe erkannt hätte, die mit dem Patent gelöst werden soll.

Das Gericht befand, dass es bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit im Großen und Ganzen irrelevant ist, ob – um im Sprachgebrauch des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes zu bleiben, den auch die Vorinstanzen entsprechend dem Parteienvorbringen verwendet haben – der Fachmann die objektive technische Aufgabe erkannt hätte, die mit dem Patent gelöst oder erleichtert wird. Entscheidend sei, dass die Erfindung dem Fachmann vom Stand der Technik nicht nahegelegt wird (Art. 6 des niederländischen Patentgesetzes 1995).

Das bedeutet zum einen, dass die erfinderische Tätigkeit bejaht werden kann, wenn nur aus der Erfindung selbst hervorgeht, dass zuvor eine Aufgabe existierte, zu der die Erfindung eine Lösung anbietet. Zum anderen brauchen die Gerichte generell nicht zu prüfen, ob der Fachmann die gelöste Aufgabe erkannt hätte, um einen Mangel an erfinderischer Tätigkeit feststellen zu können.

Für eine solche Feststellung des Gerichts reicht es in der Regel aus, wenn die vorgeschlagene Lösung vom Stand der Technik nahegelegt wird. Anders gelagert ist der Fall nur dann, wenn die erfinderische Tätigkeit nach Darstellung des Patentinhabers mehr im Erkennen der Aufgabe als in ihrer (späteren) Lösung besteht. Dies war jedoch, wie aus dem Vorbringen hervorgeht, nicht die Grundlage für Leo Pharmas Position, wonach Calcipotriol-Monohydrat erfinderisch sei, und ein solcher Ansatz lässt sich aus den angeführten Argumenten nicht herleiten.

Zur Stützung ihrer Beschwerde hatte Leo Pharma auch das Urteil des Gerichts vom 15. Februar 2008 (Rockwool) angeführt, was jedoch nichts an der Feststellung des Gerichts änderte. Die Passage mit dem Wortlaut "Zweck dieser Beurteilung ist festzustellen, ob der Durchschnittsfachmann die durch das beanspruchte Verfahren gelöste Aufgabe erkannt hätte" beschreibe keineswegs einen wesentlichen Bestandteil der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, sondern nehme vielmehr Bezug auf die Regel, wonach Gerichte einen beanspruchten Gegenstand nicht rückschauend beurteilen dürften. Um diese Regel zu befolgen, müsse unter Umständen auch geprüft werden, ob der Fachmann die gelöste Aufgabe erkannt hätte.

SE Schweden

id="p66" Siehe Gericht erster Instanz Stockholm, 12. August 2016 (T 258-15) – Actavis Group PTC ehf. gegen Warner-Lambert Company LLC unter Kapitel H.2. Pregabalin.

3. Technische Wirkung

GB Vereinigtes Königreich

Court of Appeal, 8. November 2016 – Idenix Pharmaceuticals Inc. gegen Gilead Sciences Inc. & Ors [2016] EWCA Civ 1089

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – technischer Beitrag – Plausibilität

Das europäische Patent (UK) 1 523 489 beanspruchte eine Familie von Nukleosid-Analoga zur Behandlung von Hepatitis C und anderen Flaviviridae-Infektionen. Gilead machte geltend, dass das Patent mangels erfinderischer Tätigkeit ungültig sei, da es keinen technischen Beitrag leiste. Es sei nicht plausibel, dass so gut wie alle anspruchsgemäßen Verbindungen gegen Flaviviridae wirksam seien. Der erstinstanzliche Richter erklärte das Patent u. a. wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit für nichtig.

Der Court of Appeal stellte unter Hinweis auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA (s. T 939/92 und T 1329/04) fest, dass der Umfang des beanspruchten Monopols dem technischen Beitrag entsprechen und durch diesen gerechtfertigt sein muss, oder anders gesagt, dass alles, was in den Schutzbereich des Anspruchs fällt, erfinderisch sein muss. Im Falle eines Anspruchs auf eine neue Klasse chemischer Verbindungen darf die Auswahl dieser Verbindungen nicht willkürlich, sondern muss durch eine technische Wirkung gerechtfertigt sein, durch welche sich die beanspruchten Verbindungen von vielen anderen Verbindungen unterscheiden. Darüber hinaus muss diese technische Wirkung so gut wie allen beanspruchten Verbindungen gemeinsam sein.

Der Court of Appeal führte ferner aus, dass die beanspruchte technische Wirkung vor dem Hintergrund der Lehre der Patentschrift und des allgemeinen Fachwissens plausibel sein muss. Die Plausibilitätsprüfung stellt eine niedrige Hürde dar, die spekulativen Ansprüchen vorbeugen soll. Dennoch muss es einen realen Grund für die Annahme geben, dass die beanspruchte Erfindung tatsächlich die versprochene technische Wirkung haben wird.

Dem Court of Appeal zufolge war nicht plausibel, dass so gut wie alle anspruchsgemäßen Verbindungen gegen Flaviviridae wirksam waren. Wie vom erstinstanzlichen Richter hervorgehoben, enthielt das Patent weder Versuchsdaten, die zeigten, dass die beanspruchten Verbindungen möglicherweise wirksam waren, noch eine Begründung für die Behauptung, dass sie wirksam seien, was daher reine Spekulation blieb. Im Übrigen fügte die Patentschrift dem allgemeinen Fachwissen in der Frage, welche Nukleosid-Analoga gegen Flaviviridae wirksam sein könnten, nichts hinzu. Folglich umfasste der Anspruch Verbindungen, die keinen technischen Beitrag zum Stand der Technik leisteten.

Der Court of Appeal bestätigte daher das erstinstanzliche Urteil und wies die Berufung zurück.

4. Der Fachmann

AT Österreich

Oberlandesgericht Wien, 25. März 2015 (34 R 16/15w)

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Bestimmung des Fachmanns

In 34 R 16/15w führte das Oberlandesgericht (OLG) Wien aus, dass der Beurteilungsmaßstab dafür, was der Stand der Technik lehrt und wie Vorveröffentlichungen zu verstehen sind, der Durchschnittsfachmann sei. Es handle sich hierbei um eine Kunstfigur und damit letztlich nur um ein Werkzeug des Gerichts, das dazu diene, einen unbestimmten Rechtsbegriff auszufüllen. Der Fachmann besitze durchschnittliche Fachkenntnisse, kenne aber den gesamten Stand der Technik seines Fachgebiets.

Ob eine Erfindung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, sei grundsätzlich eine Rechtsfrage (Oberster Gerichtshof (OGH), 17 Ob 24/09t; 17 Ob 13/09z). Da sich die Erfindungshöhe am Stand der Technik, also am Fachwissen, über das der "Durchschnittsfachmann“ auf dem betreffenden Gebiet verfügt, orientiere, sei die Beurteilung, ob sich das eingetragene Patent für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergebe, in erster Linie von einer Tatfrage abhängig. Es sei daher maßgebend, ob sich aus den ins Treffen geführten Vorveröffentlichungen für den Fachmann im Prioritätszeitpunkt die technische Lehre des Streitpatents in naheliegender Weise ergebe.

In diesem Zusammenhang rügte die Patentinhaberin einen rechtlichen Feststellungsmangel, da das Patentamt keine Konstatierungen zum Fachwissen getroffen hätte und eine Festlegung des Fachmanns in concreto nicht erforderlich sei, da sich die Fähigkeiten des heranzuziehenden Fachmanns durch das Patent selbst bestimmen würden und somit das Patent selbst die Beurteilungsgrundlage dafür bilde. Grundsätzlich sei unter einem Fachmann ein Sachverständiger/Sachkundiger zu verstehen, der über durchschnittliche Fähigkeiten zur Überwindung technischer Schwierigkeiten verfüge und den Stand der Technik kenne. Es bedürfe in erster Linie entsprechender Feststellungen, was sich für den Fachmann im Prioritätszeitpunkt aus den Vorveröffentlichungen ergeben hätte (OGH, 17 Ob 4/11d). Solche Feststellungen habe das Patentamt getroffen, Feststellungsmängel lägen somit nicht vor (siehe auch OLG Wien, 34 R 80/14f und 34 R 81/14b).

FR Frankreich

Berufungsgericht Paris, 30. Oktober 2015 (13/07821) – Boegli gegen Darsail

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Fachmann

Das Berufungsgericht hatte – in anderer Zusammensetzung – erneut über diesen Fall zu entscheiden, nachdem sein erstes Urteil aufgehoben worden war (20. November 2012 – Kassationsbeschwerde Nr. 11-18440), in dem es die Ansprüche des europäischen Patents 1 324 877 für nichtig erklärt hatte, ohne den Fachmann genau zu definieren.

Das Patent von Firma B war auf eine Vorrichtung zum Prägen und Satinieren von Flachmaterial gerichtet. Im jetzigen Urteil befand das Berufungsgericht, dass der Fachmann ein auf dem technischen Gebiet der Erfindung tätiger Techniker ist, der sowohl allgemein als auch auf seinem Tätigkeitsfeld über durchschnittliche Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt und nicht über Eigenschaften, die eine erfinderisch tätige Person ausmachen. Wenn der Maßstab für die Beurteilung der Nacharbeitbarkeit der Erfindung (und ebenso der erfinderischen Tätigkeit) nicht unmäßig niedrig oder hoch angesetzt werden soll, muss als Fachmann eine Referenzperson gesehen werden, die andere Fähigkeiten besitzt als der von Darsail definierte Fachmann, nämlich ein Ingenieur für Werkzeugmaschinen, der auf die Entwicklung von Vorrichtungen zum Prägen und Satinieren spezialisiert ist, und auch als der von Firma B definierte Fachmann, nämlich ein Experte der Mikromechanik mit Kenntnissen im Bereich der Optik, weil die erste Definition zu vage und die zweite zu präzise ist. Das Berufungsgericht definierte den Fachmann daher als einen Ingenieur, der auf Maschinenteile spezialisiert ist, die im Druck- und Gravursektor zum Einsatz kommen.

Bezüglich der ausreichenden Offenbarung erinnerte das Gericht an die anwendbaren Grundsätze und verneinte den von Firma D vorgebrachten Nichtigkeitsgrund.

Zur erfinderischen Tätigkeit stellte das Gericht fest, dass die technische Aufgabe, die das Patent im vorliegenden Fall lösen soll, in der Bereitstellung einer Vorrichtung besteht, die auf satinierter Verpackungsfolie Zeichen erzeugen kann, die variable optische Effekte bewirken. Angesichts der geltend gemachten Vorwegnahmen kam das Gericht zu dem Schluss, dass der Fachmann ohne besondere Anstrengung und mittels einfacher und gängiger, in sein Tätigkeitsfeld fallender Verrichtungen die Erfindung aus dem Stand der Technik ableiten und auf offensichtliche Weise von der technischen Aufgabe zu ihrer in Anspruch 1 genannten Lösung gelangen kann. Davon hätte ihn im Übrigen auch nichts abgehalten. Die Schlussfolgerung von Firma D, dass Anspruch 1 nicht erfinderisch sei, ist daher begründet.

Bezüglich der Neuheit befand das Gericht, dass die zur Stützung einer angeblichen Vorbenutzung vorgebrachten fremdsprachigen und nicht übersetzten Dokumente ebenso wie das Affidavit in Form einer Kopie, deren Original auch nach Aufforderung nicht vorgelegt wurde, keine Beweiskraft haben.

Anmerkung des Herausgebers: Siehe auch Berufungsgericht Paris, 23. September 2014 (13/01377) – Gaztransport et Technigaz gegen Chantier de l'Atlantique (divergierende Meinungen verschiedener Experten – Vorurteil).