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Informations juridiques

La jurisprudence des États parties à la CBE

B. Nouveauté

1. État de la technique

CH Suisse

Tribunal fédéral des brevets, 7 octobre 2015 (O2013_006)

Mots-clés : nouveauté – usage antérieur public – niveau de preuve

Le brevet litigieux portait sur un dispositif hydraulique de pressage permettant des opérations d'assemblage déterminées. Ce brevet a fait l'objet d'une action en nullité fondée, entre autres, sur une allégation d'usage antérieur public.

Les chambres de recours de l'OEB et le tribunal fédéral allemand des brevets s'étaient déjà penchés sur ce brevet dans le cadre de procédures parallèles. Le tribunal fédéral suisse des brevets a retenu qu'aux fins d'harmonisation au niveau européen, il convenait de prendre en compte les décisions rendues par les juridictions étrangères dans le cadre de procédures parallèles. Il a estimé que les parties étaient tenues, à tous les stades de la procédure, de l'informer immédiatement de telles décisions.

Pour prouver l'accessibilité au public, il convient, selon le tribunal fédéral suisse des brevets, d'établir de quel objet technique il s'agit et par qui, à qui, à quel moment avant la date de priorité et dans quelles conditions il a été rendu accessible. Cela signifie qu'il est nécessaire d'établir une chaîne d'allégations fondées et, le cas échéant, de preuves correspondantes dont il ne fait pour l'essentiel aucun doute qu'elles sont clairement liées entre elles, qui prouve ces éléments de fait considérés ensemble. Il convient donc, dans le cadre du litige, d'apporter la preuve d'une suite d'événements concrets qui se sont produits.

On considère qu'une preuve est apportée dès lors que, sur la base de critères objectifs, le tribunal est convaincu de la véracité d'une allégation. Une certitude absolue ne saurait alors être exigée. Il suffit que le tribunal n'ait plus aucun doute sérieux quant à l'existence du fait allégué ou qu'à tout le moins, les doutes qui demeurent semblent insignifiants.

La preuve peut être apportée par différents moyens. Elle peut l'être, par exemple, en produisant une facture ou un bon de livraison daté adressé à un tiers déterminé qui n'est pas soumis à une obligation de confidentialité, à condition que la facture ou le bon de livraison présente un lien concret avec un objet technique défini (une désignation précise, comme le numéro de machine). Une telle pièce doit être accompagnée d'un document supplémentaire qui permet de rattacher un enseignement technique concret à cette désignation précise (par exemple un dessin technique qui comporte également la désignation en question). À l'inverse, une descente sur les lieux permet de prouver uniquement l'apparence qu'avait la machine au moment de la descente sur les lieux, et non celle qu'elle avait au moment de la livraison.

Concluant à un usage antérieur public, le tribunal fédéral des brevets a donc fait droit, en partie, à la demande et réduit la portée du brevet.

CH Suisse

Tribunal fédéral des brevets, 10 juin 2016 (O2012_043)

Mots-clés : nouveauté – usage antérieur public – accord de confidentialité

L'invention concernait un véhicule sur rail doté d'un dispositif de transmission (EP 1 963 157). Lors de la procédure de contrefaçon, les défendeurs ont soulevé une exception de nullité fondée sur un usage antérieur public : les documents de conception divulguant l'ensemble des caractéristiques des revendications avaient en effet été envoyés. Le seul point litigieux concernait la question de savoir si les informations transmises faisaient l'objet d'un accord de confidentialité.

Un concurrent des défendeurs avait adressé une demande à un tiers en se référant à une obligation de garder le secret. Ce tiers avait alors transmis par courriel les documents de conception en question au concurrent du défendeur et au défendeur lui-même. Ni le courriel ni les documents de conception ne mentionnaient une obligation de secret.

Le Tribunal fédéral des brevets s'est référé à la jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets, selon laquelle la transmission d'une information technique à un client ne doit normalement pas être considérée comme secrète (T 173/83, T 958/91, T 602/91). En l'absence d'une mention expresse concernant une obligation de secret, la personne qui transmet les pièces doit partir du principe que les informations transmises seront mises à la disposition du public, et le destinataire que la transmission à des tiers n'est soumise à aucune restriction.

La transmission en cause constituait donc une transmission au public. Il convenait dès lors de clarifier s'il y avait une obligation implicite de confidentialité. Celle-ci pourrait par exemple résulter de l'ensemble des circonstances dans lesquelles la transmission avait été effectuée, comme par exemple d'une coopération en vue de développer un produit. Une obligation implicite de secret doit toutefois être considérée comme une exception et résulter de manière certaine des circonstances.

Dans son arrêt X ZR 6/13 – Pince de sertissage (voir résumé suivant ci-dessous), la Cour fédérale allemande a conclu qu'une offre ne s'adressant pas au public mais à un partenaire contractuel (potentiel) ne représente un usage antérieur public que si, en se fondant sur l'expérience, la diffusion à des tiers des connaissances ainsi transmises serait évidente. Si l'offre porte sur la fabrication d'un objet à mettre au point, cela ne serait pas nécessairement le cas. En l'occurrence, les informations avaient été transmises non seulement à un partenaire contractuel (potentiel), mais également à un tiers (le défendeur). En outre, les documents en question ne décrivaient pas un objet à mettre au point, mais permettaient directement à l'homme du métier de construire un véhicule sur rail conformément à ce qui était revendiqué.

Le Tribunal fédéral des brevets a estimé que le tiers qui avait transmis les documents de conception n'avait manifestement aucun intérêt à considérer secrète la technologie offerte ou à demander la délivrance d'un brevet. Le défendeur n'avait lui non plus aucun intérêt à conserver le secret, et le concurrent du défendeur avait un tel intérêt uniquement en ce qui concerne les informations qu'il avait transmises au tiers, et non les informations reçues de ce dernier. Le ton soi-disant confidentiel utilisé entre les parties ne suffisait pas pour conclure à l'existence d'une obligation implicite de confidentialité. Les informations n'avaient par ailleurs pas été transmises dans le cadre de relations en vue de passer un contrat.

Il importe peu que la chambre de recours de l'OEB n'ait pas tenu compte de l'usage antérieur public dans la procédure parallèle T 477/14, étant donné qu'elle n'avait pas examiné les documents en question vu qu'elle ne les avait pas admis dans la procédure.

Le brevet a dès lors été annulé et l'action en contrefaçon a été rejetée.

L'appel du demandeur (titulaire du brevet) contre l'arrêt du tribunal fédéral des brevets a été rejeté comme non fondé par le tribunal fédéral (4A_427/2016).

DE Allemagne

Cour fédérale de justice, 9 décembre 2014 (X ZR 6/13) – Pince de sertissage

Mots-clés : nouveauté – usage antérieur public – offre adressée à un partenaire contractuel

Le brevet en cause portait sur un dispositif de sertissage comportant une pince de sertissage pouvant elle-même être raccordée au choix à un dispositif d'entraînement manuel ou à un dispositif d'entraînement motorisé.

L'usage antérieur public allégué par le demandeur en nullité concernait un dispositif de sertissage, mis sur le marché avant la date de priorité, qui ne comportait qu'un dispositif d'entraînement motorisé. Cependant, il était aussi muni d'ouvertures qui, de l'avis du demandeur, étaient destinées à la fixation ultérieure d'un dispositif d'entraînement manuel qui n'avait pas encore été mis au point. La société de distribution avec laquelle travaillait le titulaire du brevet avait d'ailleurs proposé au fabricant du dispositif de sertissage (qui avait accepté la proposition) de mettre au point un dispositif d'entraînement manuel pour le dispositif de sertissage. De plus, le demandeur en nullité invoquait l'expérience de la vie courante pour soutenir que les acheteurs du dispositif de sertissage auraient demandé à quoi servaient les ouvertures présentes dans les bras de leviers, et la fonction de ces dernières leur aurait été alors expliquée.

La Cour fédérale de justice a décidé que ceci ne constituait pas un usage antérieur public. Une offre ne s'adressant pas au public, mais à un partenaire contractuel (potentiel), ne peut constituer en soi un état de la technique pertinent que si l'expérience permet de supposer que les connaissances ainsi transmises au destinataire de l'offre ont été communiquées à des tiers quelconques (Cour fédérale de justice X ZR 81/11 – Électronique de mesure pour débitmètre à effet Coriolis ; Cour fédérale de justice X ZR 189/03 – Élément de coffrage ; Cour fédérale de justice I ZR 34/57 – Plaque pour presse thermique). Or, lorsque l'offre porte sur la fabrication d'un objet qui n'a pas encore été mis au point, cette hypothèse ne peut pas nécessairement être retenue, puisque les parties en présence peuvent avoir intérêt à ce que le projet de développement ne soit pas divulgué avant la mise sur le marché du produit.

Le demandeur n'a pas été non plus en mesure de prouver que la fonction des ouvertures avait été expliquée aux acheteurs. D'ailleurs, il ne suffit pas qu'une telle explication ait été vraisemblable en invoquant l'expérience de la vie courante. Certes, pour qu'il y ait usage antérieur public, il suffit qu'existe une possibilité relativement concrète pour que des tiers quelconques, et donc également des personnes du métier, acquièrent une connaissance fiable de l'invention, et l'expérience générale peut servir à justifier l'hypothèse que cette possibilité a existé. Cependant, une telle conclusion fondée sur l'expérience de la vie courante n'est envisageable que lorsqu'il existe au moins un acte de communication auquel on puisse rattacher l'expérience, comme c'est le cas pour une offre ou une livraison. Pour qu'il y ait usage antérieur public, il ne suffit donc pas qu'une personne en possession de l'invention ait été prête à rendre l'objet de celle-ci accessible au public. Il est au contraire nécessaire qu'une telle communication ait effectivement eu lieu (Cour fédérale de justice X ZR 159/98 – Bande d'acier sans cornes). Le simple fait qu'une explication relative à la fonction des ouvertures ait vraisemblablement pu être donnée n'a pas suffi à convaincre la cour qu'une telle explication ait effectivement eu lieu. Aucune généralité ne peut en effet être formulée quant au fait qu'il soit ou non usuel d'expliquer aux acheteurs d'un dispositif technique les détails d'une utilisation future, possible ou prévue, de ce dispositif.

FR France

Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2014 (12/18548) – Decathlon c. Time Sport

Mots-clés: nouveauté – usage antérieur public  – absence de date certaine

La société T est titulaire du brevet européen 0 682 885 sous priorité du brevet français 9 406 014 du 10 mai 1994, intitulé "dispositif de fixation occipitale d'un casque". Elle a fait assigner en contrefaçon la société D qui à titre reconventionnel contestait la validité du brevet. Après avoir été condamnée pour contrefaçon en première instance, la société D a interjeté appel.

La cour d'appel confirme le bénéfice de la priorité française et sur la demande de nullité énonce que la nouveauté de l'invention doit s'apprécier à la date de priorité du brevet (10 mai 1994) et que pour porter atteinte à la nouveauté du brevet, l'antériorité doit divulguer les éléments constitutifs de l'invention dans la même forme, le même agencement, la même fonction en vue du même résultat technique de sorte que l'homme du métier puisse par cette divulgation reproduire l'invention.

La société D a invoqué en appel de nouvelles antériorités dont le casque Avalanche de la société B ; la société T conteste la date de divulgation de cette antériorité. La cour d'appel juge que les pièces produites par la société D à l'appui de ses allégations ne permettent pas de lui donner une date certaine. En effet, celle-ci ne saurait résulter d'une attestation sur l'honneur du directeur des affaires de la société B et d'une simple photographie produite par lui, établies pour le compte de sa propre société à l'occasion d'une action en nullité engagée contre la société T en Allemagne. De plus, la seule description sommaire faite du casque dans un article de revue d'août-septembre 1993, qui le présente comme le "seul casque du marché à comporter un ajustement par membrane gonflable" ne peut, en tant que telle, constituer une divulgation utile, ni démontrer une mise effective sur le marché du casque à cette date, pas plus que les annonces commerciales ne faisant que mentionner le prix de vente des casques, alors que la société D reconnaît elle-même dans ses écritures que l'article du magazine Bicycling de novembre 1993 ne fait qu'annoncer "la sortie prochaine de la nouvelle gamme Pro de Bell". Dans ces conditions, la production d'une boîte d'emballage du casque Bell Avalanche portant mention d'un copyright de 1993 n'assure pas une mise effective sur le marché à la même date, étant observé que l'exemplaire du casque versé aux débats porte, lui, la date de 1995.

La cour confirme le jugement de première instance sur le rejet de la demande en nullité.

Note de la rédaction : pourvoi contre cet arrêt de la cour d'appel rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 22 novembre 2016 (15-16647), voir résumé au PIBD (2017) n° 1063-III-1.

FR France

Tribunal de grande instance de Paris, 7 mai 2015 (13/16172) – MGI c. Aqua Consult

Mots-clés : nouveauté – usage antérieur public – accessibilité au public de prototypes

La société M, titulaire du brevet européen 1 756 784 intitulé "Dispositif de détection d'une chute d'un corps dans une piscine", a assigné la société A en contrefaçon des revendications 1, 2 et 4 de la partie française du brevet.

Sur la revendication du droit de priorité au bénéfice de la société M, la société A contestait, faute de respect des formes, la validité de la cession de droit de priorité sur le fondement de l'art. 72 CBE et d'une décision de l'OEB. La société M avance que la modification du nom du titulaire résulte d'une rectification d'erreur et non d'une cession. Le tribunal constate que les deux parties s'accordent pour l'application du droit français. Le tribunal juge que les formalités pour autoriser la société M à solliciter à titre d'ayant cause la priorité sont respectées. Il énonce ensuite qu'il s'agissait d'une autorisation d'utiliser un droit de priorité́ précédant une démarche tendant à̀ substituer le nom de la société M à celui d'une autre société comme titulaire, d'autre part qu'il ne s'agissait pas pour les deux sociétés de procéder à la cession du certificat d'utilité́ (fondant la priorité) mais au remplacement du nom de la société par celui de la société M dans le cadre d'une procédure de rectification d'erreur. Le tribunal conclut que la société M est fondée à revendiquer le bénéfice de la priorité (7 avril 2004).

Sur le défaut de nouveauté allégué du brevet, la société A soutient que l'alarme Aquasensor de la société M constitue une antériorité de toute pièce et qu'elle a été lancée sur le marché avant la date de priorité. Le tribunal juge que le document sur l'introduction en bourse de la société M qui mentionne que cette société aurait commencé à commercialiser son premier produit sous le nom d'Aquasensor en avril 2004 ne saurait du fait de l'imprécision de cette déclaration caractériser l'existence d'une divulgation de l'objet de l'invention avant la date de priorité.

En effet, ce document ne décrit pas les caractéristiques du produit en question, il ne constitue pas un document technique de nature à̀ caractériser l'existence d'une divulgation du produit protégé. Quant au catalogue, il n'est pas démontré que le catalogue a été distribué́ au public avant le 7 avril 2004. Dès lors, la seule production de ce catalogue portant indication du mois de mars 2004 n'établit pas que le public a pu acheter les produits Aquasensor y figurant avant le 7 avril 2004, et les seules indications descriptives de ces alarmes mentionnées sur ce catalogue ne peuvent caractériser la divulgation de l'invention.

Enfin la Sté A relève que les alarmes avaient été remises à un laboratoire pour leur évaluation de sorte qu’elles auraient été ainsi divulguées. Le Tribunal relève par ailleurs, que le rapport d'évaluation des alarmes Aquasensor dressé par le laboratoire et daté du 8 avril 2004 fait état d'essais réalisés sur ces alarmes les 27 février et 4 mars 2004. La remise des alarmes à ce laboratoire à des fins d'expérimentation ne peut être assimilée à une divulgation de l'invention, l'expérimentateur ne pouvant être assimilé au public, un tel laboratoire étant tenu à un devoir de confidentialité à l'égard de la société qui lui remet ses prototypes pour qu'ils y soient testés. Dès lors, cette remise ne peut être assimilée à̀ une divulgation de l'invention.

Le Tribunal conclut que la Sté A a échoué à démontrer que le brevet est nul pour défaut de nouveauté.

FR France

Tribunal de grande instance de Paris, 14 avril 2016 (14/05992) – SAS Bayer Healthcare & Bayer Animal Health GmbH c. Intervet International BV

Mots-clés : nouveauté – autodivulgation

La société B a mis en cause la validité de la partie allemande, italienne, espagnole et française du brevet européen 1 022 944 de la société I devant différentes juridictions nationales. Au soutien de sa demande en nullité pour défaut de nouveauté, la société B oppose "l'autodivulgation" de l'invention par ses inventeurs dans un article paru dans une revue scientifique publiée en avril 1997, soit antérieurement à la date de priorité.

Le tribunal énonce qu'une antériorité n'est susceptible d'affecter la nouveauté d'une invention que si elle est certaine à la fois quant à son contenu et quant à sa date. Il doit être établi avec certitude qu'une invention de toutes pièces strictement identique a été rendue accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité. Le doute doit profiter au breveté qui bénéficie d'une présomption de validité du brevet. La divulgation constituant un fait juridique, elle peut être faite par tous moyens, à la charge du demandeur. En l'espèce, la date de priorité du brevet EP 944 est le 18 juin 1997, date de référence pour identifier l'état de la technique antérieure.

Il est avéré que l'article figure bien dans la revue scientifique datée du mois d'avril 1997. La date figurant sur la revue présume de sa publication et de sa divulgation au public au mois d'avril 1997.

La société I conteste l'exactitude de cette date, la revue ayant été, selon elle, publiée seulement le 19 juin 1997, soit le lendemain de la date de priorité du brevet. Selon le tribunal, le fait que la division d'examen de l'OEB dans le cadre de la procédure de délivrance du brevet ait retenu la date du 19 juin 1997 ne peut suffire à convaincre le tribunal. Il appartient à la société I de rapporter la preuve ou de verser au moins aux débats des éléments qui rendent vraisemblable le report de la publication de la revue d'avril 1997 au 19 juin 1997.

Or, la société I ne verse aucun élément sur le prétendu retard habituel de publication des revues à l'époque des faits. Elle produit seulement deux télécopies datées de janvier 1998, adressées en réponse par l'éditeur, à Madame F et par la British Library, à l'attention de Madame T de la société H portant sur la date de publication de la revue et son accessibilité au public des lecteurs de la British Library. Le tribunal relève que Madame F est l'un des rédacteurs de l'article et inventeurs du brevet EP 944 et que la société H est le déposant du brevet et qu'il s'agit donc de personnes ou société intéressées au brevet et à sa divulgation, ce qui affaiblit la force probante de ces pièces. Il n'est donné aucune indication sur une éventuelle publication différée. En l'absence de tout autre élément, le tribunal conclut que la société I ne parvient pas à remettre en cause le fait que l'article est paru en avril 1997.

Note de la rédaction : à propos des décisions étrangères mentionnées, il convient de noter que la cour fédérale des brevets en Allemagne a, par décision du 14 avril 2015, annulé le brevet européen EP 944 sur son territoire pour défaut de "brevetabilité" et de nouveauté ; le tribunal de Turin en Italie a ordonné une expertise dont le rapport déposé le 29 juillet 2015 conclut à la nullité de la partie italienne du brevet EP 944 pour défaut d'activité inventive. À la date de la rédaction de cette publication, la procédure était en cours. En Espagne, une procédure en contrefaçon de la partie espagnole du brevet a été initiée par les sociétés Intervet et Merk (Animal Health) contre la société Bayer Hispania suite à la modification du RCP du collier Seresto. À la date de la rédaction de cette publication, l'instance était pendante.

FR France

Cour d'appel de Paris, 27 mai 2016 (14/02829) – Launch Tech Company LTD c. FOG Automotive Distribution

Mots-clés : nouveauté – usage antérieur public – attestations

En raison du mécanisme de priorité, le brevet européen 1 813 568 bénéficie de la date de dépôt du brevet français FR 2 896 785, soit le 27 janvier 2006.

Le brevet EP 568 porte sur un pont élévateur. L'art antérieur connaît des ponts élévateurs qui comportent un système antichute à crémaillère, l'utilisateur, lorsqu’il souhaite faire descendre le pont, devant déverrouiller puis commander la descente. La présente invention est de proposer un mécanisme plus simple et un perfectionnement en termes d'encombrement moindre.

La société L qui invoque la nullité pour défaut de nouveauté prétend avoir présenté ses ponts élévateurs TLT235SBA, TLT235SCA et TLTE240SBA au salon de Francfort en septembre 2004 et au salon Equip' Auto en octobre 2005. Toutefois, les photographies des ponts élévateurs produites ne présentent aucune date certaine. La société L a produit en appel un constat établi par le Dr T, conseil en propriété industrielle, dont les indications fournies (visite en 2014 d'un atelier où figurait selon le Dr T une plaquette sur un élévateur portant la référence TLTE240SBA et mentionnant comme date de fabrication 2005/08 et comme fabricant la société L et son adresse à Shanghai selon la cour, constituent à l'évidence, une impression rapportée par Dr T qui ne saurait donner date certaine au pont élévateur en question et permettre de retenir son antériorité. La société L a également produit une attestation de M. B, son employé depuis 2004 en qualité de technicien de maintenance. Selon la cour, cette attestation, outre qu'elle a été rédigée par un salarié de la société, est également sujette à caution en ce que celui-ci, alors que la société L commercialise différents types de matériels et de ponts élévateurs, aurait gardé en mémoire pour en attester le 2 mai 2014 la référence du numéro de série d'un pont vendu en 2005. Les deux attestations précitées, produites en appel et concernant le seul pont élévateur TLTE240SBA, ne démontrent pas une divulgation antérieure au 27 janvier 2006 de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la description qui en a été faite.

Enfin la société L affirme que les revendications du brevet EP 568 se trouvent toutes entières tantôt dans le pont élévateur TLTE232SBA, tantôt dans celui TLTE240SBA, tantôt dans celui TLT235SBA et tantôt dans celui TLT235SCA. Cependant, elle ne le démontre pas faute de distinguer techniquement les ponts élévateurs qu'elle vise, et elle ne produit qu'un guide d'utilisation portant les mentions TLTE232SBA et TLTE240SBA, qui ne décrit pas les éléments caractérisant les ponts en question mais donne des consignes pour leur utilisation.

GB Royaume-Uni

Tribunal des brevets, 1er décembre 2014 – Idenix Pharmaceuticals Inc. c. Gilead Sciences Inc. & Ors [2014] EWHC 3916 (Pat) ; Cour d'appel, 8 novembre 2016 – Idenix Pharmaceuticals Inc. c Gilead Sciences Inc. & Ors [2016] EWCA Civ 1089

Voir chapitre F. Priorité.

GB Royaume-Uni

Tribunal des brevets, 23 novembre 2015 – Unwired Planet International Ltd c. Huawei Technologies Co Ltd & Ors [2015] EWHC 3366 (Pat)

Mots-clés : nouveauté – état de la technique – date de priorité – fuseau horaire pertinent

En faisant valoir l'absence de nouveauté à l'égard du brevet européen (UK) 2 229 744, les défendeurs s'étaient appuyés sur un document intitulé Ericsson TDoc. Il n'était pas contesté que ce document équivalait à une divulgation suffisante de l'invention. La question se posait de savoir s'il faisait partie de l'état de la technique à la date de priorité revendiquée par le brevet, à savoir le 8 janvier 2008.

Le point de droit examiné concernait les fuseaux horaires internationaux. Le document Ericsson TDoc avait été téléchargé par Ericsson en Europe le 8 janvier 2008 et était devenu immédiatement accessible à tous partout dans le monde. Le document de priorité avait été déposé auprès de l'USPTO quelques heures plus tard à une date qui était la même aux États-Unis et en Europe, à savoir le 8 janvier 2008. Les défendeurs ont allégué que lorsque le document Ericsson TDoc avait été mis en ligne, il était accessible à certaines personnes dans le monde, par exemple à Hawaï, le 7 janvier 2008. Il était donc compris dans l'état de la technique à cette date.

Selon le juge Birss, les points de départ devaient être l’art.  2(2) de la Loi sur les brevets 1977 et l'art. 54(1) CBE, qui énoncent en substance ce qui suit : l'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de priorité. Ces termes se réfèrent à des éléments rendus accessibles avant une date donnée. La date mentionnée est la date de priorité. Il n'est pas fait référence à une date calendaire.

La première question à trancher était celle de la date de priorité. À n'importe quel moment dans le monde, l'heure et la date sont différents. C'est par conséquent un non-sens d'affirmer qu'une date donnée a une quelconque valeur absolue. La date de priorité doit s'appuyer sur un cadre de référence et le seul qui soit pertinent est celui de l'office des brevets auprès duquel le document de priorité a été déposé. Le système international de priorité (qui se fonde sur l'art. 4A de la Convention de Paris) garantit que la date à laquelle un document de priorité a été déposé et l'office auprès duquel il a été déposé sont toujours des faits connus. Ces deux faits sont les seuls qui importent.

Une fois que la date de priorité a été correctement définie, la deuxième question est simplement de savoir si le prétendu état de la technique a été rendu accessible avant cette date. De plus, en vertu de la CBE, une divulgation effectuée le même jour que la date de priorité et bien qu'antérieure dans le temps n'est pas comprise dans l'état de la technique. L'art. 54(2) CBE se réfère aux divulgations effectuées avant la date de priorité et non à cette date.

Le juge a donc conclu comme suit : le document de priorité a été déposé auprès de l'USPTO le 8 janvier 2008. Le cadre de référence de l'USPTO (Eastern Standard Time (EST)) était donc celui à prendre en considération. Le document Ericsson TDoc a été rendu accessible au public le 8 janvier 2008, à 2h36 EST ; il n'était donc pas accessible avant la date de priorité. Le fait que cette date ait correspondu au 7 janvier dans d'autres parties du monde n'est pas pertinent.

Note de la rédaction : Les conclusions du juge sur cette question ont été confirmées en appel (cf. Cour d'appel, 12 avril 2017 – Unwired Planet International Ltd c. Huawei Technologies Co Ltd & Ors [2017] EWCA Civ 266).

GB Royaume-Uni

Tribunal des brevets, 10 août 2016 – Actavis Group PFC EHF & Ors c. ICOS Corp [2016] EWHC 1955 (Pat)

Mots-clés : nouveauté – demande PCT interférente comme état de la technique – droit de priorité – charge de la preuve

Les requérants contestaient la validité du brevet européen (UK) 1 173 181 pour absence de nouveauté et avaient cité une demande PCT ("demande Stoner") comme état de la technique au titre de l'art. 2(3) de la Loi sur les brevets de 1977 (art. 54(3) CBE). Il leur appartenait donc d'établir que cette demande jouissait effectivement de la priorité revendiquée. Le litige entre les parties ne portait pas sur la priorité matérielle, qui nécessite d'appliquer le test de la "même invention" au sens de l'art. 87(1) CBE, mais sur la question de savoir si les conditions de forme étaient remplies pour que la revendication de priorité soit valable (cf. Edwards Lifesciences c. Cook Biotech Inc [2009] EWHC 1304 (Pat)).

Le juge Birss a affirmé qu'en principe, cette question se pose chaque fois qu'un état de la technique est invoqué au titre de l'art. 2(3) précité/de l'art. 54(3) CBE, dès lors que la pertinence de la demande antérieure dépend de la validité de sa priorité, en particulier lorsque le demandeur au nom duquel la demande antérieure a été déposée n'est pas partie à la procédure. Pour que la priorité soit valable, elle doit remplir un certain nombre de conditions de forme, faute de quoi la demande concernée n'est pas comprise dans l'état de la technique au titre de l'art. 2(3) précité/de l'art. 54(3) CBE. La charge de la preuve incombe à la partie qui conteste la validité, en l'occurrence aux requérants. Cependant, si des preuves suffisantes permettent de conclure que la priorité remplit les conditions de forme, la charge de la preuve est transférée au titulaire du brevet, qui doit réunir des preuves pour réfuter cette conclusion.

La page de garde du document de priorité indiquait Mmes Stoner et Waldstreicher comme inventeurs. La page de garde de la demande Stoner indiquait Merck & Co. Inc. et Mme Waldstreicher comme demandeurs pour tous les pays en dehors des États-Unis, et Mme Stoner comme inventeur/demandeur pour les États-Unis. À première vue, la demande permettait de conclure que la priorité remplissait bien les conditions de forme. La demande Stoner était une demande PCT. Les désignations pour le brevet européen (UK) et le brevet national au Royaume-Uni, toutes deux incluses dans la demande PCT, étaient les demandes pertinentes pour l'art. 2(3) précité/l'art. 54(3) CBE. Ces demandes avaient Merck & Co. Inc. et Mme Waldstreicher comme demandeurs. Étant donné que Mme Waldstreicher était désignée comme l'un des inventeurs, sa revendication de priorité reposait de prime abord, sur le plan formel, sur une base solide. La revendication de Merck se fondait probablement sur un transfert de Mme Stoner. Si le demandeur est un grand groupe pharmaceutique international, le tribunal est en droit de présumer que de tels organismes disposent de départements brevets professionnels, qui sont notamment chargés de garantir le respect de ce type de formalités. Il en va de même si le demandeur est représenté par un professionnel.

En l'absence de preuves du contraire, les preuves étaient suffisantes pour conclure que la priorité remplissait les conditions de forme. Par conséquent, la charge de la preuve avait été transférée au titulaire du brevet, qui aurait dû réunir des preuves pour réfuter cette conclusion, ce qu'il n'avait pas fait. Le Tribunal a donc estimé que la demande Stoner jouissait de la priorité revendiquée.

Note de la rédaction : les conclusions du juge sur cette question ont été confirmées en appel (cf. Cour d’appel, 1er novembre 2017 – Actavis Group PTC EHF & Anor c. Teva UK Ltd & Ors [2017] EWCA Civ 1671).

GB Royaume-Uni

Tribunal des brevets, 28 octobre 2016 – Thoratec Europe Ltd c. AIS GmbH Aachen Innovative Solutions [2016] EWHC 2637 (Pat)

Mots-clés : nouveauté – usage antérieur public – obligation implicite de confidentialité – charge de la preuve

Thoratec avait demandé que les brevets européens (UK) 2 047 872 et 2 234 658 détenus par AIS et portant sur un dispositif de cathéter soient révoqués et qu'il soit constaté qu'ils n'avaient pas été contrefaits. Thoratec avait allégué l'absence de nouveauté et/ou le défaut d'activité inventive par rapport, entre autres, à une utilisation antérieure d'un dispositif appelé "pompe de cathéter Reitan"("PCR") aux Pays-Bas. Cette utilisation antérieure consistait en la fourniture d'une PCR par Jomed AB au Dr Dekker et à ses collègues, qui étaient employés par le CHU de Maastricht, et ce à des fins de recherche. AIS a fait valoir que cette utilisation antérieure était confidentielle. La construction de la PCR ne faisait l'objet d'aucune contestation sérieuse et le juge Arnold a déclaré que ses caractéristiques auraient été évidentes pour un homme du métier se trouvant dans la situation du Dr Dekker et de ses collègues.

Il est communément admis qu'il appartient à la partie qui a invoqué une utilisation antérieure d'un produit de prouver que cette utilisation a rendu la construction du produit en question (dans la mesure où elle est pertinente) accessible au public, mais que la charge de la preuve quant à l'existence d'une obligation de confidentialité peut incomber à l'autre partie (cf. Dunlop Holdings Ltd's Application [1979] RPC 523).

AIS a déclaré qu'en vertu du droit néerlandais, le Dr Dekker et ses collègues avaient été soumis à une obligation implicite de confidentialité. Le juge Arnold a résumé les principes pertinents du droit néerlandais comme suit :

i) À l'instar du droit anglais, le droit néerlandais reconnaît que des obligations de confidentialité peuvent découler non seulement d'accords exprès, mais également de manière implicite des circonstances dans lesquelles des informations sont obtenues ou reçues.

ii) Le test est un test objectif.

iii) Il existe, en général, une présomption réfutable selon laquelle les recherches effectuées par une université ou toute autre institution universitaire pour un tiers sont confidentielles.

iv) Pour déterminer si cette présomption a été réfutée, il convient de prendre en compte toutes les circonstances pertinentes, notamment toute preuve écrite disponible sur les conditions auxquelles l'institution s'est engagée à réaliser les travaux, ainsi que des dépositions de témoins.

Le juge a souligné que ce qui importait en l'espèce était de déterminer si la disposition du couplage magnétique dans la PCR avait été rendue accessible au public. La question essentielle était donc de savoir si le Dr Dekker et ses collègues étaient libres de divulguer ces informations à des tiers ou s'ils étaient soumis à cet égard à une obligation implicite de confidentialité.

À partir de son analyse des preuves, notamment des dépositions du Dr Dekker et d'un ensemble de preuves écrites sur les circonstances de l'affaire, le juge Arnold a conclu que ces preuves permettaient de réfuter clairement la présomption selon laquelle la fourniture par Jomed de la PCR au Dr Dekker et à ses collègues avait été soumise à une obligation de confidentialité. En particulier, la disposition du couplage magnétique n'était pas confidentielle.

NL Pays-Bas

Cour d'appel régionale de la Haye, 17 mars 2015 – Doebros c. Rijkswaterstaat

Mots-clés : nouveauté – accessibilité au public – obligation de confidentialité – charge de la preuve

Le 30 octobre 2013, Doebros a fait appel du jugement du Tribunal de première instance de La Haye en date du 31 juillet 2013 faisant droit à une action en nullité de la partie néerlandaise de son brevet européen ayant pour objet un poste d'extinction d'incendie (EP 1 224 954). Cette action avait été engagée par Rijkswaterstaat (l'organisme public néerlandais chargé des routes et des voies navigables, ci-après dénommé "RWS"). RWS avait notamment fait valoir, parmi les motifs de nullité, que l'invention brevetée était dépourvue de nouveauté car elle faisait déjà partie de l'état de la technique à la date de priorité. RWS - ainsi qu'Ajax Chubb Varel B.V - avaient également formé des oppositions auprès de l'OEB à l'encontre du brevet délivré.

RWS avait cité une note datée du 10 mai 1999 qu'il aurait envoyée à Ajax de Boer BV (l'un des concurrents de Doebros sur le marché concerné) et qui portait sur une série d'exigences définies par RWS en matière de postes d'extinction d'incendie. Mettant en doute l'authenticité de la note et le fait même qu'elle avait été envoyée par RWS et reçue par Ajax de Boer avant la date de priorité du brevet, Doebros a fait valoir qu'il appartenait à RWS d'apporter les preuves correspondantes. RWS a produit en réponse des documents prouvant ses allégations, dont une copie de la note telle qu'elle avait été reçue par Ajax de Boer. La Cour a conclu que cette note devait être considérée comme faisant partie de l'état de la technique.

Il n'était pas indiqué dans la note qu'Ajax de Boer devait la considérer comme étant confidentielle et il ne pouvait pas non plus en être déduit une quelconque obligation de confidentialité explicite ou implicite pour Ajax de Boer. De plus, la nature des discussions entre RWS et Ajax de Boer plaidait en défaveur de l'existence d'une telle obligation implicite. Il ressortait suffisamment clairement des preuves présentes au dossier, et il n'était pas non plus contesté par Doebros, que l'objectif des discussions entre RWS et Ajax de Boer avait été d'accroître le nombre de fournisseurs présents sur le marché des postes d'extinction d'incendie. Pour RWS, il aurait été contraire à cet objectif de chercher à éviter toute diffusion plus large de la note.

La Cour a conclu que la note avait divulgué directement et sans ambiguïté toutes les caractéristiques de la revendication 1, et, quoiqu'implicitement, celles des revendications 2 et 3.

Voir également chapitre G.2. "Sursis à statuer".

2. Nouveauté de l'utilisation

FR France

Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2015 (10/19659) – Merck c. Actavis

Mots-clés : nouveauté – seconde application thérapeutique – posologie

La société M est propriétaire du brevet européen 0 724 444, qui a pour objet l'utilisation d'une faible dose de principe actif appelé Finastéride pour le traitement par voie orale de l'alopécie androgénique chez l'homme. La société A, société de droit islandais, est un des plus grands fabricants de médicaments génériques. La société A a fait assigner la société M en nullité des trois revendications du brevet. Le jugement du TGI de Paris du 28 septembre 2010 a prononcé la nullité des revendications 1, 2, 3 de la partie française du brevet européen 0 724 444 comme étant exclues du domaine de la brevetabilité conformément aux dispositions de l'art. 53 CBE 2000.

La société M avait déjà déposé des brevets mentionnant différents modes d'administration possible du finastéride (topiques [notamment application locale sur la peau] ou systémiques [notamment application par voie orale]) et envisagea des posologies particulières de 5 à 2 000 mg. Le brevet européen 0 724 444 indique "qu'il serait souhaitable d'administrer la posologie la plus faible possible d'un composé pharmaceutique à un patient et de conserver encore l'efficacité thérapeutique".

Sur la validité du brevet, la société M fait valoir que le brevet européen 0 724 444 a été déclaré valable par des juridictions étrangères, notamment anglaise, allemande, italienne, et le tribunal de La Haye.

Il est ensuite énoncé dans la décision de la cour d'appel les dispositions pertinentes de la CBE, leur évolution avec la CBE 2000, la jurisprudence de la Grande Chambre sur les revendications de "type suisse" et, enfin, la décision T 1020/03 Genentech et la décision Kos G 2/08 du 19 février 2010. La société M soutient que les dispositions de l'art. 53 c) CBE n'excluent pas la brevetabilité d'une invention de posologie.

La cour juge que si la brevetabilité d'une revendication de seconde indication thérapeutique reposant uniquement sur une caractéristique de posologie peut être admise même pour un brevet soumis à la CBE 1973 interprétée sous l'éclairage de la modification ultérieure de la convention et de la jurisprudence en résultant, celle-ci doit répondre à l'exigence de l'existence d'un enseignement technique différent, et, pour ce faire, tenir compte, comme le soutient la société M, également des caractéristiques relatives au dosage. La société M soutient que la nouveauté de l'utilisation du Finastéride réside dans son faible dosage tout en garantissant l'efficacité du traitement pour améliorer l'alopécie androgénique. Le brevet indique dans son préambule que les déposants ont découvert de manière surprenante et inattendue qu'une faible dose journalière de finastéride est particulièrement utile dans le traitement de l'alopécie androgène.

Le brevet européen 0 724 444 n'indique pas que les doses retenues permettraient d'obtenir un résultat différent du résultat obtenu par des doses différentes préconisées par le brevet antérieur EP 0 285 382. Il n'est pas plus démontré que le dosage revendiqué dans le brevet M conduit à de possibles effets secondaires différents de ceux résultant des dosages de l'antériorité alors qu'au contraire le docteur M expert désigné dans une instance en Italie, dans son rapport communiqué par la société M, indique que les effets secondaires sont les mêmes dans les groupes ayant reçu 5 mg et 1 mg de finastéride, ce qui est corroboré par la notice de 1992 du médicament Proscar.

La société M ne peut prétendre que le problème technique à résoudre serait d'identifier un composé dont le mode d'administration présenterait les meilleurs garanties en termes de sécurité (faible dosage) tout en garantissant son efficacité, alors qu'à aucun moment le brevet mentionne que des doses plus élevées de Finastéride posaient problème en terme de sécurité pour les patients et qu'il y avait à résoudre ces difficultés. Les conclusions contraires du docteur M désigné comme expert judiciaire dans le cadre d'une procédure en Italie, et du docteur P dans leurs rapports, examinés à titre de renseignements, ne sont pas de nature à établir une quelconque nouveauté de cette revendication. D'autre part, l'utilisation du Finastéride par voie orale était déjà connue et utilisée par la société M qui commercialisait déjà son médicament Proscar, mais avec un dosage de 5 mg.

La société A oppose également un article de madame S, membre du laboratoire de recherche de la société M et co-inventeur du brevet. Avec ce document S, la cour juge que l'ensemble des enseignements du brevet M sont déjà divulgués alors que ce brevet ne comporte pas par ailleurs un enseignement technique différent, spécifique, de celui de l'antériorité EP 0 285 382, de sorte que la revendication 1 du brevet européen 0 724 444 est dépourvue de nouveauté.

Le jugement annulant les revendications 1 à 3 est confirmé par substitution de motifs.

Note de la rédaction : le même jour, la cour d'appel de Paris a annulé dans une autre instance le même brevet pour insuffisance de description (CA Paris, 30 janvier 2015 (10/23603)). V. aussi TGI Paris, 5 décembre 2014 (12/3507) in PIBD (2015) 1022-III-143, et, au chapitre H.4. Posologie, la décision TGI Paris, 19 janvier 2015 (13/08566) – Mylan c. Richter Gedeon.

FR France

Cour d'appel de Paris, 3 novembre 2015 (12/23743) – Ethypharm c. Alkermes

Mots-clés : nouveauté – revendication de type suisse – méthode de traitement thérapeutique

La société A expose fabriquer et commercialiser des particules d'agent thérapeutique ou de diagnostic ayant une dimension nanométrique. Elle est titulaire du brevet européen 0 644 755. La société E est un laboratoire pharmaceutique français qui expose fabriquer un médicament, dont le principe actif est le fénofibrate. Apprenant que la société E fabriquait des particules nanonisées de fénofibrate et avait obtenu plusieurs autorisations de mise sur le marché pour un produit fénofibrate 145 mg, la société A l'a fait assigner en contrefaçon de la revendication 9 de son brevet 755.

Sur la validité de la revendication 9 du brevet 755, la cour énonce qu'en application de l'art. 54(5) CBE 1973, un brevet européen peut être délivré pour toute indication médicale ultérieure déterminée d'une substance ou composition connue, pour autant que la revendication soit rédigée sous la forme, dite de "type suisse", de l'application d'un produit en vue d'obtenir un médicament utilisé pour une nouvelle application thérapeutique. Il est donc nécessaire, poursuit la cour, qu'une substance spécifique déterminée trouve une nouvelle utilisation thérapeutique se distinguant de l'état de la technique, étant rappelé qu'une simple revendication de procédé portant sur un traitement thérapeutique n'est pas brevetable.

En l'espèce la revendication 9 du brevet porte sur toute substance médicamenteuse, à la seule exclusion du naproxène et de l'indométhacine déjà enseignés par l'état de la technique, dans le seul but d'accélérer le début de son action après son administration à un mammifère. Cette revendication ne vise aucune substance ou composition connue déterminée en vue d'obtenir un médicament destiné à une utilisation thérapeutique déterminée nouvelle. En effet, l'accélération revendiquée du début de l'action du médicament n'est qu'un mode d'action d'un médicament, au demeurant non défini, et ne peut être considérée comme une utilisation thérapeutique de ce médicament. Il s'ensuit que la revendication 9 n'enseigne qu'un mode accéléré de traitement thérapeutique s'appliquant à toute substance médicamenteuse (à l'exclusion du naproxène et de l'indométhacine) pour soigner toute maladie et s'appliquant à tout patient, quels que soient le mode d'administration du médicament et son dosage

La cour annule donc la revendication 9.

 

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