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Recht & Praxis

Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ

A. Patentfähige Erfindungen

1. Ausgeschlossene Gegenstände oder Tätigkeiten

1.1 Entdeckungen

DE Deutschland

Bundesgerichtshof, 19. Januar 2016 (X ZR 141/13) – Rezeptortyrosinkinase

Schlagwort: patentfähige Erfindungen – Entdeckungen

Das europäische Patent 0 959 132 betraf ein für eine Rezeptorproteinkinase codierendes Nucleinsäuremolekül und ein Verfahren zu dessen Nachweis. Die Nucleinsäure kann aufgrund genetischer Veränderungen als Marker bei der Diagnose leukämischer Erkrankungen verwendet werden. Der BGH wies den Einwand zurück, es handele sich dabei um eine nicht patentfähige Entdeckung.

Eine Entdeckung ist nach Art. 52 (2) (a), (3) EPÜ als solche ebenso wie eine wissenschaftliche Theorie oder eine mathematische Methode dem Patentschutz nicht zugänglich. Anders als es der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten für das amerikanische Patentrecht entschieden hat (566 U.S. (2012) – Mayo gegen Prometheus), ist nach Ansicht des BGH jedoch eine Lehre zum technischen Handeln, die die Nutzung einer Entdeckung zur Herbeiführung eines bestimmten Erfolgs lehrt, nach europäischem – und deutschem – Recht dem Patentschutz unabhängig davon zugänglich, ob die Lehre über die Nutzung des aufgedeckten naturgesetzlichen Zusammenhangs hinaus einen "erfinderischen Überschuss" enthält. Denn jedes technische Handeln beruht auf der zielgerichteten Nutzung von Naturgesetzen, so dass es sich verbietet, bei der – auch für den Patentschutz computerimplementierter Erfindungen maßgeblichen – Prüfung der Frage, ob die gelehrte technische Lösung des Problems auf erfinderischer Tätigkeit beruht, die Frage außer Betracht zu lassen, ob dem Fachmann die Erkenntnis einer physikalischen, chemischen oder biologischen Gesetzmäßigkeit, die die Grundlage der technischen Lehre der Erfindung bildet, nahegelegt war.

Es stand daher der Patentfähigkeit nicht entgegen, dass sich die technische Lehre in der Anweisung erschöpft, das in diesen Ansprüchen bezeichnete Nucleinsäuremolekül bereitzustellen. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus R. 29 (1) EPÜ, die – in Übereinstimmung mit § 1a (1) PatG – bestimmt, dass der menschliche Körper in den einzelnen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung sowie die bloße Entdeckung eines seiner Bestandteile, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, keine patentierbaren Erfindungen darstellen. Denn dies bekräftigt nur den sich bereits aus dem Erfindungsbegriff ergebenden Grundsatz, dass nicht die Entdeckung einer Sequenz, wohl aber die Offenbarung, dass und wie diese durch Isolierung technisch nutzbar gemacht werden kann (R. 29 (2) EPÜ, § 1a (2) PatG), eine dem Patentschutz zugängliche Lehre darstellt. Der von der Klägerin für erforderlich gehaltenen "erkennbaren Kennzeichnung" der Sequenz als isoliert oder durch ein technisches Verfahren gewonnen, bedarf es dabei nicht, denn es ist einem jeden Sachanspruch immanent, dass er mit der Bezeichnung der Sache die geschützte technische Lehre kennzeichnet, eben diese Sache (durch ein technisches Verfahren) bereitzustellen.

1.2 Mathematische Methoden

DE Deutschland

Bundesgerichtshof, 30. Juni 2015 (X ZB 1/15) – Flugzeugzustand

Schlagwort: patentfähige Erfindungen – mathematische Methoden

Die Patentanmeldung betraf ein Verfahren zur Zustandsermittlung eines Flugzeugs, nämlich zur Ermittlung von Position, Geschwindigkeit und Lage eines Flugzeugs. Das technische Problem war, ein Verfahren zur Verfügung zu stellen, das eine zuverlässige und schnelle Zustandsschätzung ermöglicht. Dabei wurden durch mathematische Berechnungen möglichst zuverlässige Werte ermittelt.

Der Bundesgerichtshof stellte fest, dass mathematische Methoden, die nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 PatG als solche von der Patentierung ausgeschlossen sind, ebenso wie Verfahren der elektronischen Datenverarbeitung nur dann patentierbar sind, wenn sie der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen. Sie sind vom Patentschutz ausgeschlossen, wenn sie losgelöst von einer konkreten technischen Umsetzung beansprucht werden. Merkmale, die sich in der Anwendung einer mathematischen Methode erschöpfen, dürfen bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht berücksichtigt werden.

Allerdings kann eine mathematische Methode nicht ohne weiteres als nicht-technisch angesehen werden. Technisches Handeln besteht im Arbeiten mit den Mitteln der Naturkräfte (BGH X ZB 15/67 – Rote Taube; BGH X ZB 33/03 – Anbieten interaktiver Hilfe). Die diesen zugrundeliegenden Gesetzmäßigkeiten werden in aller Regel mit Hilfe mathematischer Methoden beschrieben. Die Anwendung solcher Methoden zur Erzielung eines bestimmten technischen Erfolgs ist deshalb dem Gebiet der Technik zuzuordnen. Eine mathematische Methode kann nur dann als nicht-technisch angesehen werden, wenn sie im Zusammenhang mit der beanspruchten Lehre keinen Bezug zur gezielten Anwendung von Naturkräften aufweist. Ein ausreichender Bezug zur gezielten Anwendung von Naturkräften liegt vor, wenn eine mathematische Methode zu dem Zweck herangezogen wird, anhand von zur Verfügung stehenden Messwerten zuverlässigere Erkenntnisse über den Zustand eines Flugzeugs zu gewinnen und damit die Funktionsweise des Systems, das der Ermittlung dieses Zustands dient, zu beeinflussen.

Der Bundesgerichtshof merkte zudem an, dass die Patentfähigkeit eines Gegenstands nicht davon abhängt, ob dieser einen technischen Fortschritt mit sich bringt. Ein Gegenstand, der neu ist und auf erfinderischer Tätigkeit beruht, kann nicht allein deshalb als nicht patentfähig angesehen werden, weil er im Vergleich zum Stand der Technik keinen erkennbaren Vorteil bietet.

1.3 Computerprogramme

AT Österreich

Oberster Gerichtshof, 25. August 2016 (4 Ob 94/16a)

Schlagwort: patentfähige Erfindungen – Computerprogramme

Gegenstand des Patents (A 106/2012) war ein Verfahren zum Lesen und Schreiben von Daten. Das österreichische Patentamt hatte dem Einspruch stattgegeben und das Patent mangels Technizität widerrufen. Das Oberlandesgericht Wien hatte den Einspruch hingegen abgewiesen. Es knüpfte dabei an Entscheidungen des Europäischen Patentamts an und ging davon aus, dass ein Computerprogrammprodukt dann nicht unter das Patentierungsverbot falle, wenn es beim Ablauf auf einem Computer einen weiteren technischen Effekt bewirkt.

Der Oberste Gerichtshof bestätigte die Entscheidung des Oberlandesgerichtes Wien zur Frage der Technizität, welche von der Frage der Neuheit bzw. des erfinderischen Schritts strikt zu trennen sei (T 1173/97). Nach dem Obersten Gerichtshof ist eine Maßnahme technisch, wenn sie einem technischen Zweck dient. Das Vorliegen der erforderlichen Technizität ist vom Ergebnis einer im Einzelfall vorzunehmenden wertenden Gesamtbetrachtung des in dem angemeldeten Patentanspruch definierten Gegenstands abhängig; dabei ist es für das Technizitätserfordernis unerheblich, ob der Gegenstand einer Anmeldung neben technischen Merkmalen auch nichttechnische Merkmale aufweist. Die Patentierbarkeit setzt die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln voraus.

Zur Bejahung der Technizität reicht es nicht aus, dass ein Verfahren bestimmungsgemäß den Einsatz eines Computers erfordert, da Programme für Datenverarbeitungsanlagen per se von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind. Das Programm muss einen weiteren technischen Effekt aufweisen. Die Abgrenzungslinie zwischen nicht-schützbaren und schützbaren Computerprogrammen wird anhand ihrer Technizität gezogen, indem ein technischer Beitrag auf einem nicht vom Patentschutz ausgeschlossenen Bereich gefordert wird. Der erforderliche technische Effekt aus einem Computerprogramm muss aus dem eigentlichen Inhalt des Programms im Zusammenhang mit der gestellten technischen Aufgabe bzw. deren Lösung erschlossen werden können. Maßgebend ist somit, ob die Lehre bei der gebotenen Gesamtbetrachtung der Lösung eines über die Datenverarbeitung hinausgehenden konkreten technischen Problems dient.

FR Frankreich

Gericht erster Instanz Paris, 18. Juni 2015 (14/05735) – Orange gegen Free und Freebox

Schlagwort: patentfähige Erfindungen – Computerprogramme

Das Unternehmen Orange (vormals France Télécom) verklagte die Unternehmen Free wegen Verletzung des französischen Teils des europäischen Patents 2 044 797. Free beantragte im Wege der Widerklage unter anderem, dass das Gericht die Ansprüche 12, 13, 14 und 15, die auf ein Computerprogramm als solches gerichtet seien, für nichtig erklären solle.

Patentierbarkeit der Ansprüche 12 bis 15 auf Computerprogramme: Orange bestritt nicht, dass diese Ansprüche Computerprogramme umfassen, machte aber geltend, dass dies der Praxis des EPA entspreche. Somit war unstreitig, dass die Ansprüche 12 bis 14 des europäischen Patents 2 044 797 ein Computerprogramm als solches betreffen. Aus der Sicht des Gerichts ist Art. 52 EPÜ völlig klar und bedarf keiner Auslegung: Computerprogramme als solche sind von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, weil sie unter das Urheberrecht fallen. Gegen den Antrag auf Nichtigerklärung dieser Ansprüche kann nicht als einziges Argument angeführt werden, dass in der Praxis des EPA Ansprüche auf Computerprogramme als sogenannte "Programmprodukte" zugelassen werden. Es darf nicht sein, dass dank eines einfachen sprachlichen Kunstgriffs Patente contra legem erteilt werden können. Die Patentierung von Computerprogrammen wird – auch wenn diese als Programmprodukte bezeichnet werden – durch keine Bestimmung und durch keine Schwierigkeiten bei der Auslegung des EPÜ gestützt; diese Programme sind vielmehr als solche klar von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Folglich wurden die Ansprüche 12, 13 und 14 mangels Patentierbarkeit für nichtig erklärt.

Bezüglich des Anspruchs 15 des europäischen Patents 2 044 797 war das Gericht der Auffassung, dass dieser auf kein bestimmtes technisches Merkmal des Speichermediums gerichtet ist; auch diese Tarnung ermöglicht es nicht, das Patentierungsverbot für Computerprogramme zu umgehen. Im Übrigen enthält die Beschreibung des Patents keine weiteren Informationen zu diesem Speichermedium, und Orange hat den Schutz und das damit einhergehende Monopol für einen Gegenstand erhalten, dessen einzige Funktion darin besteht, von der Patentierbarkeit ausgeschlossene Computerprogramme zu enthalten. Das Gericht entschied, dass der Anspruch 15 entgegen dem Vorbringen des Unternehmens Orange nicht unter Art. 52 (3) EPÜ fällt, sondern unter Art. 52 (2) EPÜ. Somit ist der Anspruch 15 mangels Patentierbarkeit nichtig.

Anmerkung des Herausgebers: Das für nichtig erklärte Patent wurde dann in der Berufung beschränkt. Die Firma Freebox focht diese rückwirkende Beschränkung an, ihr Antrag wurde jedoch vom Berufungsgericht Paris am 9. September 2016 ebenso für unzulässig befunden (15/21319).

FR Frankreich

Berufungsgericht Paris, 16. Dezember 2016 (14/06444) – Dassault gegen Sinequa

Schlagwort: patentfähige Erfindungen – Computerprogramme

Die Firma D ist Inhaberin des europäischen Patents 1 182 581 "Suchwerkzeug und Prozess zum Suchen unter Benutzung von Kategorien und Schlüsselwörtern". Die beanspruchte Erfindung betrifft das Abrufen von Informationen und insbesondere das Anzeigen von Ergebnissen einer Suchanfrage. Das wegen Verletzung verklagte Unternehmen S machte geltend, dass die Ansprüche 1 bis 14 ein Verfahren für eine gedankliche Tätigkeit als solche zum Gegenstand hätten. In der ersten Instanz wurde das Patent für nichtig erklärt (Gericht erster Instanz Paris, 19. März 2010 (08/01998)).

Die Patentschrift nennt als Stand der Technik drei Suchmaschinen (Alta Vista, Yahoo und Google). D brachte vor, dass Kategorien- und Schlagwortindexe technisch seien, weil sie ein Durchsuchen von Datenbankeinträgen ermöglichten.

Das Gericht stellte dazu fest, dass in der Patentschrift zwischen Kategorien und Schlagwortgruppen unterschieden, dieser Unterschied jedoch nicht anhand technischer Merkmale erläutert wird. Während ein Computer eine Suche aufgrund von Schlagwörtern oder Kategorien durchführt, ohne die Bedeutung der Wörter zu kennen, ist die Bedeutung für den Nutzer entscheidend. D räumte ein, dass zur Ermittlung und Abgrenzung der Schlagwörter und Kategorien eine semantische Analyse des Inhalts erforderlich sei. Laut dem Gericht ist der kognitive Inhalt der Daten als entscheidend für die Auswahl der Schlagwörter und Kategorien anzusehen, weshalb diese nicht technischer, sondern gedanklicher Natur sind. Schlagwörter und Kategorien seien abstrakte Konzepte, die auf gedanklichen Entscheidungen beruhten und daher zwangsläufig in gewissem Maß subjektiv seien. Sie könnten nicht vom Fachmann als technische Mittel identifiziert werden, unabhängig davon, wie der Fachmann definiert werde.

Anspruch 1 umfasst verschiedene Funktionsschritte, die auf eine erste Anfrage des Nutzers hin ausgeführt werden. Da die Abfrage von Datenbankeinträgen zum Zeitpunkt der Patentanmeldung bereits bekannt war, besteht laut dem Gericht der technische Beitrag lediglich aus der Kombination von Schlagwörtern und Kategorien sowie verfeinerten Suchanfragen. Die zweite in Anspruch 1 beschriebene Phase betrifft ein dynamisches Auswählen. Allerdings ist der Begriff "dynamisch" in der Patentschrift nicht definiert und hat damit keinerlei technische Bedeutung.

Im Übrigen befand das Gericht, dass die Ergebnisse eines automatisierten Prozesses zwar andere sein mögen als die manuell von einem Bibliothekar erzielten und dass sie den Suchbereich erweitern können, aber die gedankliche Tätigkeit unabhängig vom erzielten Ergebnis dieselbe bleibt; beeinflusst werden nur die Ergebnisse, nicht das zugrunde liegende Verfahren.

Da die Erfindung zudem ganz allgemein auf jede Suche in jeglicher Datenbank anwendbar ist, ob automatisiert oder nicht, sind die Verweise auf das Internet in der Beschreibung – selbst wenn sie technischen Charakter verleihen könnten – nur ein einfaches Ausführungsbeispiel für die beanspruchte Erfindung.

Gemäß der Beschreibung werden die Ergebnisse den Nutzern auf eine erste Anfrage hin übermittelt, auf die eine zweite, vom Suchserver gestartete verfeinerte Anfrage folgt, wobei jedoch der technische Zusammenhang nicht erläutert wird. Eine Antwort auf eine Suche mittels Schlagwörtern und Kategorien war bereits vor der Anmeldung des Patents durch das Unternehmen D Stand der Technik. D will diese Antwort durch eine anschließende Suche verfeinern, wobei jedoch weder in der Beschreibung noch in den Zeichnungen technische Merkmale einer solchen anschließenden Suche dargelegt sind. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass kein technisches Mittel zur Umsetzung des beanspruchten Verfahrens offenbart wurde. Die Funktionsschritte in Anspruch 1 haben keinen technischen Charakter.

Der Verweis auf einen "Server" kann der Erfindung keinen technischen Charakter verleihen, weil es sich um ein einfaches und übliches Suchwerkzeug handelt und die Durchführung von Suchanfragen sowie das Anzeigen von Ergebnissen grundlegende IT-Abläufe sind. Das Gericht bestätigte daher das erstinstanzliche Urteil des Gerichts erster Instanz Paris.

Anmerkung des Herausgebers: Siehe auch Gericht erster Instanz Paris, 18. November 2016 (13/11351) – Xaga gegen Ewalia (PIBD (2017) 1066-III-114)

1.4 Geschäftliche Tätigkeiten

FR Frankreich

Berufungsgericht Paris, 26. Februar 2016 (15/01962) – Sesame Active System gegen Direktor des INPI

Schlagwort : patentfähige Erfindungen – geschäftliche Tätigkeiten

Die Firma Sesame Active System hatte eine Patentanmeldung (1 254 388) eingereicht, die ein "System und Verfahren zum Transport von Waren durch Fahrzeuge auf der Straße" zum Gegenstand hat. Die Beschwerde der Firma Sesame beim Berufungsgericht Paris richtete sich gegen die Entscheidung des Direktors des INPI, die Anmeldung zurückzuweisen. Sesame warf dem INPI insbesondere vor, die Systemansprüche willkürlich in Verfahrensansprüche umkategorisiert zu haben. Diesen Vorwurf der Verfälschung wies das Gericht zurück.

Die strittige Patentanmeldung hatte zum Ziel, "die Beladung von Fahrzeugen zum Warentransport nicht nur auf dem Hinweg, sondern auch auf dem Rückweg zu optimieren", da die Wiederbeladung "ein entscheidender Faktor für die Rentabilität und mitunter sogar das wirtschaftliche Überleben" ist. Die wirtschaftliche Bedeutung der gestellten Aufgabe ist unbestritten; sie besteht darin, das Fracht- und das Transportangebot so miteinander zu korrelieren, dass sich beide auf dem Hin- und auf dem Rückweg so weit wie möglich decken und damit jeden Transport so rentabel wie möglich machen.

Das Berufungsgericht erklärte, dass mit der Patentanmeldung das wirtschaftliche Problem der Rentabilität gelöst werden soll, indem Angebot und Nachfrage durch neue Mittel abgestimmt werden. Die Lösung gemäß Anspruch 1 ist ein "System", das dadurch gekennzeichnet ist, dass es Gruppen und Untergruppen wirtschaftlicher Daten über die für Versender durchzuführenden Lieferungen (Art, Ort und Datum der Lieferung) und die verfügbaren Transportmittel (Kapazität und Standort des Fahrzeugs) sowie eine Zentraleinheit umfasst, die diese Daten abgleicht. Die "Datenregister" sind nicht anhand technischer Merkmale (Format, Komprimierung usw.) beschrieben, sondern nur durch die Art der darin enthaltenen (wirtschaftlichen) Daten. Die bloße Tatsache, dass diese Daten in drei Gruppen (Art der Ladung/Zeit/Raum) und zwei Untergruppen (Versender/Spediteur) zusammengefasst sind, stellt eine einfache Organisation der Informationen dar, die für sich genommen nicht technisch ist. Es werden keine technischen Angaben zur "Zentraleinheit" gemacht; diese ist allein dadurch gekennzeichnet, dass sie Abgleiche durchführt, also intellektuelle Vorgänge, bei denen die Daten zueinander in Beziehung gesetzt werden.

Diese Datenverarbeitung führt dem Gericht zufolge nicht zur Lösung der gestellten Aufgabe, denn der Spediteur erhält dadurch lediglich Auswahlmöglichkeiten zur Optimierung der Rentabilität. Die Lösung beruht vielmehr auf einem Informatiksystem, das eine Automatisierung ermöglicht. Ein solches System wird bei menschlichen und insbesondere wirtschaftlichen Tätigkeiten häufig verwendet und weist keine besondere Konfiguration auf; es ist nicht anhand technischer Merkmale beschrieben, sondern bloß durch Verweis auf die Schritte des Datensammelns und des Datenabgleichs definiert, die mit dem System durchgeführt werden können. Es handelt sich somit um eine Geschäftsmethode, die gemäß Art. L. 611-10 2) des französischen Gesetzes über das geistige Eigentum von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist, und die bloße Tatsache, dass sie mit einem Computer durchgeführt wird oder in Form eines allgemeinen IT-Systems beansprucht ist, ändert nichts an ihrem Wesen.

Das Gericht befand deshalb, dass die Entscheidung des INPI, die Patentanmeldung zurückzuweisen, gerechtfertigt war.

1.5 Wiedergabe von Informationen

DE Deutschland

Bundesgerichtshof, 26. Februar 2015 (X ZR 37/13) – Bildstrom

Schlagwort: patentfähige Erfindungen – Wiedergabe von Informationen

Das Streitpatent (EP 1 474 927) betraf ein Verfahren und ein System zur Darstellung von Bildströmen.

Nach Ansicht des BGH lag die erfindungsgemäße Lehre auf technischem Gebiet und unterfiel nicht dem Patentierungsausschluss nach Art. 52 (2) d), (3) EPÜ, weil sie nicht auf die Wiedergabe von Informationen als solche beschränkt war (BGH X ZR 188/01 – Aufzeichnungsträger, zu § 1 PatG).

Bei der Prüfung der Patentfähigkeit berücksichtigte der BGH auch die im Patentanspruch 1 enthaltenen folgenden zwei Merkmale: (1) gleichzeitiges Anzeigen von zumindest zwei Teilsatz-Bildströmen und (2) jeder Teilsatz-Bildstrom enthält einen getrennten Teilsatz von Bildern aus dem ursprünglichen Bildstrom. Diese Merkmale beziehen sich auf das Problem, wie eine geordnete Bildfolge – unabhängig von deren Inhalt – so angezeigt werden kann, dass der Nutzer in die Lage versetzt wird, sie schnell und effizient zu erfassen. Solche Anweisungen, die zwar die (visuelle) Informationswiedergabe betreffen, bei denen aber nicht die Vermittlung bestimmter Inhalte oder deren Vermittlung in besonderer Aufmachung im Blickpunkt steht, sondern die Präsentation von Bildinhalten in einer Weise, die auf die physischen Gegebenheiten der menschlichen Wahrnehmung und Aufnahme von Informationen Rücksicht nimmt und dabei darauf gerichtet ist, die Wahrnehmung der gezeigten Informationen durch den Menschen in bestimmter Weise überhaupt erst zu ermöglichen, zu verbessern oder zweckmäßig zu gestalten, dienen nach dem BGH der Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln und sind bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit zu berücksichtigen.

DE Deutschland

Bundesgerichtshof, 25. August 2015 (X ZR 110/13) – Entsperrbild

Schlagwort: patentfähige Erfindungen – Wiedergabe von Informationen

Das Streitpatent (EP 1 964 022) betraf das Entsperren eines tragbaren elektronischen Gerätes (Mobiltelefon) mit einem berührungsempfindlichen Bildschirm durch Ausführen von (Finger-)Bewegungen ("Gesten") auf der Bildschirmoberfläche. Der Benutzer soll das Gerät durch eine vorgegebene Fingerbewegung über die berührungsempfindliche Bildschirmoberfläche entsperren können, während das Gerät gesperrt bleibt, wenn die Bewegung nicht den gespeicherten Vorgaben entspricht. Dabei sieht der Patentanspruch unter anderem vor, dass ein Entsperrbild (unlock image) – im Einklang mit dem Kontakt des Benutzers – bewegt wird, und zwar entlang eines vorgegebenen angezeigten Pfads auf dem Bildschirm.

Das Bundespatentgericht hatte diesbezüglich befunden, dass das Signalisieren des Ablaufs des Entsperrvorgangs durch das (Mit-)Bewegen des Entsperrbildes sich allein an den Benutzer richte. Es werde lediglich eine Information grafisch dargestellt. Der Benutzer erhalte ein "optisches Feedback", dass der Beginn einer Entsperrbewegung vom Gerät erkannt worden sei und deren weitere Ausführung verfolgt werde. Dies sei bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht zu berücksichtigen.

Nach Ansicht des BGH war hingegen das Merkmal "im Einklang mit dem Kontakt" zu berücksichtigen, da dies eine technische Lösung für das technische Problem darstellt, dem Benutzer den Entsperrvorgang optisch kenntlich zu machen und damit die Bedienungssicherheit zu erhöhen.

Um dem Patentierungsausschluss nach Art. 52 (2) d)(3) EPÜ angemessen Rechnung zu tragen, bleiben im Patentanspruch enthaltene Anweisungen, die die Vermittlung bestimmter Inhalte betreffen und damit darauf zielen, auf die menschliche Vorstellung oder Verstandesfähigkeit einzuwirken, als solche ebenso außer Betracht wie Anweisungen, die dahingehen, eine Datenverarbeitungsanlage in bestimmter Weise zu programmieren (Art. 52 (2) c) EPÜ). Anweisungen, die Informationen betreffen, die nach der erfindungsgemäßen Lehre wiedergegeben werden sollen, können die Patentfähigkeit unter dem Gesichtspunkt der erfinderischen Tätigkeit nur insoweit stützen, als sie die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen (BGH X ZR 47/07 – Wiedergabe topografischer Informationen; BGH X ZR 27/12 – Fahrzeugnavigationssystem; BGH X ZR 37/13 – Bildstrom). Das Kriterium, dass solche Anweisungen "insoweit" zu beachten sind, als sie die Lösung eines technischen Problems jedenfalls beeinflussen, erfordert indessen, dass informationsbezogene Merkmale eines Patentanspruchs daraufhin zu untersuchen sind, ob die wiederzugebende Information sich zugleich als Ausführungsform eines im Patentanspruch nicht schon anderweitig als solches angegebenen technischen Lösungsmittels (hier: die optische Bestätigung der Entsperrbewegung) darstellt. In einem solchen Fall ist das technische Lösungsmittel bei der Prüfung auf Patentfähigkeit zu berücksichtigen. Denn es wäre nicht zu rechtfertigen, die technischen Wirkungen der Informationswiedergabe nur deshalb nicht in die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit einzubeziehen, weil sie im Patentanspruch nur in Gestalt der Wiedergabe einer bestimmten Information beansprucht werden.