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Informations juridiques

La jurisprudence des États parties à la CBE

F. Priorité

DE Allemagne

Cour fédérale de justice, 15 septembre 2015 (X ZR 112/13) – Feuille partiellement réfléchissante

Mots-clés : priorité – même invention – divulgation

Le brevet litigieux portait sur l'utilisation d'un projecteur d'images, d'une surface réfléchissante et d'une feuille lisse, transparente et partiellement réfléchissante pour la représentation d'images à l'arrière-plan d'une scène. La demande correspondante revendiquait la priorité d'un modèle d'utilité allemand (L2).

La Cour fédérale de justice a indiqué qu'en vertu de l'art. 87(1) CBE, il est possible, lors du dépôt d'une demande de brevet européen, de revendiquer le droit de priorité conféré par une demande de modèle d'utilité antérieure, à condition que les deux demandes concernent la même invention. Cette condition est remplie si la combinaison de caractéristiques revendiquée dans la demande ultérieure a été divulguée dans la demande antérieure dans son ensemble comme faisant partie de l'invention déposée. L'objet de l'invention revendiquée doit être divulgué à l'identique dans le document de priorité ; il doit s'agir de la même invention. La divulgation de l'objet de la première demande n'est pas limitée aux revendications qui y sont formulées ; c'est au contraire à partir de l'ensemble des pièces de la demande que l'objet doit être déterminé. Pour évaluer si les exposés sont identiques, il convient de recourir aux principes applicables à l'examen de la nouveauté. Selon la jurisprudence constante de la Cour fédérale de justice, l'homme du métier doit pouvoir déduire directement et sans ambiguïté des pièces initiales que l'enseignement technique exposé dans la revendication constitue un mode de réalisation possible de l'invention (Cour fédérale de justice X ZR 107/12 – Canal de communication).

Concernant la requête subsidiaire, le Tribunal des brevets avait considéré que la caractéristique 3e, selon laquelle la feuille présente une surface d'au moins 3 mètres sur 4 mètres, n'était pas divulguée dans L2. L2 ne comportait aucune indication, ni aucun schéma permettant de déduire directement et sans ambiguïté les indications concrètes concernant la surface revendiquées dans la caractéristique 3e.

Selon la Cour fédérale de justice, cette conclusion est erronée. La Cour a en effet estimé que la priorité d'une demande antérieure qui contient un ordre de grandeur peut, en tout état de cause, être valablement revendiquée si la valeur ou la plage de valeurs revendiquée dans la demande ultérieure et comprise dans cet ordre de grandeur est divulguée dans la demande antérieure comme un mode de réalisation possible de l'invention. Partant, le brevet litigieux revendiquait valablement la priorité de L2. En particulier, ce n'était pas parce que L2 ne comportait aucune indication concrète concernant les dimensions de la feuille que le brevet litigieux ne pouvait pas revendiquer la priorité de L2. L'absence d'indications concernant les dimensions suggère que l'exposé des pièces initiales de la demande couvre l'utilisation de feuilles de tailles variées, y compris donc de feuilles dont la surface est inférieure à 3 mètres sur 4 mètres. L2 divulgue indirectement, sans préciser les dimensions, un ordre de grandeur large que seul le concept de scène vient délimiter et qui englobe, en tout cas, les tailles de scènes normales.

FR France

Tribunal de grande instance de Paris, 15 janvier 2016 (13/17432) – Time Sport c. Decathlon

Mots-clés : priorité – même invention – procédure de limitation

La société T exerçant son activité dans le domaine du vélo est titulaire d'un brevet européen 0 682 885 intitulé "dispositif de fixation occipitale d'un casque" sous priorité du brevet français 9 406 014 du 10 mai 1994.

Selon la société D, la société T ne peut pas bénéficier de la priorité du brevet français car par l'effet de la réécriture du brevet européen, dans le cadre de sa limitation, les deux titres ne portent pas sur la même invention. La validité de la revendication 1 du brevet européen doit donc s'apprécier à la date de son dépôt le 9 mai 1995 et non à la date de priorité.

Le tribunal rappelle le mécanisme de la priorité et énonce qu'en application des dispositions de l'art. 87 CBE, la demande de brevet déposée sous priorité d'une demande antérieure doit porter sur la même invention, c'est-à-dire que la demande formée sous priorité doit porter sur le même objet que le titre initial et doit être identique sur le fond, peu important la forme, pourvu que les éléments caractéristiques apparaissent de manière claire et précise, non pas nécessairement dans les revendications, mais eu égard à l'ensemble du contenu de la demande originaire (description, revendications et figures) à condition, selon les chambres de recours de l'OEB, que "l'homme du métier [puisse], en faisant appel à ses connaissances générales, déduire directement et sans ambiguïté, l'objet de cette revendication de la demande antérieure considérée dans son ensemble".

La société D soutient qu'il n'existe pas d'identité entre l'invention du document prioritaire et celle de la demande de brevet européen, aux motifs du remaniement du texte du brevet européen, notamment la scission de la revendication 1 du brevet français en deux revendications dans le brevet européen, l'omission de certains éléments caractéristiques et l'ajout d'un nouveau mode de réalisation. La société D ajoute qu'il est par ailleurs révélateur que le titulaire du brevet ait maintenu les effets du brevet français en en réglant les annuités.

Toutefois, juge le tribunal, le brevet européen reproduit les caractéristiques essentielles telles que divulguées de manière claire et précise dans le document de priorité, suivant le même agencement et avec les mêmes fonctions, pour obtenir le même résultat technique, sans ajout ni modification, et concerne la même invention. Concernant l'argument du paiement des annuités, le tribunal considère que ces paiements ne sont pas constitutifs d'une reconnaissance par le breveté de l'absence d'identité entre les titres européen et de priorité.

Le tribunal conclut que le brevet français du 10 mai 1994 constitue la priorité du brevet européen EP 0 682 885. Le tribunal rejette le moyen tiré du défaut d'activité inventive. Il juge notamment, s'agissant de l'antériorité constituée par le casque Giro, qu'il ne peut constituer une antériorité opposable car il a pour objet de résoudre un problème différent du brevet contesté. L'homme du métier ne pouvait, au seul vu de ses connaissances et par la réalisation de simples opérations d'exécution, en partant du casque Giro, aboutir à la solution préconisée par le brevet de Time Sport. Du reste, ce document, bien que cité dans la demande de brevet européen, objet du litige, n'a pas été retenu par les examinateurs de l'OEB.

Note de la rédaction : dans une autre affaire portant sur le même brevet, la Cour de cassation, dans son arrêt du 22 novembre 2016 (15-16647), s'est prononcée également favorablement sur la question de la priorité, objet du pourvoi porté devant elle contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 16 décembre 2014 (rapporté dans cette publication sur un autre point ; pour un résumé en français, voir PIBD (2017) 1063-III-1). La Cour de cassation juge notamment au visa de l'art. 87 CBE "qu'une demande de brevet ne peut bénéficier de la priorité d'une demande antérieure que si celle-ci porte sur la même invention, c'est-à-dire si l'homme du métier peut, en faisant appel à ses connaissances générales, déduire directement et sans ambiguïté l'objet de cette revendication de la demande antérieure considérée dans son ensemble".

GB Royaume-Uni

Tribunal des brevets, 1er décembre 2014 – Idenix Pharmaceuticals Inc. c. Gilead Sciences Inc. & Ors [2014] EWHC 3916 (Pat) ; Cour d'appel, 8 novembre 2016 – Idenix Pharmaceuticals Inc. c. Gilead Sciences Inc. & Ors [2016] EWCA Civ 1089

Mots-clés : priorité – droit de priorité – ayant-cause – demande PCT simultanément en instance

Gilead avait contesté la nouveauté du brevet européen (UK) 1 523 489, détenu entre autres par Idenix, en s'appuyant sur sa propre demande internationale simultanément en instance ("demande PCT Pharmasset"), qui avait été déposée par Pharmasset Barbados. Cette demande ne pouvait être invoquée que si elle bénéficiait de la priorité d'une demande US antérieure ("demande US368"). Idenix avait contesté le droit de Pharmasset Barbados de revendiquer la priorité de la demande US368 en qualité d'ayant-cause de l'inventeur lors du dépôt de la demande PCT Pharmasset. Ce litige a soulevé des questions de fait, de droit américain et de droit interne complexes.

Le juge Arnold s'est référé au cadre législatif, section 5 Patents Act 1977, art. 87 CBE, art. 8 PCT et art. 4 A.1) de la Convention de Paris, et à des décisions antérieures (Edwards Lifesciences AG c. Cook Biotech Inc [2009] EWHC 1304 (Pat), KCI Licensing Inc c. Smith & Nephew Plc [2010] EWHC 1487 (Pat), et HTC Corporation c. Gemalto SA [2013] EWHC 1876 (Pat)) (des résumés de ces décisions ont été publiés respectivement dans "La jurisprudence des États parties à la CBE" (2004-2011), JO éd. spéc. 3/2011, pp. 187 et 189, et dans "La jurisprudence des États parties à la CBE" (2011-2014), publication supplémentaire – JO 2/2015, p. 122).

Le principal argument de Gilead était que les droits de l'inventeur attachés à l'invention, qui étaient dévolus à son employeur, Pharmasset Georgia, avaient été cédés à Pharmasset Barbados en vertu d'un accord de R&D conclu entre ces deux entreprises. Bien que Gilead n'ait pas été en mesure de fournir une copie originale signée dudit accord, le juge a estimé, en se fondant sur les preuves à sa disposition, que l'accord avait, selon toute probabilité, été signé. Après en avoir interprété les termes à la lumière du droit applicable de l'État de Géorgie et du droit fédéral des brevets des États-Unis applicable, il a en outre conclu que l'accord avait eu pour effet de céder à Pharmasset Barbados les droits attachés à l'invention décrite et revendiquée dans la demande US368. Pharmasset Barbados avait par conséquent été l'ayant-cause de l'inventeur à la date du dépôt de la demande PCT Pharmasset. Cette demande pouvait donc bénéficier de la priorité de la demande US368 au Royaume-Uni.

À titre subsidiaire, Gilead a fait valoir que si l'accord de R&D n'avait pas eu pour effet de transférer le titre juridique attaché à l'invention, il avait néanmoins eu pour conséquence de transférer à Pharmasset Barbados le bénéfice complet des droits attachés à celle-ci. Partant ainsi du principe qu'il s'agissait simplement d'un accord de cession de l'invention, le juge a conclu que Pharmasset Barbados avait été le bénéficiaire à la date du dépôt de la demande PCT Pharmasset et donc l'ayant-cause aux fins de la revendication de priorité.

Il a été retenu que les revendications pertinentes avaient été antériorisées par la demande PCT Pharmasset.

En appel, Lord Justice Kitchin a formulé quelques observations incidentes concernant la question du droit de priorité (le recours d'Idenix ayant été rejeté pour d'autres motifs). Répondant au moyen invoqué par Idenix selon lequel, pour dégager le sens du terme "ayant-cause" figurant à l'art. 4 A. de la Convention de Paris, il convenait de retenir une notion de propriété et de transfert de propriété commune à tous les signataires de ladite convention, Lord Justice Kitchin a exprimé à titre provisoire l'avis selon lequel les arrêts KCI et HTC (voir supra) avaient été correctement rendus à cet égard. Il a estimé que la Convention de Paris ne visait pas à recenser les exigences relatives à un transfert effectif du titre attaché à une invention et que ces questions relevaient du droit national applicable (cf. également T 205/14). Il était parfaitement sensé d’affirmer que le transfert des droits matériels et du titre attachés à l'invention était important. Néanmoins, il pouvait y avoir d'autres éléments et décisions entrant en ligne de compte dans cette question. En conclusion, il a considéré qu'il n'était pas nécessaire de trancher la question de manière définitive dans le cadre du présent recours.

GB Royaume-Uni

Tribunal des brevets, 23 novembre 2015 – Unwired Planet International Ltd c. Huawei Technologies Co Ltd & Ors [2015] EWHC 3366 (Pat)

Voir chapitre B.1. État de la technique

GB Royaume-Uni

Tribunal des brevets, 10 août 2016 – Actavis Group PFC EHF & Ors c. ICOS Corp [2016] EWHC 1955 (Pat)

Voir chapitre B.1. État de la technique

 

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