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Recht & Praxis

Amtsblatt März 2017

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Citation: OJ EPO 2017, A21
Online publication date: 31.3.2017

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 8. März 2017 über die Bearbeitung informeller Stellungnahmen zu früheren Recherchenergebnissen durch das EPA als Internationale Recherchenbehörde ("PCT-Direkt")

1. Einführung

1.1 Am 18. August 2014 hat das Europäische Patentamt (EPA) in seiner Eigenschaft als Anmeldeamt und Internationale Recherchenbehörde die Einführung eines als "PCT-Direkt" bezeichneten neuen PCT-Dienstes zum 1. November 2014 angekündigt (ABl. EPA 2014, A89), der die Effizienz und Qualität des Verfahrens vor dem EPA als Internationaler Recherchenbehörde weiter verbessert. Ursprünglich stand der Dienst PCT-Direkt nur für internationale Anmeldungen zur Verfügung, die beim EPA als Anmeldeamt eingereicht wurden.

1.2 Mit Wirkung vom 1. Juli 2015 wurde der Dienst auf die übrigen Anmeldeämter ausgeweitet (ABl. EPA 2015, A51). Seitdem können PCT-Anmelder, die das EPA als Internationale Recherchenbehörde auswählen, den Dienst nutzen und unabhängig vom gewählten Anmeldeamt PCT-Direkt-Schreiben einreichen. Die im EPA als Anmeldeamt vorhandenen Tools für die elektronische Einreichung im PCT-Verfahren sowie das ePCT-System wurden zur Unterstützung des neuen Dienstes angepasst.

1.3 PCT-Direkt ermöglicht es Anmeldern internationaler Anmeldungen, die die Priorität einer früheren, vom EPA bereits recherchierten Anmeldung beanspruchen, auf im Recherchenbescheid zur Prioritätsanmeldung erhobene Einwände zu reagieren. Der neue Dienst erleichtert die Beurteilung der internationalen Anmeldung und erhöht den Wert des vom EPA erstellten internationalen Recherchenberichts und schriftlichen Bescheids.

1.4. Mit der vorliegenden Mitteilung werden die Nutzer darüber informiert, dass die Einschränkung, wonach der Prüfer nicht ausdrücklich auf das PCT-Direkt-Schreiben oder seinen Inhalt Bezug nehmen konnte, mit Wirkung vom 1. April 2017 aufgehoben wird. Näheres zur geänderten Praxis findet sich nachstehend unter 4.2.

2. Beantragung von PCT-Direkt

2.1 Ein Anmelder kann beantragen, dass seine internationale Anmeldung gemäß PCT-Direkt bearbeitet wird, indem er ein Schreiben ("PCT-Direkt-Schreiben") mit einer informellen Stellungnahme einreicht, mit der die vom EPA in der Stellungnahme zur Recherche für die frühere Anmeldung erhobenen Einwände ausgeräumt werden sollen. Unter "informelle Stellungnahme" sind Argumente zur Patentierbarkeit der Ansprüche der internationalen Anmeldung zu verstehen sowie gegebenenfalls Erläuterungen zu etwaigen Änderungen der Anmeldungsunterlagen und insbesondere der Ansprüche gegenüber der früheren Anmeldung. PCT-Direkt-Schreiben sind nicht Bestandteil der internationalen Anmeldung.

2.2 Wenn ein PCT-Direkt-Schreiben eingeht, wird die internationale Anmeldung nur dann gemäß PCT-Direkt bearbeitet, wenn die zwei folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

a) die informelle Stellungnahme wird in der nachstehend unter Nr. 3 angegebenen Form zusammen mit der internationalen Anmeldung beim Anmeldamt eingereicht und

b) die internationale Anmeldung beansprucht die Priorität einer vom EPA recherchierten früheren Anmeldung (internationale, europäische oder nationale Erstanmeldung). [ 1 ]

3. Form der Einreichung

3.1 PCT-Direkt-Schreiben sind der internationalen Anmeldung als separates Dokument beizufügen; sie sollten die Bezeichnung "PCT-Direkt/informelle Stellungnahme" aufweisen und im Betreff klar erkennbar die Anmeldenummer der früheren Anmeldung enthalten.

3.2 Weichen die Ansprüche und/oder die Beschreibung der internationalen Anmeldung von der früheren Anmeldung ab, sollte der Anmelder nach Möglichkeit eine Kopie beifügen, in der die Unterschiede gekennzeichnet sind.

3.3 Der Anmelder kann dem PCT-Direkt-Schreiben auch eine Kopie des früheren Recherchenbescheids beifügen.

3.4 Das PCT-Direkt-Schreiben, eine etwaige gekennzeichnete Kopie der Ansprüche und/oder der Beschreibung sowie (falls beigefügt) der frühere Recherchenbescheid sind in einem einzigen Dokument zusammenzufassen und im PDF-Format (nicht als ZIP) einzureichen; im PCT-Antrag ist in Feld IX darauf hinzuweisen (Formblatt PCT/RO/101, Kontrollliste). Insbesondere sind bei Einreichungen auf Papier unter Nr. 11 "Sonstige" bzw. bei Einreichungen in elektronischer Form mit der Software des EPA für die Online-Einreichung oder mit der neuen Online-Einreichung (CMS) als Anmerkung die Worte "PCT-Direkt/informelle Stellungnahme" einzutragen.[ 2 ] Bei der elektronischen Einreichung über das ePCT-Portal der WIPO sind das PCT-Direkt-Schreiben und eine etwaige gekennzeichnete Kopie der Ansprüche und/oder der Beschreibung als beigefügte "Andere Unterlage(n)" hochzuladen, indem das Kästchen "Schreiben des Anmelders an die ISA über eine frühere Recherche ('PCT Direct')" ausgewählt wird.

3.5 Eine gemäß PCT-Direkt eingereichte informelle Stellungnahme muss in sich geschlossen sein. Das heißt, die Argumente müssen für Dritte vollständig aus sich heraus verständlich sein. Dies ist erforderlich, weil der Recherchenbericht, der Recherchenbescheid oder sonstige Unterlagen, die in der Akte der früheren Anmeldung vorhanden sind, möglicherweise nicht öffentlich zugänglich sind.

4. Bearbeitung von PCT-Direkt-Schreiben

4.1 Beim Anmeldeamt eingereichte PCT-Direkt-Schreiben werden zusammen mit der Kopie der Recherchenergebnisse und dem Aktenexemplar an das EPA als Internationale Recherchenbehörde und an das Internationale Büro der WIPO weitergeleitet.

4.2 Der Prüfer, der im EPA als Internationaler Recherchenbehörde die internationale Recherche durchführt, wird die gemäß PCT-Direkt eingereichte informelle Stellungnahme bei der Erstellung des internationalen Recherchenberichts mit schriftlichem Bescheid berücksichtigen, sofern die vorstehend unter 2.2 und 3 genannten Erfordernisse erfüllt sind. Für den schriftlichen Bescheid bedeutet dies, dass auf das PCT-Direkt-Schreiben und seinen Inhalt Bezug genommen wird, soweit dies für das internationale Recherchenverfahren relevant ist. Auf den früheren Recherchenbescheid kann der Prüfer allerdings nur dann explizit verweisen, wenn dieser dem PCT-Direkt-Schreiben beigefügt ist.

4.3 Gemäß den PCT-Bestimmungen zur Akteneinsicht werden PCT-Direkt-Schreiben über den WIPO-Dienst PATENTSCOPE der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

5. Inkrafttreten

5.1 Diese Mitteilung tritt am 1. April 2017 in Kraft und gilt für alle internationalen Anmeldungen, die ab diesem Datum eingereicht werden.

5.2 Mit Inkrafttreten der vorliegenden Mitteilung wird die Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 22. Juni 2015 über die Bearbeitung informeller Stellungnahmen zu früheren Recherchenergebnissen durch das EPA als Internationale Recherchenbehörde ("PCT-Direkt") (ABl. EPA 2015, A51) aufgehoben.

 

 

[ 1 ] Das EPA führt nationale Recherchen für folgende Staaten durch (Stand: 1. April 2017): Frankreich, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Italien, Türkei, Griechenland, Zypern, Malta, San Marino, Litauen, Lettland und Monaco. Recherchen internationaler Art fallen nicht unter das PCT-Direkt-Verfahren.

[ 2 ] Bei Verwendung der neuen Online-Einreichung (CMS) des EPA sollte der Anmelder als Unterlagenart "Mitteilung zu PCT-Direkt" angeben und im Feld "Anmerkungen" "PCT-Direkt/informelle Stellungnahme" eintragen. Bei Verwendung der Software des EPA für die Online-Einreichung sollte der Anmelder in der Registerkarte "Inhalt" unter dem Reiter "Beigefügte Unterlagen" "Schreiben des Anmelders an die ISA über eine frühere Recherche ('PCT Direct')" auswählen und in der Registerkarte "Anmerken" als "Anmerkung" "PCT-Direkt/informelle Stellungnahme" angeben.