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Recht & Praxis

Amtsblatt Januar 2017

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Citation: OJ EPO 2017, A5
Online publication date: 31.1.2017

Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway" zwischen dem Europäischen Patentamt und dem Föderalen Dienst für geistiges Eigentum auf der Grundlage von PCT- und nationalen Arbeitsergebnissen

I. Hintergrund

Das Europäische Patentamt (EPA) und der Föderale Dienst für geistiges Eigentum (ROSPATENT) kündigten am 10. Oktober 2016 ihre Absicht an, ein umfassendes Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway" in die Wege zu leiten.

Mit dem "Patent Prosecution Highway" werden die in den Ämtern bereits praktizierten beschleunigten Patentprüfungsverfahren so gebündelt, dass die Anmelder schneller und effizienter korrespondierende Patente erlangen können. Die Ämter können ihrerseits die Arbeitsergebnisse des jeweils anderen Amts nutzen.

II. PPH-Pilotprogramm

Im Rahmen des PPH können Anmelder, deren Patentansprüche für patentierbar/gewährbar befunden wurden, beantragen, dass eine bei einem PPH-Partneramt eingereichte korrespondierende Anmeldung beschleunigt bearbeitet wird; die beteiligten Ämter können ihrerseits von bereits vorliegenden Arbeitsergebnissen profitieren.

Beim PPH-Pilotprogramm kann ein PPH-Antrag gestützt werden auf

das letzte PCT-Arbeitsergebnis (schriftlicher Bescheid der ISA (WO-ISA) oder internationaler vorläufiger Prüfungsbericht (IPER)), das von einem der teilnehmenden Ämter als ISA oder IPEA erstellt wurde,

oder auf das nationale Arbeitsergebnis, das auf die Bearbeitung einer nationalen Anmeldung oder einer in die nationale Phase eingetretenen PCT-Anmeldung in einem der teilnehmenden Ämter zurückgeht,

wenn darin Ansprüche für patentierbar/gewährbar befunden wurden.

Enthält das EPA-Arbeitsergebnis Ansprüche, die für patentierbar/gewährbar befunden wurden, kann der Anmelder bei ROSPATENT die Teilnahme am PPH-Pilotprogramm beantragen. Informationen über die Antragstellung bei ROSPATENT und die Teilnahmevoraussetzungen sind unter www.rupto.ru/activities/inter/bicoop/pph zu finden.

Für die Zwecke dieser Mitteilung

wird ROSPATENT - auch in seiner Eigenschaft als ISA und/oder IPEA -, dessen Arbeitsergebnis als Grundlage für den PPH-Antrag dient, als früher prüfendes Amt (OEE) bezeichnet,

während das EPA als das Amt, bei dem die Teilnahme am PPH-Pilotprogramm beantragt wird, später prüfendes Amt (OLE) genannt wird.

A. Versuchszeitraum für das PPH-Pilotprogramm zwischen EPA und ROSPATENT

Das PPH-Pilotprogramm zwischen EPA und ROSPATENT beginnt am 1. Februar 2017 und läuft für einen Zeitraum von drei Jahren bis 31. Januar 2020. Die nachstehend genannten Teilnahmevoraussetzungen gelten für PPH-Anträge, die ab 1. Februar 2017 beim EPA eingereicht werden.

EPA und ROSPATENT werten die Ergebnisse aus und entscheiden dann, ob und wie das Programm nach dem Versuchszeitraum implementiert werden soll. Dieser kann bei Bedarf verlängert werden, um die Umsetzbarkeit des PPH-Programms angemessen beurteilen zu können. Bei zu hohem Aufkommen, aber auch aus anderen Gründen kann das EPA das Pilotprogramm auch vorzeitig beenden. Für den Fall, dass es vor dem 31. Januar 2020 beendet werden sollte, ergeht eine entsprechende Bekanntmachung.

B. Voraussetzungen für die Teilnahme am PPH-Pilotprogramm zwischen EPA und ROSPATENT

Eine Teilnahme am PPH-Pilotprogramm beim EPA ist möglich, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

(1) Die EP-Anmeldung, für die die Teilnahme am PPH-Pilotprogramm beantragt wurde, und die korrespondierende Anmeldung müssen denselben frühesten Prioritäts-/Anmeldetag haben, und zwar unabhängig davon, ob es sich um den Prioritäts-/Anmeldetag einer bei ROSPATENT eingereichten korrespondierenden nationalen Anmeldung (siehe Anlage 1) oder um den einer korrespondierenden PCT-Anmeldung handelt, für die ROSPATENT ISA und/oder IPEA[ 1 ] war (siehe Anlage 2).

(2) Die korrespondierende(n) Anmeldung(en) muss/müssen mindestens einen Patentanspruch enthalten, der von ROSPATENT in seiner Eigenschaft als nationales Amt oder ISA und/oder IPEA für patentierbar/gewährbar befunden wurde. Von der ISA und/oder IPEA für neu, erfinderisch und gewerblich anwendbar befundene Ansprüche gelten für die Zwecke dieser Mitteilung als patentierbar/gewährbar.

(3) Alle Ansprüche einer EP-Anmeldung, für die die Teilnahme am PPH-Pilotprogramm beantragt wurde, müssen den patentierbaren/gewährbaren Ansprüchen in der/den korrespondierenden OEE‑Anmeldung(en) in ausreichendem Maße entsprechen. Die Ansprüche gelten dann als ausreichend korrespondierend, wenn sie abgesehen von formatbedingten Unterschieden denselben oder einen ähnlichen Schutzumfang haben oder wenn die Ansprüche in der EP-Anmeldung einen engeren Schutzumfang haben als die Ansprüche in der/den OEE‑Anmeldung(en). In diesem Zusammenhang hat ein Anspruch dann einen engeren Schutzumfang, wenn ein OEE-Anspruch so abgeändert wird, dass er durch ein von der Patentschrift (Beschreibung und/oder Ansprüche) gestütztes zusätzliches Merkmal weiter beschränkt wird. Als nicht ausreichend korrespondierend gilt ein Anspruch in der EP-Anmeldung, der eine neue/andere Anspruchskategorie einführt als die der vom OEE für patentierbar/gewährbar befundenen Ansprüche. Umfassen die OEE-Ansprüche beispielsweise nur Ansprüche auf ein Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses, so gelten die Ansprüche in der EP-Anmeldung als nicht ausreichend korrespondierend, wenn damit Erzeugnisansprüche eingeführt werden, die von den korrespondierenden Verfahrensansprüchen abhängen. Der Anmelder muss erklären, dass die Ansprüche der EP-Anmeldung denen der OEE‑Anmeldung in ausreichendem Maße entsprechen.

(4) Die Sachprüfung der EP-Anmeldung, die im Rahmen des PPH-Pilotprogramms bearbeitet werden soll, darf noch nicht begonnen haben. Das Datum, das den Beginn der Sachprüfung markiert, ist

bei noch nicht veröffentlichten Anmeldungen nur auf Antrag des Anmelders oder seines Vertreters oder über die Akteneinsicht bzw. den Dienst MyFiles einsehbar;

bei veröffentlichten Patentanmeldungen im Europäischen Patentregister für jedermann einsehbar.

C. Erforderliche Unterlagen für die Teilnahme am PPH-Pilotprogramm

Zur Teilnahme am PPH-Pilotprogramm beim EPA muss der Anmelder:

(1) einen Antrag auf Teilnahme am PPH-Pilotprogramm einreichen. Das Antragsformblatt

EPA/EPO/OEB 1009 (Teilnahme am Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway" (PPH))

ist auf der EPA-Website (www.epo.org) erhältlich;

(2) eine Anspruchskorrespondenzerklärung einreichen (Bestandteil des Antragsformblatts EPA/EPO/OEB 1009);

(3) folgende Unterlagen in Kopie und als Übersetzung in einer der Amtssprachen des EPA vorlegen:

alle amtlichen Bescheide zu jeder korrespondierenden OEE‑Anmeldung, in der die dem PPH-Antrag zugrunde liegenden patentierbaren/gewährbaren Ansprüche enthalten sind,

oder

das letzte Arbeitsergebnis in der internationalen Phase einer PCT-Anmeldung, d. h. den WO-ISA bzw., wenn ein Antrag nach Kapitel II PCT gestellt wurde, den WO‑IPEA oder den IPER;

(4) die patentierbaren/gewährbaren Ansprüche der OEE‑Anmeldung(en) in Kopie und als Übersetzung in einer der Amtssprachen des EPA vorlegen;

(5) in Kopie alle Veröffentlichungen einreichen, die in den Bescheiden des OEE oder in dem vorstehend unter (3) genannten PCT-Arbeitsergebnis angeführt sind, mit Ausnahme von Patentunterlagen.

Der Anmelder muss Papierkopien der unter (3) und (4) genannten Unterlagen einreichen, es sei denn, diese Unterlagen

a) sind bereits mit der EP-Anmeldung eingereicht worden, bevor eine Teilnahme am PPH-Pilotprogramm beantragt wurde. In diesem Fall braucht er lediglich auf diese Unterlagen zu verweisen und in seinem PPH-Antrag anzugeben, wann er sie mit der EP-Anmeldung eingereicht hat;

b) wurden von ROSPATENT in seiner Eigenschaft als ISA und/oder IPEA erstellt und sind über Patentscope abrufbar. In diesem Fall muss der Anmelder keine Kopien einreichen, sondern legt stattdessen eine Liste der abzurufenden Unterlagen vor. Für die unter (3) und (4) genannten Unterlagen können maschinelle Übersetzungen eingereicht werden. Ist in Patentscope keine maschinelle Übersetzung für die unter (3) und (4) genannten Unterlagen verfügbar, fordert das EPA den Anmelder auf, entsprechende Übersetzungen einzureichen. Sind die maschinellen Übersetzungen unzureichend, so kann das EPA den Anmelder auffordern, eine korrekte Übersetzung nachzureichen. Ist/sind die OEE‑Anmeldung(en) unveröffentlicht, so muss der Anmelder die unter (3) und (4) genannten Unterlagen bei Stellung des PPH-Antrags einreichen.

Sind alle oben genannten Voraussetzungen erfüllt, wird dem Antrag auf Teilnahme am PPH-Pilotprogramm stattgegeben, und die EP-Anmeldung wird beschleunigt bearbeitet. Sind nicht alle oben genannten Voraussetzungen erfüllt, wird der Anmelder auf die in seinem Antrag festgestellten Mängel hingewiesen. Der Anmelder erhält einmal die Gelegenheit, formale Mängel im Antrag zu berichtigen. Wird der Antrag nicht berichtigt, wird die Anmeldung aus dem PPH-Pilotprogramm genommen, und der Anmelder wird entsprechend informiert.

D. Beschleunigte Bearbeitung

Wird dem Antrag auf Bearbeitung einer EP-Anmeldung im Rahmen des PPH-Pilotprogramms stattgegeben, so wird die EP-Anmeldung beschleunigt bearbeitet. Die Bedingungen für die Teilnahme am PACE-Programm[ 2 ] gelten entsprechend für die Bearbeitung von EP-Anmeldungen im Rahmen des PPH-Pilotprogramms zwischen EPA und ROSPATENT.

Anfragen in Zusammenhang mit dieser Mitteilung können direkt an Panagiotis Rigopoulos, Jurist, Europäische und internationale Rechtsangelegenheiten, PCT, gerichtet werden unter international_legal_affairs@epo.org.

 

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[ 1 ] Anmeldungen, für die das EPA ISA und/oder IPEA war, können vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt nicht nach dem PPH bearbeitet werden. Das EPA versteht den PPH so, dass er die Bearbeitung einer Anmeldung auf der Grundlage einer von einem anderen Amt vorgenommenen Beurteilung der Patentierbarkeit beschleunigt. War das EPA ISA und/oder IPEA, so hat der WO/ISA oder IPER nach dem PCT effektiv denselben Status wie ein Erstbescheid in der Sachprüfung vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt. Damit liegt kein Arbeitsergebnis vor, das als Arbeit eines "anderen Amts" erachtet werden kann. Unter Umständen kann der Anmelder in diesem Fall jedoch die Bearbeitung nach dem regulären Programm zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen (PACE) beantragen.

[ 2 ] Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 30. November 2015 über das Programm zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen – "PACE", ABl. EPA 2015, A93.