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Recht & Praxis

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 15. Oktober 2009 über Änderungen der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ)

ABl. EPA 2009, 533

1. Einführung

Im Zusammenhang mit der Initiative "Raising the Bar" wurden vom Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation Änderungen der Ausführungsordnung zum EPÜ beschlossen, um die Qualität der eingehenden Patentanmeldungen zu verbessern und das Erteilungsverfahren zu straffen (siehe CA/D 3/09 vom 25.3.2009, ABl. EPA 2009, 299).

2. Neue Regel 62a EPÜ

2.1 Mit Regel 43 (2) EPÜ (= Regel 29 (2) EPÜ 1973) werden zwei Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ, nämlich das Gebot der Klarheit und der Knappheit der Ansprüche, umgesetzt. Diese Erfordernisse sind auch für die Öffentlichkeit von großer Bedeutung, da sie für Rechtssicherheit über den Schutzumfang sorgen.

Durch die neue Regel 62a EPÜ wird der Anmelder verpflichtet, die Zahl der unabhängigen Ansprüche schon im Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung zu begrenzen, wodurch der potenzielle Schutzumfang einer Anmeldung in diesem frühen Stadium klarer umrissen ist. Da Regel 43 (2) EPÜ bislang im Recherchenstadium nicht durchsetzbar war, konnten diese Abgrenzungen bis zur Sachprüfung oder gar bis zur Erteilungsphase hinausgeschoben werden. Der Recherchenprüfer, der in einer oder mehreren Kategorien auf mehrere unabhängige Ansprüche stieß, war verpflichtet, einen Recherchenbericht zu einer Anmeldung zu erstellen, die in dieser Form nicht zur Erteilung führen konnte, wenn nicht im Einzelfall die in Regel 43 (2) EPÜ genannten Ausnahmen griffen. Die neue Regel 62a hilft dieser Situation ab und verbessert dadurch die Effizienz des Erteilungsverfahrens.

2.2 Antwortet der Anmelder rechtzeitig auf die Aufforderung nach Regel 62a (1) EPÜ, wird die Recherche auf den entscheidenden Punkt der Erfindung konzentriert. Geht nicht rechtzeitig eine Antwort ein, so wird der Recherchenbericht auf der Grundlage des Gegenstands des ersten unabhängigen Anspruchs in jeder Kategorie erstellt. Der Anmelder kann jedoch dem Einwand nach Regel 62a EPÜ entweder in seiner Erwiderung an die Recherchenabteilung oder vor der Prüfungsabteilung widersprechen. Kann der Recherchenprüfer überzeugt werden oder stellt die Prüfungsabteilung fest, dass der Einwand nicht gerechtfertigt war, so wird die Recherche - gegebenenfalls erneut - ohne Einschränkung durchgeführt.

2.3 Da der Recherchenbericht zur Verfügung stehen sollte, wenn die Anmeldung veröffentlicht wird, beträgt die Antwortfrist nach Regel 62a EPÜ zwei Monate ohne die Möglichkeit der Weiterbehandlung. Jedoch kann Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt werden, wenn die Voraussetzungen dafür gegeben sind.

2.4 Das Zusammenspiel von Regel 62a (2) und Regel 137 (5) Satz 2 EPÜ bewirkt, dass kein Patent mit Ansprüchen für nicht recherchierte Gegenstände erteilt wird. Während sich Regel 137 (5) Satz 2 EPÜ auf während des Erteilungsverfahrens vorgenommene Änderungen bezieht, die durch die Hände der Prüfungsabteilung gehen, verhindert Regel 62a (2) EPÜ, dass ursprünglich eingereichte Ansprüche, die auf nicht recherchierte Gegenstände gerichtet sind, in der Anmeldung verbleiben. Folgt der Anmelder der Aufforderung nach Regel 62a (2) EPÜ nicht, so erfüllt die Anmeldung nicht alle Erfordernisse des EPÜ und kann nach Artikel 97 (2) EPÜ zurückgewiesen werden.

3. Geänderte Regel 63 EPÜ

3.1 Die geänderte Regel 63 EPÜ verbessert die Bearbeitung von Anmeldungen, bei denen keine sinnvolle Recherche möglich ist und die Sachprüfung Schwierigkeiten bereitet, weil es den Ansprüchen an Stützung, Klarheit oder Knappheit mangelt. In diesen Fällen wird der Anmelder in Zukunft aufgefordert, vor der Recherche eine Erklärung mit Angaben zum zu recherchierenden Gegenstand abzugeben.

3.2 Änderungen der Anmeldung sind gemäß Regel 137 (1) EPÜ zu diesem Zeitpunkt noch nicht zulässig. Deshalb kann eine angemessene Erwiderung auf eine Aufforderung nach Regel 63 EPÜ z. B. in einer Erklärung bestehen, in der derjenige Teil der Beschreibung - z. B. eine bestimmte Ausführungsform - angegeben wird, der zur Auslegung der Ansprüche herangezogen werden kann. Oder es wird eine verbesserte Anspruchsformulierung vorgelegt, durch die der Mangel beseitigt und die mit der Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht formell als Änderung in das Verfahren eingebracht wird.

Im Idealfall werden alle Mängel nach Artikel 84 EPÜ durch die Erklärung des Anmelders beseitigt, und es kann ein vollständiger Recherchenbericht erstellt werden. Alternativ dazu wird im Lichte des Vorbringens des Anmelders ein teilweiser Recherchenbericht erstellt, womit dem Anmelder die Abgrenzung des zu recherchierenden Gegenstands obliegt. Jedoch wird es weiterhin Fälle geben, in denen trotz solcher Klarstellungen seitens des Anmelders das EPA nur eine begründete Erklärung abgeben kann, dass keine Recherche durchgeführt werden konnte. Dies wird z. B. dann geschehen, wenn in der Erklärung des Anmelders auf einen Gegenstand verwiesen wird, der keine Grundlage in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung hat.

3.3 Ein Einwand nach Regel 63 EPÜ wird im Zuge der Sachprüfung überprüft.

3.4 Weil der Recherchenbericht zusammen mit der Anmeldung veröffentlicht werden sollte, ist die Zweimonatsfrist der Regel 63 EPÜ von der Weiterbehandlung ausgeschlossen. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist jedoch möglich.

3.5 Regel 63 (3) EPÜ und Regel 137 (5) Satz 2 EPÜ bewirken - wie die oben, 2.4, genannte Regel 62a (2) EPÜ -, dass kein Patent mit Ansprüchen für nicht recherchierte Gegenstände erteilt wird.

4. Anpassung der Frist in Regel 64 EPÜ

Die Frist in Regel 64 EPÜ wurde an die Fristen in den Regeln 62a und 63 EPÜ angepasst, sodass nun bei einem Uneinheitlichkeitseinwand zwei Monate zur Zahlung der weiteren Recherchengebühren zur Verfügung stehen. Die Weiterbehandlung in den von Regel 64 EPÜ erfassten Situationen war schon nach dem EPÜ 1973 nicht möglich und ist seit Inkrafttreten des EPÜ 2000 durch Regel 135 (2) EPÜ ausgeschlossen.

5. Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche

5.1. Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht

5.1.1 Die Einführung der Stellungnahme zur Recherche als Bestandteil des europäischen Recherchenberichts im Jahr 2005 zielte unter anderem darauf ab, das Prüfungsverfahren zu beschleunigen, indem bereits in der Recherchenphase ein Produkt bereitgestellt wird, das dem Erstbescheid des Prüfers entspricht. Innerhalb des bisher geltenden rechtlichen Rahmens gibt es keine Verpflichtung zur Erwiderung auf die Stellungnahme, die zusammen mit dem europäischen Recherchenbericht ergeht.

5.1.2 Die neue Regel 70a EPÜ sieht vor, dass innerhalb der Frist zur Stellung des Prüfungsantrags eine Erwiderung auf die dem Recherchenbericht beiliegende Stellungnahme eingereicht werden muss. Das gilt jedoch nur, wenn die dem Recherchenbericht beiliegende Stellungnahme negativ ist. Werden in der dem Recherchenbericht beiliegenden Stellungnahme keine Einwände erhoben, ergeht also keine Aufforderung zur Mängelbeseitigung oder Änderung der Ansprüche, Beschreibung oder Zeichnungen, muss keine Erwiderung eingereicht werden; darüber wird der Anmelder informiert.

5.1.3 Der Anmelder hat sechs Monate Zeit, um zum erweiterten europäischen Recherchenbericht Stellung zu nehmen und insbesondere auf etwaige Einwände zu reagieren. Für Euro-Direktanmeldungen folgt dies aus Regel 70a (1) EPÜ, in der auf die in Regel 70 (1) EPÜ genannte Frist für die Stellung des Prüfungsantrags verwiesen wird.

5.1.4 Wurde die Prüfungsgebühr bereits vor Übermittlung des europäischen Recherchenberichts entrichtet, d. h. ein gültiger Prüfungsantrag bereits eingereicht, so fordert das Amt den Anmelder nach Regel 70 (2) EPÜ auf, innerhalb einer zu bestimmenden Frist zu erklären, ob er die Anmeldung aufrechterhält. Es ist beabsichtigt, in den Prüfungsrichtlinien vorzusehen, dass eine Frist von sechs Monaten ab dem Tag, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des Recherchenberichts hingewiesen worden ist, eingeräumt wird. Eine vom Amt nach Regel 70 (2) EPÜ bestimmte und somit auch für Regel 70a (2) EPÜ geltende Sechsmonatsfrist ist nur unter außergewöhnlichen Umständen verlängerbar (siehe Prüfungsrichtlinien, E-VIII, 1.6).

5.1.5 Wird zu einer Euro-PCT-Anmeldung ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt, ist beabsichtigt, in den Prüfungsrichtlinien vorzusehen, dass für die Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche ebenfalls eine Frist von sechs Monaten eingeräumt wird; diese Frist beginnt mit der Zustellung der Mitteilung des Amtes nach Regel 70 (2) und Regel 70a (2) EPÜ. Auch in diesem Fall ist eine vom Amt bestimmte Sechsmonatsfrist nur unter außergewöhnlichen Umständen verlängerbar (siehe Prüfungsrichtlinien, E-VIII, 1.6).

5.1.6 Hat der Anmelder die Prüfungsgebühr frühzeitig gezahlt und darauf verzichtet, sich nach Übermittlung des europäischen oder ergänzenden europäischen Recherchenberichts über die Aufrechterhaltung der Anmeldung zu erklären, ergeht keine Stellungnahme zum Recherchenbericht, sondern sogleich ein erster Prüfungsbescheid, sodass nicht Regel 70a EPÜ zur Anwendung kommt, sondern sogleich Artikel 94 (3) EPÜ.

5.1.7 Nach Regel 70a (3) EPÜ gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen, wenn der Anmelder einer Aufforderung zur Mängelbeseitigung oder zur Änderung nach Regel 70a (1) oder (2) EPÜ weder nachkommt noch zu der Stellungnahme zum Recherchenbericht Stellung nimmt. Jedoch kann in diesen Fällen Weiterbehandlung beantragt werden.

5.2 Erwiderung auf vom EPA erstellte internationale Recherchen- oder vorläufige internationale Prüfungsberichte

5.2.1 Im Fall von Euro-PCT-Anmeldungen, bei denen das EPA die ISA war und einen WO-ISA erstellt hat, ist der Anmelder verpflichtet, innerhalb der Frist von einem Monat, die durch die Mitteilung des EPA nach Regel 161 (1) EPÜ in Gang gesetzt wird, Stellung zu einem negativen WO-ISA zu nehmen.

5.2.2 Bei Eintritt in die europäische Phase eingereichte Änderungen oder Stellungnahmen zur WO-ISA gelten als sachliche Stellungnahme zum WO-ISA, sodass eine Antwort auf die Regel 161 (1) EPÜ-Mitteilung nicht erforderlich ist. Dasselbe gilt für nach Artikel 19 PCT eingereichte Änderungen, die beim Eintritt in die europäische Phase aufrechterhalten werden.

5.2.3 Änderungen nach Artikel 19 oder 34 PCT, die das als ISA und IPEA tätig gewordene EPA bei der Erstellung des vorläufigen internationalen Prüfungsberichts (IPER) berücksichtigt hat, können nicht als die notwendige Reaktion auf eine Aufforderung nach Regel 161 (1) EPÜ angesehen werden; vielmehr muss der Anmelder auf den IPER reagieren.

5.2.4 Bleibt die notwendige rechtzeitige Reaktion auf die Mitteilung nach Regel 161 (1) EPÜ aus, gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Regel 161 (1) Satz 2 EPÜ). Weiterbehandlung ist möglich.

5.2.5 Regel 161 (2) EPÜ betrifft Euro-PCT-Anmeldungen, zu denen ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt wird. Insoweit ändert sich die Rechtslage nicht, d. h. der Anmelder hat die Möglichkeit, seine Anmeldung beim Eintritt in die europäische Phase oder auf die Mitteilung nach Regel 161 (2) EPÜ hin zu ändern, und der ergänzende europäische Recherchenbericht wird zu der geänderten Anmeldung erstellt. Das Verfahren nach Übermittlung des ergänzenden europäischen Recherchenberichts ist in Regel 70a (2) EPÜ geregelt.

6. Änderung der Regel 69 EPÜ

Die geänderte Regel 69 EPÜ verpflichtet das Amt, dem Anmelder den Tag, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen wird, mitzuteilen und auf die Fristen nach Artikel 94 2, Regel 70 (1) und 70a (1) EPÜ hinzuweisen. Sie schützt das Vertrauen des Anmelders auf die Richtigkeit der Information über den Veröffentlichungstermin: Wenn in der Mitteilung ein späterer Termin für die Veröffentlichung des Hinweises auf die Veröffentlichung des Recherchenberichts genannt ist als der tatsächliche Tag der Veröffentlichung dieses Hinweises, so ist für die Fristen nach Regel 70 (1) und Regel 70a (1) EPÜ der spätere Tag maßgebend, sofern der Fehler nicht ohne Weiteres erkennbar war.

7. Änderungen der Regel 137 EPÜ

7.1 Regel 137 (1) EPÜ ist unverändert, sodass trotz der neuen Regel 62a EPÜ und der Änderung der Regel 63 EPÜ die Beschreibung, die Patentansprüche oder die Zeichnungen der europäischen Patentanmeldung vor Erhalt des europäischen Recherchenberichts nicht geändert werden dürfen.

7.2 Nach Artikel 123 (1) Satz 2 EPÜ hat der Anmelder zumindest eine Gelegenheit, von sich aus die Anmeldung zu ändern. Nach der geänderten Regel 137 (2) EPÜ kann der Anmelder Änderungen, die er von sich aus vornimmt, zusammen mit seiner Reaktion auf die Stellungnahme zum europäischen Recherchenbericht oder auf den WO-ISA oder internationalen vorläufigen Prüfungsbericht einreichen.

In den Fällen der Regel 70a (1) EPÜ sind solche Änderungen daher zusammen mit der Reaktion auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht innerhalb der Frist für die Stellung des Prüfungsantrags einzureichen. In den Fällen der Regel 70a (2) EPÜ sind sie zusammen mit der Reaktion auf die den europäischen oder ergänzenden europäischen Recherchenbericht begleitende Stellungnahme innerhalb der vom Amt für die Erklärung über die Aufrechterhaltung der Anmeldung gesetzten Frist einzureichen. Bei internationalen Anmeldungen, zu denen kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt wird, sind Änderungen, die der Anmelder von sich aus vornimmt, zusammen mit den nach Regel 161 (1) EPÜ erforderlichen Handlungen vorzunehmen.

Ist die den Recherchenbericht begleitende Stellungnahme positiv und eine Reaktion daher nicht zwingend, gelten die oben genannten Fristen dennoch für Änderungen, die der Anmelder von sich aus vornimmt. Wenn der Anmelder den Prüfungsantrag vor Erhalt des Recherchenberichts stellt sowie auf die Aufforderung verzichtet, sich über die Aufrechterhaltung der Anmeldung zu erklären, kann er die Anmeldung zusammen mit der Antwort auf den ersten Prüfungsbescheid von sich aus ändern.

Nach Regel 137 (3) EPÜ bedürfen alle späteren Änderungen der Zustimmung der Prüfungsabteilung.

7.3 Der Anmelder muss alle Änderungen kennzeichnen und ihre Grundlage in der ursprünglichen Anmeldung angeben, (Regel 137 (4) EPÜ). Wird dieser Verpflichtung nicht Genüge getan, kann die Prüfungsabteilung den Anmelder in einer Mitteilung mit einer kurzen, nicht verlängerbaren Frist zur Nachholung dieser Angaben auffordern. Wird nicht rechtzeitig eine Erwiderung eingereicht, so gilt die Anmeldung nach Artikel 94 (4) EPÜ als zurückgenommen.

7.4 Der bisherige Absatz 4 der Regel 137 EPÜ wurde zu Absatz 5 Satz 1. Der neue Absatz 5 Satz 2 behandelt den Fall, dass Gegenstände gemäß Regel 62a oder Regel 63 EPÜ nicht recherchiert wurden. Wurden nach Regeln 62a (2) oder 63 (3) EPÜ die Ansprüche beschränkt, so können in einem späteren Stadium des Erteilungsverfahrens Änderungen, die auf nicht recherchierten Gegenständen beruhen, auch nicht mehr aus der Beschreibung abgeleitet werden. Die gemäß Regel 62a oder Regel 63 EPÜ nicht recherchierten Gegenstände können jedoch in Teilanmeldungen weiterverfolgt werden, die innerhalb der Frist nach der Regel 36 (1) a) EPÜ einzureichen sind.

8. Übergangsregelung

8.1 Die neuen Regeln 62a und 70a EPÜ sowie die geänderten Regeln 63, 64, 69, 137, 161 EPÜ treten am 1. April 2010 in Kraft.

8.2 Die neue Regel 62a EPÜ, die geänderte Regel 63 EPÜ, die neue Regel 70a EPÜ und die geänderte Regel 137 EPÜ gelten für europäische Patentanmeldungen, zu denen der europäische Recherchenbericht oder der ergänzende europäische Recherchenbericht ab dem 1. April 2010 erstellt wird.

Die geänderte Regel 161 EPÜ gilt für europäische Patentanmeldungen, zu denen vor dem 1. April 2010 keine Mitteilung nach der bis dahin geltenden Regel 161 EPÜ ergangen ist.

9. Überarbeitung der Prüfungsrichtlinien

Weitere Details zur Implementierung der neuen Vorschriften sind in den überarbeiteten Prüfungsrichtlinien enthalten. Als Vorveröffentlichung wird der Entwurf der revidierten Prüfungsrichtlinien voraussichtlich im Dezember 2009 auf der EPA-Website (www.epo.org) zugänglich gemacht werden.