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Recht & Praxis

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 24. März 2010 über das Widerspruchs- und das Überprüfungsverfahren nach dem PCT

ABl. EPA 2010, 322

1. Ab dem 1. Juli 2010 wird das Europäische Patentamt (EPA) als mit der ergänzenden internationalen Recherche beauftragte Behörde (SISA) tätig[ 1 ]. Als solche bietet es ein "Überprüfungsverfahren" gemäß Regel 45bis.6 PCT an, wenn es feststellt, dass eine internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfüllt (Artikel 3 (4) iii) und Regel 13 PCT)[ 2 ].

2. Ab dem 1. Juli 2010 ersetzt diese Mitteilung die Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 24. Juni 2007 über das Widerspruchsverfahren nach dem PCT.[ 3 ]

3. Seit dem 13. Dezember 2007, d. h. seit dem Inkrafttreten der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens vom 29. November 2000 (EPÜ 2000)[ 4 ], bestehen vor dem Europäischen Patentamt als Internationaler Recherchenbehörde (ISA) und als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde (IPEA) zwei verschiedene Widerspruchsverfahren. Welches der beiden Verfahren Anwendung findet, hängt vom Anmeldedatum der betreffenden Anmeldung ab:

  • Ein einstufiges Widerspruchsverfahren gilt für ab dem 13. Dezember 2007 eingereichte internationale Anmeldungen – siehe unten Punkt I.
  • Ein zweistufiges Widerspruchsverfahren gilt für am 13. Dezember 2007 anhängige internationale Anmeldungen – siehe unten Punkt II.

4. Das Inkrafttreten des Beschlusses über die Überprüfungsstellen nach dem PCT[ 5 ] am 1. Juli 2010 und diese Mitteilung haben keine Auswirkungen auf die in den Punkten I und II beschriebenen Widerspruchsverfahren vor dem EPA als ISA und als IPEA. Das Überprüfungsverfahren vor dem EPA als SISA wird in Punkt III beschrieben.

I. Einstufiges Widerspruchsverfahren vor dem EPA als ISA und als IPEA für ab dem 13. Dezember 2007 eingereichte Anmeldungen

5. Gemäß den Regeln 40 und 68 PCT in der ab 1. April 2005 geltenden Fassung ist das Widerspruchsverfahren nach dem PCT ein einstufiges Verfahren, bei dem der Widerspruch von einem im Rahmen der ISA bzw. der IPEA gebildeten "Überprüfungsgremium" zu prüfen ist. Das Erfordernis, dass zunächst zu überprüfen ist, ob die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren nach Artikel 17 (3) a) bzw. Artikel 34 (3) a) PCT berechtigt war, bevor die Entrichtung einer Widerspruchsgebühr verlangt wird (Regel 40.2 e) und Regel 68.3 e) PCT), ist entfallen.

6. Nach dem Wegfall der Artikel 154 (3) und 155 (3) EPÜ in der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens vom 29. November 2000 (EPÜ 2000) hat die Präsidentin des Europäischen Patentamts beschlossen[ 6 ], dass für ab dem 13. Dezember 2007 eingereichte internationale Anmeldungen die Prüfung eines Widerspruchs von einer Überprüfungsstelle durchzuführen ist, die aus drei Mitgliedern besteht und die einzige Instanz für die Prüfung eines Widerspruchs ist.

Verfahrensablauf

7. Werden zusätzliche Gebühren für die internationale Recherche oder die internationale vorläufige Prüfung unter Widerspruch gemäß Regel 40.2 c) oder Regel 68.3 c) PCT gezahlt und wird die Widerspruchsgebühr gemäß Artikel 2.21 Gebührenordnung ordnungsgemäß entrichtet, so wird der Widerspruch der Überprüfungsstelle zur Entscheidung vorgelegt. Mit Wirkung vom 1. Juli 2010 setzt sich die Überprüfungsstelle wie im Beschluss über die Überprüfungsstellen[ 7 ] nach dem PCT beschrieben zusammen.

a) Stellt die Überprüfungsstelle fest, dass der Widerspruch in vollem Umfang berechtigt war, so wird der Anmelder hiervon unterrichtet, und die zusätzlichen Gebühren und die Widerspruchsgebühr werden zurückerstattet.

b) Stellt die Überprüfungsstelle fest, dass der Widerspruch nur teilweise berechtigt war, so wird der Anmelder hiervon unterrichtet, und die entsprechenden zusätzlichen Gebühren, nicht aber die Widerspruchsgebühr, werden zurückerstattet.

c) Stellt die Überprüfungsstelle fest, dass der Widerspruch in vollem Umfang nicht berechtigt war, so wird der Anmelder hiervon unterrichtet.

II. Zweistufiges Widerspruchsverfahren vor dem EPA als ISA und als IPEA für Anmeldungen, die am 13. Dezember 2007 anhängig waren

8. Gemäß Artikel 1 (6) des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001[ 8 ] sind die Artikel 154 (3) und 155 (3) EPÜ 1973 auf internationale Anmeldungen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens vom 29. November 2000 (EPÜ 2000) anhängig waren, weiterhin anzuwenden.

Werden für solche internationalen Anmeldungen zusätzliche Gebühren für die internationale Recherche oder die internationale vorläufige Prüfung unter Widerspruch nach Regel 40.2 c) oder Regel 68.3 c) PCT gezahlt, so wird das EPA weiterhin jede Aufforderung zur Zahlung solcher zusätzlichen Gebühren intern überprüfen, bevor der Widerspruch der Beschwerdekammer zur Prüfung vorgelegt wird. Diese Überprüfung wird als Dienstleistung von einer Überprüfungsstelle durchgeführt, die sich wie in Artikel 1 des Beschlusses des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 25. August 1992[ 9 ] beschrieben zusammensetzt. Damit der Anmelder das Ergebnis der Überprüfung analysieren kann, erhebt das EPA die Widerspruchsgebühr gemäß Artikel 2.21 Gebührenordnung erst einen Monat nach dem Tag, an dem der Anmelder über das Ergebnis der Überprüfung unterrichtet wurde.

Verfahrensablauf

9. Für die interne Überprüfung durch die Überprüfungsstelle vor der Befassung der Beschwerdekammer mit dem Widerspruch gilt folgendes Verfahren:

a) Ergibt die Überprüfung, dass die Aufforderung nicht berechtigt war, so wird der Anmelder hiervon unterrichtet, und die entrichteten zusätzlichen Gebühren für die internationale Recherche bzw. für die internationale vorläufige Prüfung werden zurückerstattet. Hat der Anmelder die Widerspruchsgebühr bereits entrichtet, so wird auch diese zurückerstattet.

b) Ergibt die Überprüfung, dass die Aufforderung in vollem Umfang berechtigt war, so wird der Anmelder hiervon unterrichtet; zudem wird ihm mitgeteilt, dass er, sofern er dies noch nicht getan hat, die Widerspruchsgebühr innerhalb eines Monats zu entrichten hat, wenn er nach wie vor wünscht, dass der Widerspruch von der Beschwerdekammer geprüft wird.

c) Ergibt die Überprüfung, dass die Aufforderung nur teilweise berechtigt war, so wird der Anmelder hiervon unterrichtet, und die entsprechenden zusätzlichen Gebühren werden zurückerstattet. Hat der Anmelder die Widerspruchsgebühr bereits entrichtet, wird der Widerspruch der Beschwerdekammer vorgelegt, sofern der Anmelder nicht innerhalb eines Monats nach der Unterrichtung über das Ergebnis der Überprüfung mitteilt, dass er den Widerspruch nicht aufrechterhalten möchte. Hat der Anmelder die Widerspruchsgebühr noch nicht entrichtet, wird ihm mitgeteilt, dass er die Zahlung innerhalb eines Monats nach der Unterrichtung über das Ergebnis der Überprüfung vornehmen muss, wenn er wünscht, dass der Widerspruch der Beschwerdekammer vorgelegt wird.

10. Wird die Widerspruchsgebühr ordnungsgemäß entrichtet, so wird der Widerspruch der Beschwerdekammer zur Prüfung und zur Entscheidung vorgelegt.

a) Stellt die Beschwerdekammer fest, dass der Widerspruch in vollem Umfang berechtigt war, so werden die zusätzlichen Gebühren und die Widerspruchsgebühr zurückerstattet.

b) Stellt die Beschwerdekammer fest, dass der Widerspruch nur teilweise berechtigt war, so werden die entsprechenden zusätzlichen Gebühren, nicht aber die Widerspruchsgebühr zurückerstattet.

III. Einstufiges Überprüfungsverfahren vor dem EPA als SISA

11. Stellt das EPA als SISA fest, dass die internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfüllt, so fordert es den Anmelder nicht zur Entrichtung zusätzlicher Recherchengebühren auf, wie es bei Anmeldungen der Fall wäre, für die es als ISA tätig wird. Stattdessen erstellt es den ergänzenden internationalen Recherchenbericht (SISR) über diejenigen Teile der internationalen Anmeldung, die sich auf die in den Ansprüchen zuerst genannte Erfindung beziehen, und berücksichtigt dabei gegebenenfalls die Angabe des Anmelders gemäß Regel 45bis.1 d) PCT, dass die ergänzende internationale Recherche auf eine der Erfindungen beschränkt werden soll, die von der ISA festgestellt wurden und bei denen es sich nicht um die Haupterfindung handelt. Der SISR enthält eine Begründung der Auffassung, dass das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfüllt ist.[ 10 ]

Verfahrensablauf

12. Nach Erhalt des SISR mit der Benachrichtigung gemäß Regel 45bis.6 a) ii) PCT kann der Anmelder innerhalb eines Monats nach dem Datum der Versendung des SISR (Regel 45bis.6 c) PCT) einen Antrag auf Überprüfung stellen. Nach Entrichtung der Überprüfungsgebühr gemäß Artikel 2.22 Gebührenordnung wird der Antrag der Überprüfungsstelle zur Entscheidung vorgelegt. Die gemäß dem Beschluss über die Überprüfungsstellen nach dem PCT[ 11 ] zusammengesetzte Überprüfungsstelle verfährt dann wie in Regel 45bis.6 d) PCT beschrieben.

 

 

[ 1 ] Vereinbarung zwischen dem EPA und der WIPO 2007 in der mit Wirkung vom 1. Juli 2010 geänderten Fassung, ABl. EPA 2010, 304.

[ 2 ] Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 24. März 2010 zur Schaffung von Überprüfungsstellen zur Durchführung des Widerspruchs- und des Überprüfungsverfahrens nach dem PCT, ABl. EPA 2010, 320 (nachstehend "Beschluss über die Überprüfungsstellen nach dem PCT" genannt).

[ 3 ] Siehe Sonderausgabe Nr. 3 zum ABl. EPA 2007, N.2.

[ 4 ] Siehe Sonderausgabe Nr. 4 zum ABl. EPA 2001, 3.

[ 5 ] Siehe Fußnote 2.

[ 6 ] Beschluss über das Widerspruchsverfahren nach dem PCT, Sonderausgabe Nr. 3 zum ABl. EPA 2007, N.1, aufgehoben mit Wirkung vom 1. Juli 2010 durch den Beschluss über die Überprüfungsstellen nach dem PCT, ABl. EPA 2010, 320 (s. Fußnote 2).

[ 7 ] Siehe Fußnote 2.

[ 8 ] Beschluss des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens vom 29. November 2000, Sonderausgabe Nr. 1 zum ABl. EPA 2007, 197.

[ 9 ] ABl. EPA 1992, 547. Siehe Artikel 2 (2) des Beschlusses über die Überprüfungsstellen nach dem PCT, ABl. EPA 2010, 320.

[ 10 ] Formblatt PCT/SISA/501, Feld III

[ 11 ] Siehe Fußnote 2.