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Citation: OJ EPO 2016, A54
Online publication date: 30.6.2016

Programme pilote "Patent Prosecution Highway" entre l'Office européen des brevets et l'Office australien des brevets sur la base de produits résultant de travaux au titre du PCT et de travaux nationaux

I. Rappel

L'Office européen des brevets (OEB) et l'Office australien des brevets (IPA) ont annoncé le 7 octobre 2015 leur intention de lancer un programme pilote "Patent Prosecution Highway" (PPH) complet.

Le PPH s'appuie sur les procédures d'examen accéléré de brevets déjà mises en œuvre dans ces offices afin de permettre aux demandeurs d'obtenir les brevets correspondants de manière plus rapide et plus efficace. Il donne en outre à chaque office la possibilité d'exploiter le travail déjà effectué par l'autre office.

II. Programme pilote PPH

Le PPH permet aux demandeurs dont les revendications sont considérées brevetables/admissibles de faire traiter de manière accélérée une demande correspondante déposée auprès d'un office partenaire du PPH, tout en donnant aux offices concernés la possibilité d'exploiter les résultats de travaux disponibles.

Dans le cadre du programme pilote PPH, les demandes de participation au PPH peuvent se fonder

soit sur le dernier produit résultant de travaux effectués au titre du PCT (opinion écrite de l'ISA (WO-ISA) ou rapport d'examen préliminaire international (IPER)), tel qu'établi par l'un des offices participants agissant en qualité d'ISA ou d'IPEA,

soit sur le produit résultant de travaux nationaux, tel qu'établi au cours du traitement d'une demande nationale ou d'une demande PCT entrée dans la phase nationale devant l'un des offices participants,

lorsque le produit en question fait apparaître qu'au moins une revendication est brevetable/
admissible.

Si le produit résultant de travaux de l'OEB contient au moins une revendication qui est considérée comme brevetable/admissible, le demandeur peut demander à participer au programme pilote PPH auprès de l'IPA. Les procédures et les conditions à remplir pour présenter à l'IPA une demande de participation sont décrites sur www.ipaustralia.gov.au/patents/applying-patent/standard-patent-application-process/ipa-epo-pph.

Aux fins du présent communiqué, on entend

par office ayant effectué l'examen antérieur (OEE), l'IPA, qui a accompli, notamment en sa qualité d'ISA et/ou d'IPEA, des travaux dont le produit sert de base à la demande de participation au PPH,

par office effectuant l'examen ultérieur (OLE), l'office auprès duquel la participation au programme pilote PPH est demandée, à savoir l'OEB.

A. Période d'essai du programme pilote PPH entre l'OEB et l'IPA

Le programme pilote PPH entre l'OEB et l'IPA débutera le 1er juillet 2016 et sera conduit pendant une période de trois ans s'achevant le 30 juin 2019. Les conditions exposées ci-après s'appliqueront aux demandes de participation au PPH déposées auprès de l'OEB à compter du 1er juillet 2016.

L'OEB et l'IPA analyseront les résultats du programme pilote pour déterminer s'il doit être mis en œuvre au terme de la période d'essai et, dans l'affirmative, selon quelles modalités. Si nécessaire, la période d'essai pourra être prolongée afin de permettre une évaluation adéquate de la faisabilité du programme PPH. Le cas échéant, l'OEB mettra fin au programme pilote PPH de manière anticipée si la participation est trop importante, ou pour toute autre raison. Un communiqué sera publié si le programme pilote PPH entre l'OEB et l'IPA prend fin avant l'échéance du 30 juin 2019.

B. Demande de participation au programme pilote PPH entre l'OEB et l'IPA : conditions à remplir

La participation au programme pilote PPH à l'OEB est soumise aux conditions suivantes :

1) La demande EP donnant lieu à une demande de participation au programme pilote PPH doit avoir la même date la plus ancienne que la demande de brevet correspondante, qu'il s'agisse de la date de priorité ou de la date de dépôt d'une demande nationale correspondante déposée auprès de l'IPA (cf. Annexe 1) ou d'une demande PCT correspondante pour laquelle l'IPA a agi en qualité d'ISA et/ou d' IPEA[ 1 ] (cf. Annexe 2).

2) La (les) demande(s) correspondante(s) doi(ven)t contenir au moins une revendication indiquée comme brevetable/admissible par l'IPA agissant en qualité d'office national, d'ISA et/ou d'IPEA. Aux fins du présent communiqué, on entend par revendication(s) brevetable(s)/admissible(s) la (les) revendication(s) considérée(s) comme nouvelle(s), inventive(s) et susceptible(s) d'application industrielle par l'ISA et/ou l'IPEA.

3) Toutes les revendications de la demande EP pour laquelle une demande de participation au programme pilote PPH est présentée doivent correspondre suffisamment aux revendications brevetables/admissibles de la ou des demandes OEE correspondantes. Les revendications sont considérées comme suffisamment concordantes si, compte tenu des différences liées aux exigences de présentation applicables aux revendications, leur portée est identique ou analogue, ou si les revendications de la demande EP ont une portée moins étendue que les revendications de la ou des demandes OEE correspondantes. À cet égard, une revendication a une portée moins étendue lorsqu'une revendication de la demande OEE est modifiée pour être limitée par une caractéristique additionnelle fondée sur le texte de la demande (description et/ou revendications). Par ailleurs, une revendication de la demande EP introduisant une catégorie de revendications nouvelle/différente par rapport à celles que l'OEE a indiquées comme brevetables/admissibles ne sera pas considérée comme suffisamment concordante. Par exemple, lorsque les revendications de la demande OEE ne portent que sur un procédé de fabrication d'un produit, les revendications de la demande EP ne seront pas considérées comme suffisamment concordantes si la demande EP introduit des revendications de produit dépendantes de ces revendications de procédé. Le demandeur est tenu de déclarer que les revendications des demandes EP et OEE concordent suffisamment entre elles.

4) L'examen quant au fond de la demande EP dont le traitement au titre du programme pilote PPH est demandé ne doit pas encore avoir commencé.

En ce qui concerne les demandes qui n'ont pas encore été publiées, la date à laquelle l'examen a débuté ne sera visible que sur requête du demandeur ou de son mandataire, ou dans le cadre de l'inspection publique via le service MyFiles.

Pour les demandes de brevet publiées, cette date sera visible à tous dans le Registre européen des brevets.

C. Documents à produire pour participer au programme pilote PPH

Pour participer au programme pilote PPH à l'OEB, le demandeur doit produire les documents suivants :

1) demande de participation au programme pilote PPH. Le formulaire de requête

EPA/EPO/OEB 1009 (Participation au programme pilote "Patent Prosecution Highway" (PPH))

est disponible sur le site Internet de l'OEB (www.epo.org) ;

2) déclaration de concordance des revendications, qui figure dans le formulaire de requête EPA/EPO/OEB 1009 ;

3) copie, soit

de toutes les notifications de l'office relatives à la ou aux demandes de brevet OEE correspondantes contenant les revendications brevetables/
admissibles sur lesquelles se fonde la demande de participation au PPH, ainsi qu'une traduction de ces notifications dans l'une des langues officielles de l'OEB,

soit

du dernier produit résultant de travaux effectués pendant la phase internationale d'une demande PCT, à savoir de la WO-ISA ou, si une requête a été présentée au titre du chapitre II du PCT, de la WO-IPEA ou de l'IPER, ainsi qu'une traduction du document correspondant dans l'une des langues officielles de l'OEB ;

4) copie de la ou des revendications brevetables/admissibles figurant dans la ou les demandes de brevet OEE, et traduction de ces revendications dans l'une des langues officielles de l'OEB ;

5) copies de tous les documents non-brevets cités dans la ou les notifications OEE ou dans le produit résultant de travaux effectués au titre du PCT, tel que visé au point 3 ci-dessus.

Si les conditions énoncées ci-dessus sont remplies, la demande de participation au programme pilote PPH sera acceptée et la demande EP fera l'objet d'un traitement accéléré. Si la demande de participation au programme pilote PPH ne remplit pas toutes les conditions exposées ci-dessus, le demandeur en sera informé par une notification précisant les irrégularités que présente sa demande de participation. Il sera alors donné au demandeur une possibilité de remédier aux irrégularités de forme relevées dans la demande de participation. Si la demande de participation n'est pas corrigée, la demande de brevet sera retirée du programme pilote PPH et le demandeur en sera informé.

Si des documents visés aux points 3 et 4 ci-dessus

a) ont déjà été déposés avec la demande EP avant la demande de participation au programme pilote PPH, le demandeur ne doit pas produire à nouveau ces documents avec sa demande de participation. Il peut se contenter de faire référence à ces documents en indiquant dans sa demande de participation au programme pilote PPH à quelle date ils ont été joints à la demande EP.

b) sont disponibles via le système d'accès aux dossiers (DAS) [ 2 ] ou Patentscope, le demandeur ne doit pas en fournir de copie, mais doit produire une liste des documents à rechercher. Une traduction automatique sera acceptée pour les documents visés aux points 3 et 4 ci-dessus. Si le système DAS ne fournit pas de traduction automatique, l'OEB invitera les demandeurs à produire une traduction des documents visés aux points 3 et 4 ci-dessus. Si la traduction automatique est insuffisante, l'OEB peut inviter les demandeurs à produire une traduction exacte. Si la ou les demandes OEE n'ont pas encore été publiées, le demandeur doit fournir les documents visés aux points 3 et 4 ci-dessus lorsqu'il soumet sa demande de participation au PPH.

D. Traitement accéléré

Une fois que la demande de participation au programme pilote PPH a été acceptée, la demande de brevet EP fait l'objet d'un traitement accéléré. Les conditions régissant le programme PACE[ 3 ] sont applicables par analogie au traitement des demandes EP au titre du programme pilote PPH entre l'OEB et l'IPA.

Toute demande de précisions concernant le présent communiqué peut être adressée à M. Panagiotis Rigopoulos, juriste, Affaires juridiques européennes et internationales, PCT, à l'adresse suivante :

international_legal_affairs@epo.org.

 

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[ 1 ] Dans le cadre du PPH, les demandes pour lesquelles l'OEB a agi en tant qu'ISA et/ou IPEA ne peuvent être traitées devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné/élu. Selon l'OEB, le PPH vise à soumettre une demande à un traitement accéléré sur la base d'une évaluation de la brevetabilité effectuée par un autre office. Lorsque l'OEB a agi en tant qu'ISA et/ou IPEA, la WO-ISA ou l'IPER établis au titre du PCT ont en fait le même statut qu'une première notification dans le cadre de l'examen quant au fond devant l'OEB agissant en tant qu'office désigné/élu. Dans ce cas, il n'existe donc aucun produit de travaux pouvant être considéré comme un travail effectué par un "autre" office, mais le demandeur a néanmoins la possibilité de présenter une requête au titre du programme normal de traitement accéléré des demandes de brevet européen ("PACE").

[ 2 ] IPA : AusPat, base de données de recherche de l'Office australien des brevets.

[ 3 ] Communiqué de l'OEB, en date du 30 novembre 2015, relatif au programme de traitement accéléré des demandes de brevet européen ("PACE"), JO OEB 2015, A93.

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