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Informations juridiques

V. BREVETS EUROPEENS FAISANT L'OBJET DE LITIGES DEVANT DIFFERENTES JURIDICTIONS

1. Danisco/Novozymes (EP 1 804 592)

DK Danemark

Haute cour du Danemark, 25 mai 2012 – Danisco A/S (faisant aujourd'hui partie de DuPont) et Novozymes A/S

Mot-clé : nouveauté – activité inventive

Le brevet en cause (EP 1 804 592) revendique un procédé de fabrication d'une composition alimentaire destinée aux animaux sous forme de boulettes traitées à la vapeur. La revendication 1 concerne un tel procédé, qui comprend les étapes consistant à mélanger les composants alimentaires avec des granules ayant un noyau et un enrobage, le noyau comprenant une enzyme, et à traiter à la vapeur d'eau et à mettre sous forme de boulettes la dite composition. Ce procédé est caractérisé en ce que "l'enrobage comprend un sel qui a une humidité constante à 20°C qui est supérieure à 60 %". Novozymes prétend que le brevet en cause a été contrefait, tandis que Danisco soutient qu'il est nul pour défaut de nouveauté. Le 7 juillet 2011, la division d'opposition de l'OEB a révoqué le brevet pour défaut de nouveauté, eu égard à un document de l'état de la technique intitulé "Jacobsen".

La cour a constaté que le carbonate de calcium et le silicate de magnésium sont des sels qui peuvent être contenus dans l'enrobage des granules comprenant une enzyme, tel que décrit dans le document de l'état de la technique intitulé "Jacobsen", et que les parties sont convenues que les revendications du brevet en cause ne seraient donc pas nouvelles s'il s'avérait que le carbonate de calcium et/ou le silicate de magnésium ont une humidité constante supérieure à 60 % à 20°C. La Haute cour a estimé qu'il était probable que le carbonate de calcium ait une humidité constante mesurable à 20°C qui soit supérieure à 60 % et inférieure à 100 %.

Par conséquent, et étant donné que, ni dans le brevet en cause ni dans sa description, il ne ressort assez clairement de la définition de l'humidité constante que les sels inclus dans la revendication 1 du brevet en cause doivent avoir un certain taux, non spécifié, de solubilité et d'hygroscopicité, la Haute cour a jugé que pour l'homme du métier, le carbonate de calcium, au moins, servirait à l'évidence de sel d'enrobage selon le brevet en cause. Sur cette base, la Haute cour a estimé que le brevet en cause tel que délivré n'était pas nouveau eu égard au document intitulé "Jacobsen".

Par ailleurs, la division d'opposition avait conclu que l'objet des requêtes subsidiaires introduites par Novozymes n'était pas inventif eu égard à l'état de la technique. Dans leurs dépositions, les experts respectifs des parties ont quant à eux exprimé des opinions divergentes au sujet de l'activité inventive. La Haute cour a donc estimé qu'il n'était pas fondé de supposer que la décision de la division d'opposition, selon laquelle les jeux des revendications subsidiaires n'étaient pas inventifs, n'était pas correcte. Elle a jugé que les jeux de revendications des requêtes subsidiaires n'étaient pas inventifs et que Novozymes n'avait pas établi l'existence d'un droit auquel il serait porté atteinte.

Note de la rédaction : dans sa décision T 1839/11 du 31 juillet 2012, qui a été rendue seulement deux mois après la décision de la Haute cour du Danemark, la chambre de recours a confirmé que le brevet n'était pas valable.

NL Pays-Bas

Tribunal de grande instance de La Haye, 22 juin 2011  – Danisco c. Novozymes

Mot-clé : nouveauté – activité inventive

Le brevet en cause (EP 1 804 592) revendique un procédé de fabrication d'une composition alimentaire destinée aux animaux utilisant le procédé de mise sous forme de boulettes traitées à la vapeur d'eau. La revendication 1 concerne un tel procédé, qui comprend les étapes consistant à mélanger les composants alimentaires avec des granules ayant un noyau et un enrobage, le noyau comprenant une enzyme, et à traiter à la vapeur d'eau et à mettre sous forme de boulettes ladite composition. Ce procédé est caractérisé en ce que "l'enrobage comprend un sel qui a une humidité constante à 20°C qui est supérieure à 60 %". Danisco a formé une demande en nullité du brevet, alléguant entre autres un défaut de nouveauté et d'activité inventive. Novozymes a répondu en introduisant une action en contrefaçon par voie reconventionnelle.

La partie de la demande en nullité portant sur la nouveauté fait référence à un document de l'état de la technique intitulé "Jacobsen". Jacobsen a décrit de manière explicite un procédé semblable à celui faisant l'objet du brevet en cause, excepté l'élément caractéristique. Il a été soutenu devant le tribunal que cet élément caractéristique avait également été divulgué, car Jacobsen avait revendiqué comme enrobage le silicate de magnésium et le carbonate de calcium, des sels qui ont une humidité constante supérieure à 60 % à 20°C.

Le tribunal a reconnu que le carbonate de calcium mentionné dans le document intitulé "Jacobsen", qui atteint une humidité constante de presque 100 % à 20°C, a une humidité constante supérieure à 60 % comme le revendique le brevet en cause. Cependant, le tribunal a déclaré que cela ne signifiait pas que la mesure caractéristique du brevet en cause avait également été divulguée directement et sans ambiguïté dans le document intitulé "Jacobsen". Il a estimé qu'un tel raisonnement ignorait la manière dont un homme du métier, faisant appel à ses connaissances générales, comprendrait l'élément caractéristique de la revendication 1 du brevet. Concernant la nouveauté, la revendication d'un brevet doit être interprétée à la lumière de la description et des dessins.

Le tribunal a conclu que Jacobsen n'avait pas divulgué un sel au sens de la revendication. L'homme du métier comprendrait la revendication 1 du brevet, qui nécessite de déterminer l'"humidité constante" d'un sel, comme faisant référence à un sel soluble ayant un certain degré d'hygroscopicité, car "humidité constante" est un terme professionnel qui n'a de pertinence que lorsqu'il s'applique à de tels sels. Le sel utilisé dans le document intitulé "Jacobsen" était en revanche insoluble et ne pouvait donc être utilisé pour déterminer l'humidité constante.

Concernant l'activité inventive, le tribunal a appliqué l'approche problème-solution. Il a estimé que le problème technique objectif à résoudre était de fournir une activité / stabilité enzymatique améliorée dans la mise sous forme de boulettes traitées à la vapeur d'eau et a jugé le brevet inventif. Un document de l'état de la technique portait sur l'application d'un enrobage de sel et un autre concernait l'utilisation d'un procédé. Cependant, le tribunal n'a pas vu en quoi un document suggérait de l'associer à l'autre et a considéré que le raisonnement combinant les deux documents était un raisonnement ex post facto. On ne pouvait considérer que l'homme du métier de compétences moyennes serait parvenu à la solution d'un enrobage de sel, tel que revendiqué dans le brevet en cause, à partir de l'état de la technique le plus proche. Le tribunal a conclu que le brevet de Novozymes était valable et qu'il a été contrefait par Danisco.

Note de la rédaction : le 5 août 2011, la division d'opposition de l'OEB a révoqué le brevet dans son intégralité. Dans sa décision T 1839/11 du 31 juillet 2012, la Chambre de recours a ensuite rejeté le recours formé par Novozymes et révoqué définitivement le brevet.

2. Quétiapine (EP 0 907 364)

BE Belgique

Tribunal de première instance d'Anvers, 20 décembre 2013 – Sandoz c. AstraZeneca

Mot-clé : formulation à effet retard – décisions rendues par d'autres tribunaux – activité inventive.

Evoquant les nombreuses actions nationales en révocation intentées en Europe contre le brevet européen d'AstraZeneca, le Tribunal a fait remarquer que toutes les décisions nationales avaient la même importance et que l'on pouvait supposer que les questions juridiques furent dûment examinées dans les différents pays. Toutefois, même les pays censés être à la pointe en matière de brevets arrivèrent à des conclusions différentes (voir les décisions rendues aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Allemagne) et les pays qui parvinrent aux mêmes conclusions y parvinrent pour des motifs différents.

Il est impossible de savoir si des arguments identiques furent présentés aux divers tribunaux nationaux. Dans la présente procédure, la défenderesse a suivi une approche différente de celle qu'elle avait suivie en Angleterre. Le Tribunal n'a pas accès à tous les moyens et documents produits devant les tribunaux étrangers. Même si le Tribunal y avait accès, il ne lui incomberait pas de faire des commentaires sur l'évaluation que ces tribunaux étrangers firent de ces moyens et documents. Le Tribunal a donc procédé à sa propre évaluation indépendamment des actions menées parallèlement dans d'autres pays.

Le problème technique objectif était défini comme suit : fournir une formulation de la quiétiapine qui, sans augmentation de la fréquence des prises, donne des taux sanguins uniformes et stables pendant un temps prolongé (libération uniforme et constante du principe actif). Il en va autrement du problème technique objectif allégué par la défenderesse, à savoir développer un nouveau médicament qui libère d'une façon particulière le principe actif (la quiétiapine) en vue de traiter des maladies psychiques. Le Tribunal a rejeté cette définition, appliquant l'approche problème-solution sur la base de sa propre définition du problème technique objectif et arrivant à la conclusion que fort de l'art antérieur, l'homme du métier confronté au problème technique objectif déciderait de développer une formulation à effet retard à l'aide d'un gélifiant tel que celui mentionné dans le brevet.

Étant donné ce qui précède, le Tribunal a décidé qu'en raison de son manque d'activité inventive, le brevet européen 0 907 364 devait être révoqué pour la Belgique.

DE Allemagne

Tribunal fédéral des brevets, 13 novembre 2012 (3 Ni 43/10 (EP), 3 Ni 24/11 (EP), 3 Ni 25/11 (EP) corrélés) – Quétiapine

Mot-clé : activité inventive – formulation à libération prolongée

Le brevet européen (DE) 0 907 364 a été délivré pour une formulation à libération prolongée de la quétiapine, un antipsychotique connu sous le nom de Seroquel XR. La quétiapine est une substance active qui se distingue par ses effets antidopaminergiques. Elle est utilisée comme antipsychotique ainsi que pour le traitement de l'hyperactivité. Les demandeurs ont fait valoir que les revendications du brevet litigieux n'étaient pas nouvelles par rapport à l'état de la technique et que leur enseignement était dénué d'activité inventive. Le Tribunal fédéral des brevets a déclaré nul ledit brevet sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne au motif que son objet n'impliquait, ni dans la version du brevet tel que délivré, ni dans les versions défendues à titre subsidiaire, aucune activité inventive par rapport à l'état de la technique.

Le Tribunal fédéral des brevets a énoncé que, pour résoudre le problème à la base de l'invention faisant l'objet du brevet en litige, l'homme du métier pouvait s'appuyer notamment sur une étude déjà publiée, d'où il ressortait que la prise une fois par jour d'un médicament à libération immédiate à base de quétiapine ne saurait être suffisante pour garantir un traitement efficace, mais qu'une réduction de la fréquence d'administration devait être envisagée afin d'obtenir une meilleure compliance chez les patients atteints de schizophrénie. Or, selon le Tribunal fédéral des brevets, l'idée de prendre en considération une formulation reposant sur un profil de libération autre que celui déjà connu sous la forme d'administration orale à libération immédiate pour parvenir à une fréquence d'administration de la quétiapine réduite à une fois par jour, avait été suggérée à l'homme du métier par un communiqué de presse annonçant qu'il était envisagé d'élaborer une forme galénique uniquotidienne pour la quétiapine. L'homme du métier associait l'expression "forme galénique uniquotidienne" à des formulations capables de libérer la substance active pendant une période prolongée, c'est-à-dire des formes galéniques connues des spécialistes sous le nom de "formulations à libération prolongée". Il était donc évident pour l'homme du métier d'envisager une telle formulation afin d'obtenir une meilleure compliance chez les patients ainsi que des taux de concentration plasmatique constants du médicament.

De même, la précision apportée dans la revendication du brevet en litige, selon laquelle un agent gélifiant devait entrer dans la préparation de la quétiapine, ne pouvait pas être considérée comme procédant d'une activité inventive. En effet, à la date pertinente, l'homme du métier savait, en s'appuyant sur l'état de la technique relatif à la préparation de formes galéniques à libération prolongée, que les systèmes matriciels à base d'agents gélifiants comme l'hydroxypropylméthylcellulose se prêtaient à la préparation d'un grand nombre de substances actives de structures diverses et donc de solubilités variées. Le Tribunal fédéral des brevets a estimé que rien dans le fascicule du brevet litigieux n'indiquait que des mesures particulières allant au-delà des compétences moyennes de l'homme du métier avaient dû être prises pour préparer la quétiapine de manière appropriée. Il a pour cette raison conclu à l'absence d'activité inventive.

Note de la rédaction : en ce qui concerne la décision en appel, voir ci-dessous.

DE Allemagne

Cour fédérale de justice, 13.01.2015 (X ZR 41/13) – Quétiapine

Mot-clé : activité inventive – formulation à libération prolongée

La Cour fédérale de justice a rejeté le 13 janvier 2015 (X ZR 41/13) l'appel formé contre la décision du Tribunal fédéral des brevets et a confirmé la solution selon laquelle l'objet du brevet litigieux était évident au regard de l'état de la technique. La Cour a cependant jugé, que le problème formulé par le Tribunal fédéral des brevets était trop étroit. Le problème concernant ce brevet litigieux ne consistait pas, comme l'a supposé le Tribunal fédéral des brevets, dans la mise à disposition d'une formulation de la quétiapine permettant un taux constant de libération si possible sur une longue période, mais bien plus dans la mise à disposition d'une façon d'administrer la quétiapine qui conduit à un effet amélioré. Dans le résumé de son arrêt la Cour fédérale de justice énonce ce qui suit : "pour la définition du problème technique à la base d'une invention, on ne doit pas supposer qu'un homme du métier était confronté à un certain problème technique si rien ne l'indiquait alors. Bien au contraire le problème technique doit être formulé de façon aussi générale et neutre possible de sorte que la question de savoir quelles incitations existaient pour l'homme du métier dans l'état de la technique ne se pose véritablement qu'au moment de l'examen de l'activité inventive."

GB Royaume-Uni

Tribunal des brevets, 22 mars 2012 – Teva UK Ltd c. AstraZeneca AB [2012] EWHC 655 (Pat)

Mot-clé : activité inventive – actions en justice parallèles

Le brevet de AstraZeneca concernait une formulation à effet retard d'un neuroleptique, la quiétiapine. Selon Teva, le brevet était nul parce qu'évident au vu du document "Gefvert" de l'art antérieur.

Pour évaluer l'évidence, le juge a suivi l'approche structurée habituelle décrite dans Windsurfing International Inc c. Tabur Marine (UK) Ltd [1985] RPC 59 et réitérée dans Pozzoli c. BDMO SA [2007] EWCA Civ 588 (voir aussi la deuxième édition de "La jurisprudence des États parties à la CBE" 2004 – 2011, JO éd. spéc. 3/2011, p. 124). Tout le monde s'accordait à reconnaître que Gefvert ne divulguait pas une formulation à effet retard.

Au vu des preuves et des arguments supplémentaires présentés par les parties, le juge a établi que l'équipe de spécialistes, même considérant comme inefficace une dose unique journalière de 450mg d'une formulation à libération immédiate, n'en estimerait pas moins une administration unique journalière comme souhaitable. Deux possibilités s'imposent à l'évidence pour administrer une dose journalière unique : une formulation à effet retard ou une dose plus élevée d'une formulation à libération immédiate. En outre, l'équipe de spécialistes ne serait pas dissuadée de développer une formulation à effet retard. Ses espérances de réussite ne seraient pas non plus compromises. Le juge a donc conclu que l'équipe de spécialistes espérerait pouvoir mettre au point une formulation à effet retard de la quiétiapine au moyen de HPMC. La solution était évidente.

Dans l'affaire 397921/HA ZA 11-1977 du 12 mars 2012, le tribunal de première instance de La Haye avait rendu une décision sur une demande parallèle de Sandoz en révocation du brevet néerlandais homologue. Cette décision rejetait les arguments de Sandoz selon lesquels le brevet était évident au vu de Gefvert. En résumé, le tribunal néerlandais estimait que la quiétiapine ne s'était pas encore révélée suffisamment efficace et dépourvue d'effets secondaires graves, que l'homme du métier était très peu fondé à choisir cette substance pour en faire une formulation efficace à effet retard, et qu'il n'aurait pas de grandes espérances de réussite s'il désirait malgré tout s'atteler à la tâche.

Le juge a regretté que des tribunaux européens amenés à statuer sur la validité du même brevet arrivent à des conclusions opposées. La décision néerlandaise est respectable et elle n'a pas été prise à la légère. Les décisions diffèrent pour les raisons suivantes :

1. Les preuves soumises aux deux tribunaux étaient différentes. La séance devant le tribunal néerlandais n'a duré qu'un jour. Les experts entendus comme témoins n'ont pas subi de contre-interrogatoire.

2. Même s'il semble que les mêmes articles et ouvrages aient été présentés aux deux tribunaux, cela n'a pas tout à fait été le cas.

3. Partant du principe que le brevet n'avait pas droit à la priorité, le tribunal néerlandais s'est basé sur des articles publiés après la date de priorité. La priorité n'avait pas été attaquée devant le tribunal du Royaume-Uni.

4. Les arguments présentés devant chaque tribunal étaient différents.

5. A la lumière des preuves et arguments présentés, le juge du Royaume-Uni n'a pas pu se rallier aux conclusions du tribunal néerlandais concernant la motivation de l'homme du métier ou ses espérances de réussite.

6. Le tribunal néerlandais semble avoir négligé que les problèmes décrits dans le brevet étaient illusoires et que les obstacles ("lions in the path") dont faisait état AstraZeneca n'étaient pas mentionnés dans le brevet.

Note de la rédaction : la décision du Tribunal des brevets a été maintenue en appel (voir le résumé suivant).

GB Royaume-Uni

Cour d'appel, 30 avril 2013 – AstraZeneca AB v Hexal [2013] EWCA Civ 454

Mot-clé : activité inventive ; rôle de la Cour d'appel ; décisions nationales parallèles

L'appel était dirigé contre le jugement émis par le juge Arnold dans Teva v AstraZeneca [2012] EWHC 655 (Pat) (voir ci-dessus). Le jugement révoquait le brevet – qui portait sur des formulations à libération prolongée d'un médicament neuroleptique, la quiétapine – au motif que la revendication incriminée était évidente à la lumière de l'art antérieur et des connaissances générales de l'homme du métier.

Les actions menées devant les tribunaux d'autres pays eu égard à la validité de brevets équivalents au brevet litigieux avaient pesé dans la balance pour inciter le juge de la première instance à autoriser le recours en appel. Après l'audience en appel, les parties ont fait part au tribunal de décisions prises dans d'autres juridictions.

D'après Lord Justice Mummery, la Cour d'appel n'a heureusement pas à se prononcer sur le bien-fondé des jugements rendus par les tribunaux des autres juridictions. Sa compétence se limite à voir si, sur la base des preuves et arguments qui lui étaient présentés, le juge Arnold avait statué correctement. Son rôle n'est pas de trancher à nouveau la question de l'évidence. Sa fonction n'est pas de remettre le tout sur le tapis pour réévaluer les moyens d'une affaire à multiples facettes en vue d'aboutir à une décision de fond éventuellement contraire qui viendrait se substituer à la décision de la première instance. Pour le juge de la première instance, la question de l'évidence était par essence une question de fait, de degré et d'impression globale. Le juge de la première instance se devait d'évaluer les moyens dans leur ensemble et fonder sa décision sur lesdits moyens. La Cour d'appel répugne à intervenir sur une décision en matière d'évidence, sauf si le juge s'est trompé sur un point de droit fondamental ou si la décision est manifestement erronée.

En outre, dans sa discussion le juge de la première instance a dûment pris en considération la décision néerlandaise concernant le même brevet, sur laquelle son attention avait été attirée. Il est toutefois arrivé à une conclusion différente. Il s'agissait cependant d'une autre affaire, tranchée par d'autres juges, sur la base d'autres preuves et arguments. Le juge n'était pas lié par la décision néerlandaise et n'était nullement tenu de statuer en fonction de cette décision.

La Cour d'appel a donc estimé que la décision rendue par le juge Arnold sur l'évidence de la revendication 1 n'était ni erronée dans son principe, ni manifestement erronée pour quelque autre raison que ce fût. L'évaluation à laquelle il a procédé était largement fondée. Ses conclusions partaient d'une application correcte des principes pertinents du droit des brevets aux faits portés à sa connaissance. En l'espèce, il n'incombe nullement à la Cour d'appel de se laisser entraîner dans une revue détaillée de faits particuliers que des éléments de preuve viennent étayer. Il n'a pas été fait droit au recours.

NL Pays-Bas

Cour d'appel régionale de La Haye, 10 juin 2014 – Accord c. AstraZeneca

Mot-clé : activité inventive – homme du métier – espoir de réussite

AstraZeneca est titulaire du brevet européen 0 907 364, qui porte sur une formulation à libération prolongée comprenant de la quétiapine (Seroquel), un principe actif utilisé dans le traitement de la schizophrénie, du trouble bipolaire et de la dépression.

La Cour d'appel régionale de La Haye a révoqué le brevet pour défaut d'activité inventive, annulant la décision du tribunal de première instance.

La Cour a déclaré qu'il y avait défaut d'activité inventive si, eu égard à l'état de la technique le plus proche, l'homme du métier de compétence moyenne avait résolu, et non pas seulement avait pu résoudre, le problème en utilisant l'approche revendiquée. Une invention est évidente non seulement si ses résultats peuvent être clairement prévus, mais également s'il existe un espoir raisonnable de réussite, c'est-à-dire si l'homme du métier peut prévoir de manière raisonnable qu'un projet de recherche sera achevé avec succès dans un délai acceptable (cf. "Jurisprudence des chambres de recours de l'OEB", 7e édition 2013, chapitre I.D.7). Le simple "espoir de réussir" ne suffit pas. L'homme du métier a accès à tous les éléments de "l'état de la technique" et a à sa disposition "les moyens et la capacité dont on dispose normalement pour procéder à des travaux et expériences courantes". Il adopte une attitude prudente, ne prend pas de risques incalculables et réalise tous les essais de routine (cf. "Jurisprudence des chambres de recours de l'OEB", 7e édition 2013, chapitre I.D.8). Il peut être également pertinent de voir si les essais sont chronophages ou complexes, ou s'il suffit de réaliser des essais de routine (cf. "Jurisprudence des chambres de recours de l'OEB, 7e édition 2013, chapitre I.D.8).

La Cour a défini l'homme du métier de compétence moyenne comme une équipe composée d'un clinicien travaillant dans le domaine des troubles psychologiques (psychiatre) et d'un expert en formulation.

Aux fins d'appréciation de l'activité inventive, la Cour a établi que le document intitulé "Gefvert" (1995) constituait l'état de la technique le plus proche, car il illustrait également l'application clinique de quétiapine à libération immédiate dans la pratique. Il divulgue à la fois la substance appelée "quétiapine" et ses propriétés pharmacologiques comme antipsychotique atypique.

La Cour a déclaré que le problème à résoudre pour l'homme du métier consistait à mettre au point une formulation de quétiapine (à administrer par voie orale) permettant d'atteindre des niveaux plasmatiques stables et souhaitables en réduisant la fréquence d'administration. Pour déterminer si ce problème avait été résolu, il importait peu de savoir si l'homme du métier avait été incité d'une quelconque manière à mettre au point une formulation de quétiapine et, dans l'affirmative, s'il était apparu nécessaire de réduire la fréquence d'administration. La question de la motivation pourrait s'avérer pertinente afin de déterminer si l'homme du métier aurait choisi une approche particulière pour essayer de résoudre le problème, mais ce n'est pas la même chose que de se demander si l'homme du métier était dès le début bel et bien motivé pour résoudre le problème.

La Cour a estimé que l'homme du métier était, en tout état de cause, motivé pour mettre au point une formulation de quétiapine à libération prolongée étant donné que les indices, à la date de priorité, étaient amplement suffisants pour supposer que la quétiapine était (ou serait) efficace, alors qu'il n'y avait aucune raison de croire que les risques étaient tels qu'ils dissuaderaient l'homme du métier de mettre au point la formulation.

L'invention était par conséquent évidente pour l'homme du métier.

3. Olanzapine (EP 0 454 436)

AT Autriche

Chambre suprême autrichienne des brevets et des marques, 29 juin 2011 (Op 3/11)

Mot-clé : invention de sélection

Le brevet litigieux (EP 0 454 436) concernait un composé répondant au nom de olanzapine, lequel est utilisé comme antipsychotique.

Dans la procédure de recours en nullité, la Chambre suprême des brevets et des marques a précisé que le terme "invention de sélection" désigne une invention résultant de la sélection de plages de valeurs déterminées à partir d'une plage de valeurs plus large et déjà connue, cette sélection consistant à choisir un exemple particulier dont les propriétés remarquables n'étaient pas connues auparavant. Une invention de sélection est considérée comme nouvelle si la plage de valeurs limitée sélectionnée à partir d'une plage de valeurs plus vaste, comprise dans l'état de la technique, satisfait à chacun des trois critères suivants (Op 5/05) :

1. La plage de valeurs limitée qui a été sélectionnée est étroite par rapport à la plage de valeurs connue.

2. La plage de valeurs limitée qui a été sélectionnée est suffisamment éloignée de tout exemple spécifique divulgué dans l'état de la technique et des points extrêmes de la plage connue.

3. La plage de valeurs limitée qui a été sélectionnée n'est pas extraite arbitrairement de l'état de la technique, à savoir qu'elle n'est pas un simple mode de réalisation de l'état de la technique, mais une autre invention (sélection effectuée à dessein, nouvel enseignement technique), le choix d'un exemple particulier dont les propriétés remarquables n'étaient pas connues auparavant.

Le document divulgué au préalable en tant qu'Annexe 3 contenait un grand nombre de benzodiazépines représentées par une formule de Markush, qui comprennent également l'olanzapine.

Concernant le critère 2, la Chambre suprême des brevets et des marques a conclu que – pour autant que l'on puisse en l'espèce parler d'éloignement entre deux composés voisins – il n'est pas possible, notamment dans le domaine de l'utilisation pharmaceutique de substances chimiques, de prévoir l'effet d'un composé en cas de modifications (même mineures) opérées au niveau de ses substituants. Le fait de remplacer un groupe éthyle par un groupe méthyle peut considérablement modifier l'efficacité ou le spectre d'efficacité d'un médicament. Il en résulte que même dans le cas de substituants de structure très similaire, il n'est pas toujours possible de conclure forcément à un effet pharmaceutique équivalent. Les conditions du critère 2, soit la nécessité d'un éloignement suffisant entre l'olanzapine et les composés mentionnés dans l'Annexe 3, étaient par conséquent remplies.

Concernant le critère 3, la Chambre a indiqué que l'effet inattendu et étonnamment avantageux de l'olanzapine (constituant déjà à faible dose un neuroleptique potentiel; absence d'effets secondaires extrapyramidaux; absence d'agranu-locytose; apparition moins fréquente d'enzymes hépatiques élevés) n'était décrit que dans le brevet litigieux et qu'il ne se lisait pas dans l'Annexe 3. Par conséquent, il était également satisfait au troisième critère à remplir pour une invention de sélection, à savoir l'effet inattendu de l'olanzapine.

NL Pays-Bas

Cour d'appel de La Haye, 27 septembre 2011 – Eli Lilly c. Ratiopharm

Mot-clé: nouveauté – erreur dans l'état de la technique – invention de sélection

Eli Lilly est titulaire d'un brevet (EP 0 454 436) concernant l'olanzapine, le composant actif d'un médicament utilisé pour le traitement de troubles du système nerveux central.

Ratiopharm a cherché à révoquer la partie néerlandaise du brevet et fait valoir que l'olanzapine avait déjà été divulguée dans une étude. Le titre de l'étude ne correspondait pas à la formule structurelle qui y était présentée, laquelle différait à son tour de la formule structurelle de l'olanzapine. Ratiopharm a fait valoir que cette différence était une erreur manifeste que l'homme du métier reconnaîtrait et corrigerait immédiatement. Par conséquent, l'étude divulguait directement et sans ambiguïté l'olanzapine.

La Cour d'appel de La Haye a décidé que, même si l'homme du métier reconnaissait que l'étude était manifestement erronée, il consulterait les références citées pour vérifier sa "réalité technique" et arriverait ensuite à la conclusion que c'était l'exposé de la flumézapine (et non de l'olanzapine) qui était visé. Par conséquent, l'étude n'était pas destructrice de nouveauté.

La Cour a en outre estimé qu'il fallait également suivre l'approche problème-solution pour déterminer si une invention de sélection implique une activité inventive, et considéré que l'homme du métier ne sélectionnerait pas l'olanzapine, parce que l'état de la technique le plus proche (même lorsqu'examiné avec d'autres documents) ne contient aucune indication selon laquelle l'olanzapine possède la combinaison souhaitée de caractéristiques, à savoir un bon effet antipsychotique en l'absence de certains effets secondaires.

En conclusion, la Cour a maintenu la validité du brevet.

ES – Espagne

Voir la décision de la Cour suprême (chambre civile) du 10 mai 2011 (309/2011) – Laboratorios Cinfa et al. c. Eli Lilly and Company Ltd, au chapitre VI.4. "Réserve quant à la CBE".

4. Dispositif d'occlusion (EP 0 808 138)

GB Royaume-Uni

Voir la décision du Tribunal des brevets du 22 juillet 2014 – AgaMedical Corporation c. Occlutech (UK) Ltd [2014] EWHC 2506 (Pat) au chapitre I.C.1 "Etat de la technique".

NL Pays-Bas

Cour suprême (Hoge Raad), 25 mai 2012 – AGA c. Occlutech

Mot-clé : interprétation des revendications

AGA est titulaire du brevet européen 0 808 138, qui porte sur un dispositif d'occlusion utilisé dans le traitement des cardiopathies structurelles, notamment des malformations cardiovasculaires. Le dispositif à usage médical est composé d'un tissu métallique formé de brins métalliques tressés, caractérisés par deux brides de fixation adaptées pour fixer les brins aux extrémités opposées du dispositif. Occlutech a produit des dispositifs à usage médical en forme d'haltère utilisés pour l'occlusion des anomalies du septum cardiaque, qui ne comportent qu'une seule bride de fixation à une extrémité du dispositif.

Dans les précédentes instances, il avait été jugé que le brevet d'Occlutech ne constituait pas une contrefaçon du brevet d'AGA, étant donné qu'il ne relevait pas de la protection conférée par ce dernier. La fixation aux extrémités opposées du dispositif constituait une caractéristique essentielle de la revendication. Une telle caractéristique essentielle ne pouvait être interprétée trop largement, à moins que la description et les dessins n'aient fourni des indications claires permettant d'adopter une approche différente. La Cour d'appel a estimé que rien dans la description ni dans les dessins ne justifiait l'interprétation d'AGA fondée sur l'activité inventive, selon laquelle son invention englobait des dispositifs ne comportant qu'une seule bride de fixation, alors que cela n'était pas compatible avec le libellé des revendications.

La Cour suprême des Pays-Bas a rejeté le recours et confirmé l'arrêt de la Cour d'appel. Elle a fait remarquer que la manière d'interpréter un brevet est en général étroitement liée à l'appréciation des faits. Cela signifie que lorsqu'elle est chargée d'instruire un recours, elle ne peut vérifier l'exactitude de l'interprétation que de façon limitée. Elle a estimé que l'art. 69 CBE, ensemble l'article premier du Protocole interprétatif de l'art. 69 CBE peuvent être appliqués pour déterminer l'étendue de la protection conférée par un brevet, ainsi que l'essence de l'invention et l'activité inventive qui sous-tend les revendications du brevet. Elle n'a constaté aucune erreur dans l'interprétation donnée par la cour d'appel, selon laquelle la protection ne s'étendait pas à des dispositifs ne comportant qu'une seule bride de fixation à une extrémité du dispositif.

Note de la rédaction : en ce qui concerne la décision contestée, voir "La jurisprudence des Etats parties à la CBE" 2004 – 2011, JO éd. spéc. 3/2011, p. 251.

SE Suède

Tribunal de district de Stockholm, 4 mars 2011 – Occlutech GmbH c. AGA Medical Corporation, AGA Medical Corporation c. Occlutech International AB et Tor Peters (affaires jointes)

Mot-clé : interprétation des revendications – étendue de la protection

AGA est titulaire du brevet européen  0 808 138 pour la Suède. Ce brevet porte sur un dispositif médical. AGA a prétendu qu'Occlutech avait contrefait le brevet, mais ces allégations de contrefaçon ont été rejetées par le tribunal de district. Dans sa décision, le tribunal devait statuer sur l'étendue de la protection conférée par le brevet d'AGA.

AGA a affirmé que l'invention portait sur un dispositif médical qui avait un large éventail d'utilisations et qui était conçu également pour être utilisé dans le traitement des anomalies du septum cardiaque. Dans la description, l'objet du brevet est présenté comme suit : "un dispositif d'embolisation fiable à la fois facile à situer et pouvant être positionné correctement dans un vaisseau." AGA a déclaré que le brevet s'étendait à tout dispositif repliable pour tout usage médical ; il ne se limitait pas à certains types de traitement ni n'excluait le traitement des anomalies du septum. De plus, selon AGA, l'invention revendiquée englobait également les dispositifs comportant une seule bride de fixation. D'après Occlutech, la revendication du brevet se limitait aux dispositifs d'embolisation.

Le tribunal a fait remarquer que, conformément au § 39 de la loi suédoise sur les brevets, l'étendue de la protection conférée par un brevet est définie par les revendications de ce brevet. Il est précisé également que la description peut fournir des indications permettant de comprendre les revendications du brevet. Dans la présente affaire, la description du brevet indique clairement que le dispositif en question comprend un dispositif d'embolisation. D'autres sources, telles que la procédure relative à la demande de brevet, peuvent fournir des indications. La réponse d'un demandeur à une notification de l'Office de brevets peut également aider dans une certaine mesure à interpréter le brevet. En l'occurrence, la procédure relative à la demande de brevet devant l'OEB jusqu'à la délivrance revêt de l'importance pour l'interprétation de la caractéristique en question. Le demandeur avait modifié la revendication du brevet au cours de la procédure d'examen en donnant l'explication suivante : "Néanmoins, pour clarifier ce qui fait la différence avec l'état de la technique, nous avons inclus dans la revendication 1 la caractéristique selon laquelle l'invention comporte des brides de fixation à chaque extrémité du dispositif pour fixer les brins ensemble. La forme du dispositif, qui exige que les extrémités ne s'évasent pas vers l'extérieur mais soient resserrées pour obtenir la configuration étendue en forme d'haltère souhaitée, est ainsi clairement spécifiée." Le Tribunal de district a observé qu'il apparaît clairement dans ce passage que le dispositif doit comporter deux brides de fixation, une à chaque extrémité du dispositif.

Le Tribunal de district a constaté que rien n'indiquait que l'invention concernait un dispositif médical qui avait un large éventail d'utilisations et qui était également conçu pour être utilisé dans le traitement des anomalies du septum cardiaque. Comme allégué par Occlutech, la description du brevet précise clairement que le dispositif en question comporte un dispositif d'embolisation, ce que ne démentent pas d'autres analyses. Le Tribunal de district a déclaré que le dispositif médical au sens du brevet consistait en un dispositif d'embolisation et a conclu à l'absence de contrefaçon du brevet .

5. Calcipotriol (EP 0 679 154)

DE Allemagne

Cour fédérale de justice, 15 mai 2012 (X ZR 98/09) – calcipotriol monohydraté

Mot-clé : activité inventive – espérance de réussite raisonnable

L'invention concerne le calcipotriol monohydraté, une nouvelle forme cristalline du calcipotriol. Selon le brevet litigieux, le calcipotriol monohydraté possède des caractéristiques techniques supérieures et une meilleure stabilité par rapport au calcipotriol anhydre, qui est connu de l'état de la technique.

La Cour fédérale de justice estime que la découverte et la préparation du calcipotriol monohydraté n'implique pas d'activité inventive (art. 56 CBE).

Le défendeur avait fait valoir que le développement de formes cristallines et, partant, d'hydrates n'était pas prévisible en 1993 (année de priorité) et ne l'est pas davantage aujourd'hui. De l'avis de la Cour fédérale de justice, la prévisibilité de certains résultats n'est pas nécessairement déterminante pour l'évaluation de l'activité inventive. Il est en revanche essentiel de déterminer si l'état de la technique suggérait à l'homme du métier de reprendre des mesures décrites dans l'art antérieur et de les appliquer à une substance connue. À cet égard, il peut s'avérer opportun d'examiner si l'on peut raisonnablement espérer que ces mesures conduiront à la réussite, autrement dit à la résolution du problème technique posé (Cour fédérale de justice du 6 mars 2012 – X ZR 50/09, Cour fédérale de justice du 10 septembre 2009 – Escitalopram, Tribunal fédéral suisse du 27 mars 1995 – Manzana II, décision T 60/89 du 1er août 1990 – Protéines de fusion).

Ces conditions sont remplies dans le litige en instance. Les documents cités qui ont été examinés dans le jugement (concernant des substances comparables par leur structure au calcipotriol) suggéraient à l'homme du métier d'avoir recours à des mesures qui étaient décrites dans ces documents – et qui consistaient à dissoudre la substance solide dans un solvant organique, auquel de l'eau était ajoutée – et de les appliquer au calcipotriol ; ce faisant, l'homme du métier aurait obtenu le calcipotriol monohydraté. De plus, dans la présente espèce, il pouvait raisonnablement espérer que la mise en œuvre de ces mesures serait couronnée de succès ; les efforts à consentir, à savoir l'emploi d'un solvant organique et d'eau, s'avéraient en outre proportionnés au résultat prévisible.

IT Italie

Tribunal ordinaire de Turin (Tribunale Ordinario di Torino), 11 février 2011 (1415/2011) – Sandoz c. Leo Pharma – monohydrate de calcipotriol

Mot-clé : activité inventive

Dans cette procédure de nullité, le Tribunal a suivi l'approche problème-solution adoptée par les chambres de recours de l'OEB. Il a établi que le problème technique objectif que devait résoudre le brevet litigieux résidait dans la faible stabilité du calcipotriol sous forme cristalline anhydre lorsqu'il est exposé à un milieu aqueux (par exemple lors de sa fabrication dans des formulations de crème ou de gel, ou dans des milieux contenant de l'eau).

La solution revendiquée consistait à utiliser une nouvelle forme cristalline – monohydratée – du composé qui était plus stable que la forme anhydre.

Le brevet enseignait que le monohydrate était produit en dissolvant le calcipotriol cristallin ou non cristallin anhydre (amorphe) dans un solvant organique et en ajoutant de l'eau et, le cas échéant, un solvant apolaire.

Le Tribunal a estimé que le brevet n'était pas inventif. Il a conclu qu'au vu du problème technique posé par la faible stabilité de la forme cristalline anhydre d'un analogue de la vitamine D3 tel que le calcipotriol, l'homme du métier aurait été amené à chercher une autre forme cristalline de la même substance. L'état de la technique connu aurait permis à l'homme du métier de résoudre le problème technique consistant à trouver une forme cristalline plus stable que la forme (anhydre) connue. La recherche de formes cristallines plus stables constitue en effet pour les sociétés pharmaceutiques une activité de routine. L'homme du métier aurait su que la forme hydratée cristalline était plus stable que le composé anhydre correspondant. Afin de résoudre le problème technique posé par la faible stabilité du calcipotriol anhydre, il aurait donc pris en considération l'état de la technique, qui comporte des composés chimiques très similaires au calcipotriol, et qui décrit des procédés d'obtention de la forme monohydratée cristalline.

NL Pays-Bas

Cour d'appel régionale de La Haye, 9 avril 2013 – Sandoz c. Leo Pharma

Mot-clé : activité inventive – approche "problème-solution" – homme du métier – espérance de réussite

Dans cette procédure en contrefaçon, il s'agissait d'examiner la validité du brevet de Leo Pharma portant sur une "nouvelle forme cristalline d'un analogue de la vitamine D" (médicament destiné au traitement local du psoriasis et contenant la substance active "calcipotriol").

La question de l'activité inventive était au cœur de cette décision. Bien qu'elle ne soit pas toujours adaptée, l'approche problème-solution peut être appliquée en pareil cas pour apprécier l'activité inventive. Les parties sont convenues que l'état de la technique le plus proche était WO 834, dans lequel la substance calcipotriol sous forme cristalline (c'est-à-dire anhydre) avait été décrite pour la première fois. La Cour a défini le problème technique objectif de la manière suivante : comment la stabilité au stockage du calcipotriol sous une forme adaptée à un usage thérapeutique peut-elle être améliorée par rapport à celle du calcipotriol anhydre ? Le même problème technique objectif avait été formulé dans la procédure italienne (voir ci-dessus). Le tribunal allemand avait identifié un problème double, dont l'un des aspects était l'amélioration de la stabilité au stockage (voir ci-dessus).

La Cour a examiné la question de savoir si, au vu de la forme cristalline anhydre du calcipotriol divulguée dans WO 834, il était évident pour l'homme du métier de compétence moyenne, à la date de priorité (15 janvier 1993), de rechercher une forme cristalline du calcipotriol adaptée à un usage thérapeutique et plus stable que la forme anhydre lors du stockage (par exemple se dégradant moins) et s'il aurait découvert le monohydrate de calcipotriol.

La Cour a estimé que le brevet était dépourvu d'activité inventive pour les motifs suivants :

Dans le domaine des dérivés de la vitamine D, l'homme du métier est une équipe constituée d'un expert en formulation ayant une expérience des formules topiques, et d'un spécialiste en chimie analytique pharmaceutique.

Au début des années 1990, cet homme du métier travaillait dans un environnement où l'importance de la recherche de (pseudo-)polymorphes des principes actifs dans le développement des médicaments était connue. L'homme du métier savait que le polymorphisme affecte les propriétés d'un principe actif, à savoir sa biodisponibilité, mais également sa stabilité (à divers égards). Il importe peu qu'une étude exhaustive du polymorphisme ait fait ou non partie des procédures standard (en particulier dans le domaine des dérivés de la vitamine D) début 1993. L'essentiel est que l'homme du métier ait été habitué à rechercher des polymorphes et conscient de l'importance de cette recherche.

La Cour a conclu que l'homme du métier aurait recherché l'existence d'autres formes cristallines du calcipotriol susceptibles de présenter une meilleure stabilité au stockage.

Le fait que, comme l'a affirmé Leo Pharma, l'issue d'une telle étude du polymorphisme ne peut être anticipée sur des bases théoriques, n'aurait pas dissuadé l'homme du métier d'entreprendre de tels essais, justement parce qu'ils sont simples et relativement bon marché. Le document WO 834 montrait déjà que le calcipotriol pouvait être cristallisé et l'homme du métier savait qu'il était possible d'obtenir un monohydrate, qui plus est de manière très simple, à partir des trois analogues de la vitamine D décrits dans l'état de la technique et ressemblant au calcipotriol par leur structure. Les chances de succès étaient suffisantes pour que l'homme du métier entreprenne des essais. Dès lors, l'homme du métier aurait pu obtenir le monohydrate de calcipotriol à la date de priorité.

SE Suède

Tribunal de Stockholm, 20 mai 2011 – Leo c. Sandoz

Mot-clé : activité inventive – nouveauté

Leo est titulaire du brevet européen 0 679 154. Sandoz tient le brevet pour non valable au motif qu'il manque de nouveauté et d'activité inventive. En ce qui concerne la nouveauté par rapport au "brevet acné" (WO 91/12 807 A) et au "brevet de base" (EP 0 227 826 B), Sandoz affirme qu'en exécutant l'enseignement du "brevet acné", l'homme du métier arriverait inévitablement à une composition contenant du monohydrate de calcipotriol. Selon le Tribunal, il s'ensuit que la forme anhydre du calcipotriol serait produite par d'autres procédés que ceux disponibles en 1991, lorsque fut déposé le "brevet acné". En outre, selon le témoignage des experts, une fois qu'une forme cristalline particulière a été découverte et reproduite, il est quasiment impossible d'éviter la contamination par des semences de cette nouvelle forme cristalline. Aussi n'est-il pas exclu que la forme anhydre utilisée dans l'expérience comparative ait été contaminée par les semences de la forme cristalline monohydrate.

Pour ce qui est de l'activité inventive, le Tribunal a pris comme art antérieur le plus proche la forme anhydre du calcipotriol connue via le "brevet de base". Le problème selon la demande a trait au besoin de contrôler la taille des cristaux dans un procédé de broyage à billes humide. D'après la description, le broyage humide est malaisé si l'on utilise la forme cristalline anhydre selon le brevet de base, en partie à cause de la mouillabilité et en partie à cause de l'apparition, pendant le broyage, d'une mousse stable qui permet difficilement d'obtenir des petites particules ayant la taille uniforme voulue. Les différences entre la forme monohydrate et la forme anhydre qui se répercutent sur la formulation du problème se situent au niveau des caractéristiques lors du broyage humide. Elles sont meilleures avec le monohydrate, la taille des cristaux étant alors contrôlable du fait que les cristaux se mouillent plus facilement et qu'aucune mousse stable n'apparaît au broyage. Dans ce contexte, le problème technique objectif est à formuler comme suit : "fournir une suspension de calcipotriol qui convienne à une utilisation dans des composés pharmaceutiques pour produire des crèmes et des gels".

La solution du problème consiste à utiliser le monohydrate du calcipotriol, forme cristalline permettant de réguler la taille particulaire via broyage humide. La question qui se pose ensuite est de savoir si quoi que ce soit, dans l'état de la technique connu à la date de priorité, aurait amené l'homme du métier à résoudre le problème susdit en produisant le monohydrate de calcipotriol. En d'autres termes, il devait exister, dans l'état de la technique connu, un indice mettant l'homme du métier sur la piste de la solution : l'homme du métier, au vu de l'état de la technique disponible, aurait-il été clairement amené à vouloir produire le monohydrate de calcipotriol pour résoudre le problème ? Le Tribunal a répondu à cette question par la négative.

Le Tribunal a estimé que le brevet visait à résoudre un problème de moussage lié à une suspension cristalline de calcipotriol, et que l'art antérieur ne mettait nulle part sur la piste du monohydrate. Le Tribunal n'a pas estimé que l'homme du métier, par exemple pour améliorer la stabilité de la forme anhydre ou compte tenu du moussage pendant le broyage à billes humide avec utilisation d'un fluide de broyage aqueux, aurait cherché de toute façon à savoir si le calcipotriol formait un monohydrate. Le Tribunal n'a pas non plus estimé que la formation spontanée d'un hydrate du calcipotriol dans une crème de suspension (aqueuse), phénomène selon Sandoz inévitable pour des raisons thermodynamiques, constituait une motivation suffisante pour pousser l'homme du métier à déterminer si de tels hydrates se formaient ou pas. Sandoz a cité plusieurs documents relatifs à trois analogues de la vitamine D dont les seules formes cristallines stables étaient des monohydrates. De l'avis du Tribunal, s'agissant d'une propriété cristalline d'un composé donné, en l'occurrence la mouillabilité, rien de certain ne peut être conclu sur la base des propriétés cristallines de composés similaires. Donc l'homme du métier n'aurait pas trouvé d'indices dans lesdits documents, et plutôt que d'envisager de nouvelles formes cristallines du calcipotriol, il aurait cherché à modifier les conditions du broyage humide.

6. St Gobain/Knauf (EP 0 399 320)

BE Belgique

Cour d'appel de Liège, 19 septembre 2013 (2011/RG/1503) – St Gobain c. Knauf

Mot-clé : étendue de la protection – construction des revendications

La société St Gobain est titulaire du brevet européen 0 399 320. La revendication du brevet qui est en cause porte sur l'utilisation de fibres de verre.

La Cour fait référence aux procédures devant les juridictions françaises, notamment le TGI de Paris déclarant irrecevables les demandes de St Gobain Isover et déboutant Knauf de ses demandes en nullité (jugement réformé sur ce point par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 mai 2014, voir infra).

La demande de brevet initialement déposée – et en particulier la revendication 1 – a fait l'objet de plusieurs modifications lors de la procédure de délivrance avant d'aboutir à la version définitive opposée à Knauf. La Cour conclut que lorsque des sociétés telles St Gobain prennent la décision elles-mêmes, en cours de procédure, d'apporter des changements à leur propre revendication, ceux-ci doivent se voir réserver tout leur sens.

Au motif qu'en application des principes, une revendication ne peut jamais être considérée de manière stricte ou littérale mais doit toujours être interprétée à la lumière de la description et des dessins, St Gobain affirme que l'homme de métier, confronté au terme "diamètre" d'une population de fibres et appelé à examiner le sens exact du terme "diamètre" dans la revendication 1, lui donnera son véritable sens technique de "diamètre médian". Mais la Cour juge que ce faisant, St Gobain défend une lecture de la revendication 1 de son brevet qui revient, ni plus ni moins, à délibérément omettre la modification qu'elle y a apportée puisqu'elle y milite pour la réinsertion implicite du terme "médian" qu'elle a elle-même supprimé en cours de procédure devant l'OEB, et alors qu'elle a maintenu ce terme "mittleren" dans la revendication 2.

La suppression du terme "mittleren" à la revendication 1 du brevet a restreint la protection qu'il confère. St Gobain ne peut être admise, sous couvert d'interprétation, à faire marche arrière afin de récupérer le champ de protection qu'elle a perdu de son propre chef. La démarche de St Gobain consiste en l'espèce, non pas à interpréter la revendication 1 du brevet en y "dépliant" ce qui s'y trouve en germe, mais à la modifier afin d'en revenir à son état antérieur et à l'étendue plus large de la protection qu'il conférait, ce qui est formellement prohibé par l'art. 123(3) CBE.

La Cour énonce dans le cadre de l'examen de la contrefaçon que la théorie des équivalents ne peut servir à récupérer ce à quoi le breveté a lui-même renoncé dans la procédure en délivrance du brevet.

FR France

Cour d'appel de Paris, 16 mai 2014 (12/06678) – Knauf c. St Gobain

Mot-clé : fibres de verre – nullité du brevet européen – insuffisance de la description – extension de l'objet

La Cour précise que des procédures en contrefaçon ont été engagées par les sociétés Saint-Gobain à l'encontre des sociétés Knauf concernées, l'une en Belgique, l'autre en Allemagne, et dans la présente espèce il s'agit de l'action en contrefaçon de la revendication n° 1 de la partie française du brevet européen 0 399 320.

Le brevet est intitulé fibres de verre à compatibilité biologique élevée. La Cour rappelle tout d'abord de façon détaillée l'historique et l'état des connaissances sur les propriétés cancérigènes de l'amiante. La persistance dans les poumons dépend de la composition et de la dimension des poussières fibreuses.

L'homme du métier est une équipe composée d'un chimiste ayant une bonne connaissance des fibres de laine minérale et d'un pathologiste/toxicologue.

La Cour énonce que l'homme du métier ignore s'il est préférable d'utiliser des fibres ayant un diamètre plus faible, comme l'indique expressément la description, ou un diamètre plus important comme le suggèrent les propriétés attribuées aux fibres des revendications 1 et 2. Il existe une incohérence relativement au diamètre des fibres. Par ailleurs, l'expression "qui ne présentent aucun potentiel cancérigène" ou "qui sont dépourvues de propriétés cancérigènes" qui est une définition fonctionnelle de l'invention n'est pas suffisamment définie car le brevet n'en donne aucune définition, il ne renvoie à aucune norme. Les tests décrits dans le titre sont hors du champs de celui-ci. Finalement, la Cour conclut que l'ensemble des enseignements du brevet n'exposent pas de façon suffisamment claire et complète l'invention pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter, sans avoir à le compléter.

Les sociétés Knauf reprochent aux sociétés Saint Gobain des extensions de la demande initiale notamment l'incorporation d'une partie seulement de la revendication n° 3, telle que déposée, dans la revendication n° 1, et la suppression de la référence au diamètre moyen des fibres. Sur l'incorporation d'une partie de la revendication 3, les sociétés Saint Gobain font valoir en réponse que la modification est intervenue devant la division d'opposition qui l'a acceptée comme étant conforme à l'art. 123 CBE. La Cour juge que l'objet du brevet a profondément changé les caractéristiques présentées comme essentielles. L'homme du métier ne pouvait comprendre qu'il existait une décorélation dans la demande de brevet entre la composition et le diamètre médian des fibres et qu'il n'était en rien incité à combiner les fibres et leur diamètre.

Après examen de l'ensemble des griefs, la Cour, réformant le jugement du TGI de Paris du 11 décembre 2011, prononce la nullité du brevet européen 0 399 320 pour extension de son objet au-delà du contenu de la demande initiale et défaut de description.

 

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