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Recht & Praxis

I. PATENTIERBARKEIT

A Artikel 52 EPÜ – Patentfähige Erfindungen

1. Technischer Charakter

DE – Deutschland

Bundesgerichtshof vom 24. Februar 2011 (X ZR 121/09) – Webseitenanzeige

Schlagwort: computerimplementierte Erfindung – Technizität – erfinderischer Schritt

Das Streitpatent betraf ein Verfahren, mit dem eine bereits aufgerufene und inzwischen verlassene Informationsseite eines Informationsanbieters, die von dessen Startseite aus unmittelbar oder mittelbar aufrufbar ist, in einfacher Weise wieder gefunden und erneut aufgerufen werden können sollte.

Der BGH entschied, dass bei Erfindungen mit Bezug zu Geräten und Verfahren (Programmen) der elektronischen Datenverarbeitung zunächst zu klären ist, ob der Gegenstand der Erfindung zumindest mit einem Teilaspekt auf technischem Gebiet liegt (§ 1 Abs. 1 PatG). Danach ist zu prüfen, ob dieser Gegenstand lediglich ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen als solches darstellt und deshalb vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Der Ausschlusstatbestand greift nicht ein, wenn diese weitere Prüfung ergibt, dass die Lehre Anweisungen enthält, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen.

Ein Verfahren, das der datenverarbeitungsmäßigen Abarbeitung von Verfahrensschritten in netzwerkmäßig verbundenen technischen Geräten (Server, Clients) dient, weist die für den Patentschutz vorauszusetzende Technizität auch dann auf, wenn diese Geräte nicht ausdrücklich im Patentanspruch genannt sind.

Im Streitfall war die erforderliche Technizität zu bejahen, weil das Verfahren der datenverarbeitungsmäßigen Abarbeitung von Verfahrensschritten in netzwerkmäßig verbundenen technischen Geräte dient, wobei die von einem Benutzer bei einem Internetbesuch aufgerufenen Webseiten registriert werden und eine anzeigbare Darstellung dieser Seiten erzeugt wird. Dabei handelt es sich um typische Schritte der Verarbeitung, Speicherung und Übermittlung von Daten mittels technischer Geräte.

Darüber hinaus muss jedoch die beanspruchte Lehre Anweisungen enthalten, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen. Ein technisches Mittel zur Lösung eines technischen Problems liegt etwa dann vor, wenn Gerätekomponenten modifiziert oder grundsätzlich abweichend adressiert werden oder wenn der Ablauf eines zur Problemlösung eingesetzten Datenverarbeitungsprogramms durch technische Gegebenheiten außerhalb der Datenverarbeitungsanlage bestimmt wird. Beides ist beim Streitpatent nicht der Fall.

Der BGH verneinte daher die Patentierbarkeit des Streitpatents.

FR – Frankreich

Berufungsgericht Paris vom 28. Juni 2013 (10/21790) – Herr L v. Publicis Groupe und RATP

Schlagwort: patentfähige Erfindung – technischer Charakter

Herr L ist Inhaber des französischen Patents  0 210 686 für eine "Kommunikationsvorrichtung mit Lesegeräten und Plasmabildschirmen zur Ausstrahlung von Werbung und als Internetkabine". Die Merkmale dieses Patents betreffen eine Vorrichtung, die aus zwei Systemen besteht, bei denen es sich ebenfalls um Vorrichtungen handelt. Die Vorrichtung umfasst Methoden, Verfahren und Instrumente zur Ausstrahlung von Werbung auf anderem Wege als über das Fernsehen. Herr L warf dem Verkehrsbetrieb "Régie autonome des transports Parisiens" (RATP) und der Firma Publicis Groupe vor, in den Räumlichkeiten der RATP eine Kommunikationsvorrichtung zu betreiben, die die Merkmale seines Patents reproduziere, und reichte Klage gegen sie ein. Das Bezirksgericht Paris erklärte sämtliche Ansprüche des französischen Patents 0 210 686 wegen mangelnder Patentfähigkeit für nichtig.

Im Berufungsverfahren machte Herr L insbesondere geltend, dass die Innovation bei seinem Internet-System darauf beruhe, dass die öffentlichen Internetkabinen gute Werbeträger seien, weil sie oben und seitlich mit Bildschirmen zur Werbeproduktion ausgestattet seien. Diese Erfindung weise eine erfinderische Tätigkeit in einem Bereich auf, in dem dieses Kommunikationsmittel nicht existiere; realisiert werde dies durch das Zusammenwirken bekannter Mittel zu einem Ergebnis, das im Stand der Technik nicht bekannt sei: Platzierung von Werbung im Netz und öffentlicher Internet-Zugang in einem geschützten Raum.

Die Beklagten brachten insbesondere vor, dass das Patent von Herrn L keine technische Lösung für eine technische Aufgabe liefere und ihm keine erfinderische Tätigkeit zugrunde liege.

Das Gericht stellte fest, dass der Patentinhaber einräume, dass die beiden gesonderten Vorrichtungen aus bekannten Mitteln bestünden. Das Patent beschreibe ein System zur Produktion und Ausstrahlung von Werbung in Internetkabinen, die Telefonzellen ähnelten. Es beschreibe lediglich die Ausstattung und die Bestandteile einer öffentlichen Internet-Einzelkabine mit Werbeflächen auf der Grundlage von Plasmamonitoren, die in belebten Zonen aufgestellt seien; dabei würden bekannte Mittel kombiniert, die zum einen die Ausstrahlung von Werbung und zum anderen den Zugang zum Internet ermöglichten.

Einige dieser bekannten Mittel – beispielsweise ein Vertrag oder ein Werbeetat – hätten keinen technischen Charakter; andere – Plasmabildschirme, Laptop, CD-ROM-Lesegerät, kleinster PC der Welt – würden nicht in technischer Hinsicht beschrieben. Diese Mittel lösten keine technische Aufgabe, sondern seien Teil eines Kommunikationsverfahrens, das rein kommerziellen Zwecken diene. Abschließend befand das Gericht, dass das Patent keinen patentfähigen Gegenstand umfasse.

FR – Frankreich

Berufungsgericht Paris vom 19. März 2014 (10/21042) – Artygraphie v. Cartel

Schlagwort: patentierbare Erfindung – technischer Charakter

Die Firma Cartel war Inhaberin des europäischen Patents 1 336 948 mit der Bezeichnung "Interaktiver Terminal hinter einem Schaufenster" und Benennung Frankreichs. Sie hatte im Nachhinein die Beschränkung des französischen Teils des Patents beantragt; diesem Antrag hatte der Generaldirektor des französischen Patentamts INPI stattgegeben.

Die Berufungsklägerin Artygraphie beantragte, das Urteil der Vorinstanz aufzuheben und den französischen Teil des europäischen Patents in vollem Umfang für nichtig zu erklären, unter anderem, weil keine technische Erfindung vorlag, sowie wegen fehlender Neuheit und erfinderischer Tätigkeit.

Zu den streitigen Ansprüchen: Die Firma Artygraphie beantragte die Nichtigerklärung sämtlicher Ansprüche des französischen Teils des EP-Patents, obwohl ihr lediglich die Ansprüche 1 bis 5, 7 und 9 entgegengehalten wurden. Der im Rahmen ihrer Verteidigung gestellte Antrag auf Nichtigerklärung der abhängigen Ansprüche 6, 8 und 10 war mangels Rechtsschutzinteresses unzulässig, da die Verletzungsklage von Cartel sich nicht auf diese drei Patentansprüche stützte.

Zur Patentierbarkeit: Die Berufungsklägerin trug vor, Anspruch 1 in der beschränkten Fassung sei mangels Patentierbarkeit für nichtig zu erklären, da einige seiner Merkmale sich auf Ergebnisse und nicht auf technische Mittel bezögen. Wie das Berufungsgericht jedoch feststellte, wird in der Beschreibung darauf hingewiesen, dass es bereits interaktive Terminals gibt, bei denen die Dateneingabeeinheit mit der Verglasung eine Einheit bildet. So lässt sich das Problem der aus getrennten Bauteilen bestehenden Terminals umgehen, doch muss vor der Instandsetzung einer derartigen Vorrichtung zunächst ermittelt werden, in welcher Baugruppe der Fehler liegt. Nach Auffassung des Gerichts war die Tatsache, dass die Dateneingabeeinheit mit der Verglasung keine Einheit mehr bildete, sehr wohl ein technisches Mittel, welches die "mögliche Entnahme" der Eingabeeinheit "ohne vorherigen Ausbau des gesamten Terminals" erlaubte, wie es die Berufungsklägerin in ihrem Schriftsatz einräumte; die Kombination sämtlicher Merkmale von Anspruch 1 bildete das technische Mittel, mit dessen Hilfe sich das Gehäuse herausnehmen lies. Dieser Nichtigkeitsgrund wurde zurückgewiesen.

Im Übrigen hielt das Gericht die Erfindung für neu und stellte fest, dass die von dem für gültig befundenen Anspruch 1 abhängigen Ansprüche nicht mangels Neuheit für nichtig erklärt werden könnten, da sich der neuartige Charakter des Hauptanspruchs zwingend auch auf sie erstreckte; ob die dem Hauptanspruch hinzugefügten Merkmale für sich genommen neu wären oder nicht, spiele keine Rolle. Zudem sei der angefochtene Anspruch 1 erfinderisch und somit gültig. Dasselbe gelte für die abhängigen Ansprüche; sie können nicht mangels erfinderischer Tätigkeit für ungültig erklärt werden, da sie naturgemäß am erfinderischen Charakter des für gültig befundenen Hauptanspruchs teilhaben.

2. Ausgeschlossene Gegenstände oder Tätigkeiten

2.1 Entdeckungen

FR – Frankreich

Bezirksgericht Paris vom 3. Juli 2014 (10/14406) – Evinerude v. Aair Lichens

Schlagwort: Patentfähigkeit – Entdeckung – nicht beanspruchte technische Mittel

Die Firma Evinerude machte vor dem Gericht geltend, dass das französische Patent 0 103 485 der Firma Aair Lichens eine bloße Entdeckung betreffe, die nicht patentfähig sei, und daher für nichtig zu erklären sei.

Die Firma Aair Lichens erklärte, dass das patentierte Verfahren nicht als bloße Entdeckung gewertet werden könne, weil es über ein reines Naturphänomen hinausgehe. Sie behauptete, dass es dieses Verfahren durch die Verwendung von Flechten ermögliche, quantitative Messungen von PCDD/PCDF-Verbindungen vorzunehmen und so deren Auswirkungen auf die Umwelt zu bewerten. In ihrem Vorbringen führte sie neun Verfahrensschritte auf, die der Beschreibung zu entnehmen seien.

Das Gericht erklärte, dass sich der Schutzbereich des Patents gemäß Art. 613-2 des Gesetzes über das geistige Eigentum durch die Patentansprüche bestimme, wobei zur Auslegung der Patentansprüche die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen seien. Die verschiedenen Verfahrensschritte seien im Anspruch nicht genannt und fielen somit nicht in den Schutzbereich des Patents. Die auf Seite 3 des Patents genannten verschiedenen Ausführungsformen beschrieben keine Verfahrensschritte; diese könnten aber ohnehin nicht geschützt werden, weil sie im Anspruch nicht vorkämen. In der Beschreibung seien lediglich die Ergebnisse verschiedener Proben offenbart.

Zum Begriff der Entdeckung (Art. L 611-10 des Gesetzes über das geistige Eigentum) erklärte das Gericht, dass eine bloße Entdeckung nicht Gegenstand eines Patents sein könne, wohl aber eine praktische Anwendung.

Die Firma Aair Lichens brachte vor, dass sie ein Instrument erfunden habe, das es ermögliche, auf der Grundlage eines Naturphänomens – der Absorption von PCDD/PCDF-Verbindungen durch Flechten – quantitative Messungen dieser Schadstoffe vorzunehmen und deren Auswirkungen auf die Umwelt zu bewerten; dies sei eine Erfindung und keine Entdeckung. Dagegen erklärte das Gericht, dass der einzige Anspruch des Patents in der vorliegenden Fassung nicht die Verfahrensschritte schütze, sondern lediglich die Aussage enthalte, dass Maßnahmen getroffen werden könnten, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu bewerten, sodass es sich nicht um eine Verfahrenserfindung handle. Die technischen Mittel zur Umsetzung dieser Aussage könnten schutzfähig sein, wenn sie als solche beschrieben und beansprucht worden wären. Die Beklagte machte geltend, dass die Ergebnisse der in der Beschreibung genannten Studien integraler Bestandteil des Patents seien, weil sie es ermöglicht hätten, "den durchschnittlichen Wert der atmosphärischen Belastung zu ermitteln". Das Gericht wies darauf hin, dass dieser durchschnittliche Wert nicht angegeben und schon gar nicht beansprucht sei, sodass das erteilte Patent kein Verfahren abdecke, sondern eine Entdeckung. Das Patent wurde für nichtig erklärt.

2.2 Computerprogramme

GB – Vereinigtes Königreich

Court of Appeal vom 3. Mai 2013 – HTC v. Apple [2013] EWCA Civ 451

Schlagwort: Patentierbarkeitsausschlüsse – Computerprogramme

Das europäische Patent 2 098 948 von Apple betraf Computergeräte mit berührungsempfindlichen Bildschirmen, die gleichzeitig auf mehr als eine Berührung reagieren können. Die Ansprüche 1 und 2 wurden für nicht gewährbar befunden, weil sie sich auf Computerprogramme als solche bezogen. Apple legte Berufung ein.

Nach Auffassung von Lord Justice Kitchin ging es hier um den Ausschluss von Computerprogrammen nach Art. 52 (2) c) EPÜ, vorbehaltlich der in Art. 52 (3) EPÜ gemachten Einschränkung, dass dieser Ausschluss nur insoweit gilt, als sich das Patent auf den nicht patentfähigen Gegenstand als solchen bezieht. Er begründete dies wie folgt:

In der Sache Aerotel Ltd v. Telco Holdings Ltd; Macrossan's Patent Application [2006] EWCA Civ 1371, (s. 2. Auflage "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ", 2004 – 2011, ABl. SA 3/2011, S. 34), legte der Court of Appeal, nach Prüfung mehrerer Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA und früherer Entscheidungen aus dem Vereinigten Königreich, zur Klärung, ob ein Ausschluss gegeben ist, eine Herangehensweise in vier Schritten dar:

i) richtige Auslegung des Anspruchs,

ii) Ermittlung des tatsächlichen Beitrags der Erfindung zum Stand der Technik,

iii) Klärung der Frage, ob dieser Beitrag vollständig unter den Patentierbarkeitsausschluss fällt,

iv) Feststellung, ob der tatsächliche oder angebliche Beitrag technischen Charakter hat.

Die Kammern gingen in T 154/04 auf den Aerotel-Fall ein und befanden, dass er "mit einer Auslegung des Europäischen Patentübereinkommens nach Treu und Glauben […] nicht zu vereinbaren ist", um dann der Vorgehensweise zu folgen, die von diesem Gericht als "jede Hardware"-Ansatz bezeichnet wurde: demnach werden für die Zwecke des Art. 52 EPÜ alle Merkmale der beanspruchten Erfindung berücksichtigt, für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit aber nur die technischen. In anderen Entscheidungen gingen die Kammern nach mehr oder weniger demselben Ansatz vor.

In Symbian Ltd v. Comptroller General of Patents [2008] EWCA Civ 1066 (s. 2. Auflage "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ", 2004 – 2011, ABl. SA 3/2011, S. 37) erklärte das Gericht die Ansätze aus Aerotel und T 154/05 für miteinander vereinbar. Lord Justice Kitchin stimmte dem zu. Beim Aerotel-Ansatz ist eine beanspruchte Erfindung, deren einziger Beitrag nichttechnischer Natur ist oder unter den Patentierbarkeitsausschluss fällt, im Rahmen der Schritte iii und iv nach Art. 52 EPÜ zurückzuweisen. Laut T 154/04 ist sie dagegen nach Art. 56 EPÜ zurückzuweisen, weil ein solcher Beitrag bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ausgeklammert werden muss. Das Gericht im Symbian-Fall hatte abgewogen, ob die Kammern hinsichtlich der Divergenz bereits zu einer ständigen Auffassung gelangt seien und, falls ja, ob es dieser folgen sollte, verneinte das aber. Lord Justice Kitchin entschied sich daher für den in Aerotel verfolgten Ansatz.

Wie ist also zu bestimmen, ob eine Erfindung einen technischen Beitrag zum Stand der Technik leistet? Das Symbian-Urteil und die darin zitierten Urteile liefern hierfür einige Anhaltspunkte:

i) Es kann keine klare Regel aufgestellt werden, mit der sich bestimmen ließe, ob ein Programm ausgeschlossen ist oder nicht; dies ist nach der Sachlage im Einzelfall in Einklang mit den in Merrill Lynch und Gale bzw. in T 208/84, T 6/83 und T 115/85 aufgestellten Leitlinien zu entscheiden.

ii) Dass die Verbesserung an der in den Computer einprogrammierten Software vorgenommen wird und nicht an der Hardware, die Teil des Computers ist, spielt keine Rolle.

iii) Die Ausschlüsse wirken kumulativ.

iv) Folglich ist es hilfreich zu fragen, was die Erfindung in der Praxis über die Tatsache hinaus, dass sie sich auf ein Computerprogramm bezieht, zum Stand der Technik beiträgt. Fällt dieser Beitrag unter den Patentierbarkeitsausschluss, so ist die Erfindung nicht patentierbar.

v) Umgekehrt ist es auch hilfreich zu prüfen, ob die Erfindung als Lösung einer im Wesentlichen technischen Aufgabe angesehen werden kann, egal ob diese Aufgabe innerhalb oder außerhalb des Computers liegt.

In AT&T Knowledge Ventures LP's Patent Application [2009] EWHC 343 (Pat) hatte Justice Lewison aus früheren Entscheidungen mehrere nützliche Anhaltspunkte abgeleitet:

i) Hat die beanspruchte technische Wirkung eine technische Wirkung auf ein außerhalb des Computers durchgeführtes Verfahren?

ii) Läuft die beanspruchte technische Wirkung auf der Ebene der Computerarchitektur ab, d. h. wird die Wirkung unabhängig von den verarbeiteten Daten oder den auf dem Computer laufenden Anwendungen erzeugt?

iii) Führt die beanspruchte technische Wirkung dazu, dass der Computer in einer neuen Weise funktioniert?

iv) Erhöht sich die Arbeitsgeschwindigkeit oder Zuverlässigkeit des Computers?

v) Wird die erkannte Aufgabe durch die beanspruchte Erfindung gelöst statt nur umgangen?

Diese Anhaltspunkte waren hilfreich, wären aber nicht in jedem Fall entscheidungserheblich. Außerdem hat Lord Justice Lewison im vorliegenden Fall bezüglich des Patentierbarkeitsausschlusses von Computerprogrammen "als solchen" selbst festgestellt, dass er unter iv) mittlerweile weniger restriktiv fragen würde, ob ein Programm den Computer in dem Sinne verbessere, dass er effizienter und effektiver arbeite.

Laut Lord Justice Kitchin ist die Aufgabe, die das Patent lösen soll (nämlich die Handhabung mehrerer gleichzeitiger Berührungen auf einer der neuen Mehrfachberührungsvorrichtungen), im Wesentlichen technisch. Die Lösung bewirkt, dass die Vorrichtung auf neue und verbesserte Weise funktioniert. Die Lösung liegt zwar in der Software, doch wird eine nach den üblichen Kriterien patentierbare Erfindung nicht dadurch unpatentierbar, dass zu ihrer Umsetzung ein Computerprogramm verwendet wird.

Aus diesen Gründen kam Lord Justice Kitchin zu dem Ergebnis, dass die Erfindung einen technischen Beitrag zum Stand der Technik leistet und dieser Beitrag nicht unter den Patentierbarkeitsausschluss fällt.

GB – Vereinigtes Königreich

Patents Court vom 4. September 2013 – Lantana Ltd v. Comptroller General of Patents [2013] EWHC 2673 (Pat)

Schlagwort: Patentierbarkeitsausschlüsse – Computerprogramme

Lantanas britische Patentanmeldung betraf ein elektronisches Datenabfragesystem für den Zugriff auf einen Remote-Computer. Die Anmeldung war zurückgewiesen worden, weil sie ein Computerprogramm als solches betraf, das nach Section 1 (2) Patents Act 1977 von der Patentierbarkeit ausgeschlossen war. In der Beschwerde brachte Lantana vor, dass die Erfindung technische Wirkungen habe, die zeigten, dass der erfindungsgemäße Beitrag technischer Art sei und somit nicht unter die Ausschlussregelung falle.

Wie Justice Birss erklärte, war die Rechtslage dazu jüngst vom Court of Appeal in HTC Europe Co Ltd v. Apple Inc [2013] EWCA Civ 451 (s. vorstehende Zusammenfassung) geprüft worden; darin analysierte Lord Justice Kitchin die Position der englischen Behörden in der Frage von Computerprogrammen als solchen (Aerotel Ltd v. Telco Holdings Ltd; Macrossan's Patent Application [2006] EWCA Civ 1371; Symbian v. Comptroller-General of Patents [2008] EWCA Civ 1066, AT &T Knowledge Ventures LP's Patent Application [2009] EWHC 343 (Pat)) ebenso wie die Position des EPA. Lord Justice Kitchin befand, dass es nicht angemessen sei, von dem in Aerotel erläuterten vierstufigen Ansatz abzuweichen.

Der Vertreter der Beschwerdeführerin brachte vor, dass in HTC v. Apple wie folgt auf T 6/83 verwiesen wurde: "Es wäre nun sinnvoll, den Sachverhalt einiger Fälle zu untersuchen, in denen ein Computerprogramm für patentierbar befunden wurde. In [T 6/83] bestand die Erfindung in verbesserten Kommunikationsmöglichkeiten zwischen den bei verschiedenen Prozessoren innerhalb eines bekannten Netzes geführten Programmen und Dateien. Sie wurde für patentierbar befunden. In Symbian war das patentierbare Computerprogramm ein neues Mittel zum Zugriff auf dynamische Link-Bibliotheken, das bei verschiedenen Geräten wie Kameras und Mobiltelefonen verwendet werden kann. Wenn diese Erfindungen patentierbar waren, warum dann nicht die vorliegende Erfindung?"

Die Beschwerdeführerin bezog sich in ihrer Argumentation vorwiegend auf diese Entscheidung des EPA und erklärte, dass der Court of Appeal in Symbian und Aerotel darauf verwiesen und sich darauf gestützt habe. Justice Birss sah zwar die Entscheidung als beispielhaft dafür an, was als technischer Beitrag gelten könnte; die Tatsache, dass in diesem Fall das Verfahren zur Kommunikation zwischen den bei verschiedenen Prozessoren innerhalb eines bekannten Netzes geführten Programmen und Dateien im Jahr 1988 für patentierbar befunden wurde, bedeute aber nicht, dass ein Kommunikationsverfahren zwischen Programmen und Dateien auf verschiedenen Computern in einem Netz auch heute zwingend einen technischen Beitrag leiste. Die Entscheidung zeige, dass solche Dinge in manchen Fällen patentierbar sein könnten, sie zeige aber nicht, dass die Erfindung in diesem Fall patentierbar sei.

Ebenso wenig sei die Tatsache, dass der Anspruch neu und erfinderisch war, entscheidend für die Frage, ob er den Anforderungen des Art. 52 EPÜ genüge; die Ausschlussregelung sei dadurch nicht zu umgehen, und die Wirkung bzw. der Beitrag werde dadurch nicht "technisch".

Der Anspruch betraf eine Computersoftware, die auf konventionellen, durch ein konventionelles Netz verbundenen Computern läuft und Daten per E-Mail von einem Computer zum anderen überträgt. Der Zugriff auf Remote-Computer über ständige Verbindungen könnte eine Aufgabe darstellen; dieser Anspruch enthalte jedoch keine technische Lösung dieser Aufgabe, sondern umgehe sie durch Verwendung einer konventionellen Technik. Der Anspruch war neu und erfinderisch, doch konnte der Anmelder nichts anführen, was man zu Recht als technischen Beitrag bezeichnen könnte. Der Anspruch betraf einen nicht patentierbaren Gegenstand und verstieß gegen s. 1 (2) Patents Act 1977 bzw. Art. 52 EPÜ. Die Beschwerde wurde zurückgewiesen.

Anmerkung des Herausgebers: dieses Urteil wurde vom Court of Appeal bestätigt, s. Lantana Ltd v. Comptroller General of Patents [2014] EWCA (Civ) 1463; auch das Urteil in der Sachte HTC v. Apple wurde zustimmend zitiert.

B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit

1. Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten

DE – Deutschland

Bundesgerichtshof vom 27. November 2012 (X ZR 58/07) – Neurale Vorläuferzellen II

Schlagwort: Patentierbarkeit – Ausnahmen – öffentliche Ordnung oder gute Sitten – Stammzellen

Der Rechtsstreit betraf die Patentierung von Zellen, die aus menschlichen Stammzellen hergestellt werden. Das BPatG gab der Nichtigkeitsklage überwiegend statt (s. 2. Auflage "Rechtsprechung aus den Vertragstaaten des EPÜ" 2004-2011, ABl. SA 3/2011, S. 41) und erklärte das Patent gemäß § 2(2) PatG, Art. 6 Richtlinie 98/44/EG für nichtig soweit es Zellen umfasst, die aus embryonalen Stammzellen von menschlichen Embryonen gewonnen werden.

Der BGH holte eine Vorabentscheidung des EuGH zur Auslegung von Art. 6 der Richtlinie ein. Der EuGH entschied (18. Oktober 2011, C-34/10) unter anderem, dass jede menschliche Eizelle vom Stadium ihrer Befruchtung an ein "menschlicher Embryo" im Sinne der Richtlinie ist, dass der Patentierungsausschluss sich auch auf die Verwendung von menschlichen Embryonen zu Zwecken der wissenschaftlichen Forschung bezieht und dass eine Erfindung nach Art. 6 der Richtlinie auch dann von der Patentierung ausgeschlossen ist, wenn in der Beschreibung der beanspruchten technischen Lehre die Verwendung menschlicher Embryonen nicht erwähnt ist, die technische Lehre, die Gegenstand des Patentantrags ist, aber die vorhergehende Zerstörung menschlicher Embryonen oder deren Verwendung als Ausgangsmaterial erfordert.

Der BGH entschied, dass die uneingeschränkte Patentierung von Vorläuferzellen, die aus menschlichen embryonalen Stammzellen gewonnen werden, gemäß § 2 (2) Satz 1 Nr. 3 PatG ausgeschlossen ist, wenn in der Patentschrift ausgeführt wird, dass als Ausgangsmaterial Stammzelllinien und Stammzellen in Betracht kämen, die aus menschlichen Embryonen gewonnen werden.

Laut BGH hatte das Patent in der erteilten Fassung im Hinblick auf die Entscheidung des EuGH keinen Bestand, weil ansonsten der mit § 2 PatG nicht vereinbare Eindruck vermittelt würde, die in der Beschreibung mehrfach erwähnte Gewinnung von menschlichen embryonalen Stammzellen aus Embryonen sei von der Patentierung mit umfasst und werde dadurch vom Staat gebilligt.

Die mit dem Hilfsantrag verteidigte eingeschränkte Fassung, wonach keine humanen embryonalen Stammzellen verwendet werden, bei deren Gewinnung Embryonen zerstört wurden, ist hingegen nicht von der Patentierung ausgeschlossen. Der BGH hat es als ausreichend angesehen, dass es Methoden gibt, mit denen menschliche embryonale Stammzellen ohne Zerstörung von Embryonen gewonnen werden können.

Den Einsatz von menschlichen embryonalen Stammzellen als solchen hat der BGH nicht als Verwendung von Embryonen im Sinne der Richtlinie qualifiziert. Menschliche Stammzellen, die ohne Zerstörung von Embryonen gewonnen wurden, sind nicht deshalb als Embryonen im Sinne von § 2 (2) Nr. 3 PatG anzusehen, weil aus ihnen durch Kombination mit anderen Zellen möglicherweise ein entwicklungsfähiger Embryo erzeugt werden kann.

GB – Vereinigtes Königreich

Patents Court vom 17. April 2013 – International Stem Cell Corporation v. Comptroller General of Patents [2013] EWHC 807 (Ch)

Schlagwort: Ausschluss von der Patentierbarkeit – biotechnologische Erfindungen – Vorlage an den EuGH

Die Klage bezog sich auf zwei Patentanmeldungen von ISCC, die beide menschliche Stammzellen betrafen. Die Anmeldungen waren zurückgewiesen worden, weil die Erfindungen gemäß Anhang A2 Ziffer 3 d) Patents Act 1977 von der Patentierbarkeit ausgeschlossen waren.

Die Klage warf die Frage auf: Was ist unter dem Begriff "menschliche Embryonen" in Art. 6 (2) c) der "Biotechnologie-Richtlinie" 98/44/EG zu verstehen? Was verstand insbesondere der EuGH in der Rechtssache C-34/10 Oliver Brüstle gegen Greenpeace e.V. [2012] 1 CMLR 41 unter der Formulierung "geeignet, den Prozess der Entwicklung eines Menschen in Gang zu setzen"? Ist damit das Ingangsetzen eines Prozesses gemeint, der geeignet sein muss, einen Menschen hervorzubringen? Oder ist das Ingangsetzen eines Entwicklungsprozesses gemeint, auch wenn der Prozess nicht vollendet werden kann und somit ungeeignet ist, einen Menschen hervorzubringen?

Der Richter entschied, dass eine Vorlage an den EuGH erforderlich sei. Die Biotechnologie-Richtlinie soll zu einer Harmonisierung des nationalen Patentrechts in Bezug auf biotechnologische Erfindungen führen. In ihrer Präambel sind zwei konkurrierende politische Erwägungen aufgeführt. Einerseits soll die Forschung auf dem Gebiet der Biotechnologie mittels des Patentsystems gefördert werden, andererseits muss das Patentrecht unter Wahrung der Grundprinzipien ausgeübt werden, die die Würde und die Unversehrtheit des Menschen gewährleisten, sodass der menschliche Körper in allen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung nicht patentierbar ist. Bei der Auslegung der Biotechnologie-Richtlinie ist für Ausgewogenheit zwischen diesen konkurrierenden politischen Erwägungen zu sorgen.

Für den Generalanwalt verlaufe die Trennlinie zwar klar zwischen totipotenten und pluripotenten Zellen, doch sei der EuGH anscheinend nicht dieser Unterscheidung gefolgt. Im Gegensatz zum Generalanwalt habe der Gerichtshof in Bezug auf Parthenoten keine bedingte Entscheidung formuliert, obgleich er die Unterscheidung zwischen totipotenten und pluripotenten Zellen offensichtlich im Sinn gehabt habe.

Die vom Anhörungsbeauftragten (UKIPO hearing officer) ermittelte Faktenlage stellt sich wie folgt dar:

i) Wie die Zellen einer Blastozyste und anders als die Zellen aus einer befruchteten Eizelle sind die Zellen einer Parthenote stets nur pluripotent.

ii) Eine Parthenote enthält nur mütterliches DNA-Material und kann sich nie zu einem lebensfähigen Menschen entwickeln.

iii) Infolge der genomischen Prägung werden bestimmte Gene, die für eine vollständige Entwicklung wesentlich sind, in Parthenoten unterdrückt, während andere Gene, die normalerweise unterdrückt würden, abnorm exprimiert werden können.

Diese Faktenlage unterschied sich von derjenigen, die dem EuGH in Sachen Brüstle vorlag. Insbesondere bedeutet die genomische Prägung, dass es anders als bei einer befruchteten Eizelle bei einer Parthenote auch in den ersten Zellteilungen nach der Aktivierung keine totipotenten Zellen gibt. Nach dem aktuellen Wissensstand auf diesem Fachgebiet und ungeachtet der oberflächlichen Ähnlichkeiten der anfänglichen Entwicklung, die in der britischen Stellungnahme und der Vorlage des Bundesgerichtshofs hervorgehoben werden, sind Parthenoten und befruchtete Eizellen in keinem Stadium identisch.

Vor diesem Hintergrund bestünden so große Zweifel über die genaue Bedeutung des Urteils im Fall Brüstle und darüber, ob der EuGH bei Vorliegen der heutigen Faktenlage in der Frage der Parthenoten zum selben Schluss gekommen wäre, dass eine weitere Vorlage gerechtfertigt sei.

Der Richter schloss sich ISCC dahin gehend an, dass die Erfindung, wenn der Entwicklungsprozess – wie vom Anhörungsbeauftragten (UKIPO hearing officer) in Bezug auf Parthenoten festgestellt – ungeeignet ist, einen Menschen hervorzubringen, nicht als "menschlicher Embryo" von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sein sollte. Wie der Generalanwalt im Fall Brüstle war er der Meinung, dass totipotente Zellen von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sein sollten, nicht jedoch pluripotente Zellen.

Stammzellen könnten die Behandlung menschlicher Erkrankungen revolutionieren. Aus der Präambel der Biotechnologie-Richtlinie geht hervor, dass diese unter anderem zum Zweck hat, die Forschung auf dem Gebiet der Biotechnologie mittels des Patentsystems zu fördern. Für Ausgewogenheit zwischen diesem Ziel und der Notwendigkeit, die Grundprinzipien zu wahren, die die Würde und die Unversehrtheit des Menschen gewährleisten, kann angemessen gesorgt werden, indem man Prozesse von der Patentierbarkeit ausschließt, die geeignet sind, einen Menschen hervorzubringen. Mit dem Ausschluss von Entwicklungsprozessen aber, die ungeeignet sind, einen Menschen hervorzubringen, wird keinerlei Ausgewogenheit hergestellt.

Die folgende Rechtsfrage wurde deshalb dem EuGH vorgelegt: "Sind unbefruchtete menschliche Eizellen, die im Wege der Parthenogenese zur Teilung und Weiterentwicklung angeregt worden sind und die im Unterschied zu befruchteten Eizellen lediglich pluripotente Zellen enthalten und nicht fähig sind, sich zu einem Menschen zu entwickeln, vom Begriff 'menschliche Embryonen' in Art. 6 (2) c) der Richtlinie 98/44/EG über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen umfasst?"

Anmerkung des Herausgebers: In C-364/13 hat der EuGH für Recht erkannt: Art. 6 Abs. 2 c) der Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen ist dahin auszulegen, dass eine unbefruchtete menschliche Eizelle, die im Wege der Parthenogenese zur Teilung und Weiterentwicklung angeregt worden ist, kein „menschlicher Embryo" im Sinne dieser Bestimmung ist, wenn sie als solche im Licht der gegenwärtigen wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht die inhärente Fähigkeit hat, sich zu einem Menschen zu entwickeln; dies zu prüfen ist Sache des nationalen Gerichts.

2. Biologische Erfindungen

NL – Niederlande

Bezirksgericht Den Haag vom 8. Mai 2013 – Taste of Nature Holding B.V. v. Cresco Handels-B.V

Schlagwort: Patentierbarkeit – im Wesentlichen biologisches Verfahren – Product-by-process-Ansprüche für Pflanzen

Die Firmen Taste of Nature und Cresco sind beide auf dem Gebiet der Sprossenerzeugung und -vermarktung tätig. Taste of Nature ist Inhaberin des europäischen Patents 1 290 938 auf eine Raphanus-sativus-Pflanze (Radieschensprossen) mit erhöhtem Anthocyangehalt, die durch Selektion und Kreuzung erzielt wird. Taste of Nature stellte einen Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz gegen Cresco wegen Patentverletzung, woraufhin Cresco Widerklage mit der Begründung erhob, das Patent sei u. a. wegen des Patentierungsausschlusses nach Art. 53 b) EPÜ ungültig, denn es handle sich um ein im Wesentlichen biologisches Verfahren. Am 31. Januar 2012 wies der zuständige Richter die Klage von Taste of Nature ab, weil das Patent unter Art. 53 b) EPÜ falle. Der Richter hielt es für einleuchtend, dass nach Art. 53 b) EPÜ nicht nur ein im Wesentlichen biologisches Verfahren – wie im vorliegenden Fall das klassische Züchten – vom Patentschutz ausgeschlossen ist, sondern auch ein durch dieses Verfahren unmittelbar hergestelltes Erzeugnis.

Das Bezirksgericht teilte diese Auffassung im Verfahren in der Sache nicht. Da die Parteien ausdrücklich eine rasche Entscheidung wünschten, beschloss das Gericht, das Verfahren nicht auszusetzen, bis die Entscheidung G 2/12 (ABl. 2012, 126) über Product-by-process-Ansprüche bei Pflanzen ergangen war.

Nach Auffassung des Gerichts fällt die in Anspruch 1 (und den vier abhängigen Ansprüchen) beanspruchte Pflanze nicht unter die Ausnahmen nach Art. 53 b) EPÜ.

Das Gericht argumentierte, dass sich Art. 53 b) zweiter Halbsatz EPÜ nur auf "Verfahren" beziehe. Die in Anspruch 1 beanspruchte Erfindung beziehe sich jedoch auf eine Pflanze, also ein Erzeugnis. Dass die beanspruchte Pflanze teilweise auf der Basis des Herstellungsverfahrens definiert werde, ändere nichts an dieser Tatsache. Da das EPÜ im Allgemeinen und Art. 53 b) EPÜ im Besonderen klar zwischen Verfahren und Erzeugnissen unterscheide, könne aus der Verwendung des Worts "Verfahren" abgeleitet werden, dass die Verfasser des Übereinkommens Erzeugnisse bewusst nicht in den Geltungsbereich dieses Teils von Art. 53 b) EPÜ aufnehmen wollten.

Wie das Gericht ferner befand, unterminiere die Gewährung von Patentschutz für Pflanzen, die durch im Wesentlichen biologische Verfahren erzeugt würden, nicht den Patentierungsausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren. Cresco argumentierte, dass ein Patentanmelder den Ausschluss ohne Weiteres umgehen könnte, indem er einen Verfahrensanspruch in einen Product-by-process-Anspruch umwandle. Nach Ansicht des Gerichts ließ dieses Argument jedoch außer Acht, dass die Kriterien für die Erteilung eines Patents auf ein Züchtungsverfahren andere sind als für ein Product-by-process-Patent auf eine Pflanze. Letzteres sei ein Erzeugnis und könne daher nur patentiert werden, wenn die Pflanze neu und erfinderisch sei. Es reiche nicht aus, dass das Verfahren zur Erzeugung der Pflanze neu und erfinderisch sei. Ein Erfinder, der nur eine neue und erfinderische Variante eines im Wesentlichen biologischen Verfahrens entwickelt habe, könne der Ausnahme von der Patentierbarkeit also nicht entgehen, wenn er seine Erfindung als Product-by-process-Anspruch formuliere. Mit anderen Worten: der Erfinder einer neuen und erfinderischen Variante eines im Wesentlichen biologischen Verfahrens könne dem Ausschluss nur entgehen, wenn er eine andere, nicht vom Patentschutz ausgeschlossene Erfindung mache und zum Patent anmelde. Dies führe nicht zur Aushöhlung der Ausnahmebestimmung.

C. Neuheit

1. Stand der Technik

AT – Österreich

Beschwerdekammer des österreichischen Patentamts vom 22. November 2012 (B 1/2011)

Schlagwort: Stand der Technik – Internetpublikation – Veröffentlichungsdatum

In der Rechtssache war die Beschwerdegegnerin der Ansicht, dass die Internetpublikationen den Stand der Technik bildeten, da sie der Öffentlichkeit vor dem Prioritätsdatum zugänglich gewesen seien. Dies belege auch ein entsprechender Ausdruck der Internetseite http://archive.org. Der Beschwerdeführer zweifelte das Vorveröffentlichungsdatum der Internetpublikationen an.

Nach der Rechtsmittelabteilung des österreichischen Patentamtes gehören grundsätzlich auch Offenbarungen im Internet zum Stand der Technik gemäß § 3 (1) österr. PatG. Aufgrund der Volatilität von im Internet veröffentlichten Texten muss bei Internetveröffentlichungen allerdings nicht nur bewiesen werden, dass irgendeine Veröffentlichung zu einem Zeitpunkt vor dem Anmeldetag existiert hat, sondern auch, dass diese Veröffentlichung genau den behaupteten Inhalt hatte.

Anders als druckschriftlich veröffentlichte Informationen lassen sich elektronisch bereitgestellte Informationen in der Regel zeitlich nicht exakt und sicher einordnen. Zu welchem Zeitpunkt eine Information ins Netz gestellt wurde, kann fast nie mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden. Das Internetarchiv kann lediglich ein Hinweis dafür sein, dass bestimmte Informationen zu einem gegebenen Datum öffentlich im Internet verfügbar waren und eine weitere Suche nach konkreten Beweisen sinnvoll ist. Der Ausdruck einer Webseite aus dem Internetarchiv, auch mit einer Bestätigung der Betreiberin des Internetarchivs darüber, dass der Inhalt des Ausdrucks mit dem derzeitigen Datenbestand des Internetarchivs übereinstimmt, ist als Beweis nicht ausreichend. Als alleinige Grundlage einer Verneinung der Neuheit sind solche Informationen daher kaum geeignet. Jedenfalls sind aber an den Nachweis einer Vorwegnahme strenge Anforderungen zu stellen. Mit den im Fall vorgelegten Beweismitteln konnte daher nicht nachgewiesen werden, dass die Internetseite tatsächlich zum angegebenen Datum mit dem genannten Inhalt der Öffentlichkeit zugänglich war.

AT – Österreich

Oberster Patent- und Markensenat vom 8 May 2013 (OBp 2/13)

Schlagwort: Stand der Technik – Vorbenutzung – implizite Verschwiegenheitsvereinbarung

Das Streitpatent betraf eine Sicherung von Schraubenelementen gegen ungewolltes Losdrehen. Entscheidungswesentlich war unter anderem, ob der in einem Aktenvermerk dokumentierte Inhalt einer Besprechung zwischen mehreren Unternehmen vorveröffentlicht und daher als Stand der Technik anzusehen war. Eines der an dieser Besprechung teilnehmenden Unternehmen war ein (rechtlich selbständiges) Vertriebsunternehmen der beschwerdeführenden Einsprechenden, ein anderes ein (rechtlich selbständiges) potentielles Abnehmerunternehmen.

Der Oberste Patent- und Markensenat (OPM) führte aus, dass eine offenkundige Vorbenutzung ausscheidet, soweit zwischen den Beteiligten, die Kenntnis hatten, eine Geheimhaltungsverpflichtung bestand. Dazu reicht es aus, wenn nach den tatsächlichen Umständen des konkreten Falls ernsthaft in Betracht zu ziehen ist, dass eine Pflicht zur Verschwiegenheit auch ohne ausdrückliche Vereinbarung ernsthaft gewollt war (BPatG 11 W 317/04; BPatG 4 Ni 40/06).

Zwischen den Unternehmen, für die die Besprechungsteilnehmer auftraten, bestanden bereits Geschäftsverbindungen. Die Besprechung diente der Fortführung der geschäftlichen Beziehungen. Es lag im Interesse des teilnehmenden Vertriebsunternehmens der Einsprechenden, dass die besprochene Vorgangsweise geheim blieb. Dem potentiellen Abnehmer des Produkts und dem freien Handelsvertreter – der in einem Vertragsverhältnis zum Vertriebsunternehmen stand – musste dieses Geheimhaltungsinteresse bewusst gewesen sein. Der Zweck der Besprechung lag darin, im Interesse aller Beteiligten eine Strategie zu entwickeln, die es ermöglichte, ein erfolgversprechendes Produkt ohne die in der Besprechung angeführten Nachteile herzustellen. Unter diesen Umständen konnten aber die Einsprechende und ihr Vertriebsunternehmen berechtigt die Verschwiegenheit sowohl des freien Handelsvertreters als auch des potentiellen Abnehmers erwarten. Damit in Einklang steht die zu entsprechender Sorgfalt auffordernde Fußzeile auf dem Aktenvermerk, wonach unter anderem „für diese Unterlagen in Form und Inhalt" der „in den Gesetzen vorgesehene Schutz geltend gemacht wird".

Im Ergebnis wies der OPM daher die Beschwerde der Einsprechenden ab und bestätigte die Aufrechthaltung des Patents.

BE – Belgien

Handelsgericht Mons vom 3. November 2011 (Az. A/10/792) – Valéo v. Lexmond Trading

Schlagwort: Neuheit – Beweislast – allgemeine Behauptungen – Aussetzung des Verfahrens

In diesem Rechtsstreit machte die Firma Lexmond mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit geltend, weil die patentgemäßen Techniken schon zuvor existiert hätten und in zahlreichen früheren Patenten beschrieben worden seien. Da Lexmond den Einwand der Nichtigkeit erhob, trug sie die Beweislast dafür, dass die Patentierbarkeitsvoraussetzungen nicht erfüllt waren. Das Handelsgericht stellte jedoch fest, dass Lexmond eine allgemeine und ungenaue Lesart der beiden Streitpatente vertrat und ihre Besonderheiten völlig ausblendete.

Anspruch 1 des europäischen Patents 1 260 409 ist nicht auf eine Vorrichtung zum Einstellen des Lichtbündels durch Schwenken des Reflektors gerichtet (wie sie aus dem Stand der Technik in der Tat bekannt ist), sondern auf eine solche Vorrichtung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die Lichtquelle feststehend im Gehäuse angebracht ist und die Schwenkachse des Reflektors in der Nähe der Lichtquelle verläuft. Der Nichtigkeitsantrag ließ sich also nicht allein damit begründen, dass es Verfahren zum Einstellen des Lichtbündels durch Schwenken des Reflektors bereits vorher gab. Desgleichen ist Anspruch 1 des europäischen Patents 1 055 556 nicht nur auf einen (ebenfalls aus dem Stand der Technik bekannten) Mechanismus zum Einstellen der Position des Reflektors mithilfe einer Gewindeschraube gerichtet, sondern auf eine derartige Vorrichtung, die einen elastischen Kontakt zwischen der Schraube und dem Zahnsegment gewährleistet, mit dem die Schraube zusammenwirkt.

Den von Lexmond vorgelegten Fotos von Scheinwerfern, die vor dem Prioritätstag der Patente hergestellt wurden, sei diesbezüglich nichts Brauchbares zu entnehmen. Dass die früheren Patente ein und demselben Zweck gedient hätten, nämlich dem Einstellen von Scheinwerfern, genüge letztlich nicht. Ein Patent bezieht sich auf eine Technik und nicht auf ein Ergebnis.

Um neuheitsschädlich zu sein, müsse eine Vorveröffentlichung "kompakt" sein, d. h., sämtliche Merkmale der Ansprüche des angegriffenen Patents vorwegnehmen. Es gehe nicht an, verschiedene Dokumente miteinander zu kombinieren, um dann auf mangelnde Neuheit zu schließen.

Zu der beantragten Aussetzung des Verfahrens bis zum Abschluss der Einspruchsverfahren vor dem EPA stellte das Handelsgericht fest, dass die nationalen Gerichte Verletzungsverfahren nicht automatisch aussetzen müssten, sobald ein Einspruch vor dem EPA anhängig sei. Eine systematische Aussetzung auch bei wenig aussichtsreichen Einsprüchen würde die Rechte der Patentinhaber beeinträchtigen, weil ihnen der Schutz für ihre Erfindung versagt bliebe. Da das Gericht keine ernsthaften Anhaltspunkte dafür sah, dass die Einspruchsverfahren zum Widerruf der Patente führen könnten, setzte es das Verfahren nicht aus.

DE – Deutschland

Bundesgerichtshof vom 15. Oktober 2013 (X ZR 41/11) – Bildanzeigegerät

Schlagwort: Neuheit – Stand der Technik

Das Streitpatent betraf ein in der Beschreibung als Bildanzeigegerät bezeichnetes Computersystem, das einen Computer, eine Anzeigeeinheit (Bildschirmgerät, Monitor) und eine Eingabeeinheit (Tastatur) umfasste.

Der BGH stellte fest, dass der Gegenstand des Streitpatents nicht patentfähig war (§ 22(1), § 21(1) Nr. 1 PatG). Der wesentliche Gegenstand des Patentanspruchs in der erteilten Fassung war nicht neu, da er zum Prioritätszeitpunkt zum Stand der Technik gehörte. Wird nämlich – wie hier – dem Erwerber einer Vorrichtung ein Handbuch als Begleitunterlage überlassen, steht es der Offenkundigkeit der darin enthaltenen technischen Informationen nicht entgegen, dass diese nach dem Willen des Veräußerers nur für einen bestimmten Zweck verwendet werden dürfen und eine Vervielfältigung zu anderen Zwecken untersagt ist (Fortführung von BGH vom 15. Januar 2013 – Messelektronik für Coriolisdurchflussmesser).

Die mit dem Patentanspruch beanspruchte Anzeigeeinheit wurde im dem Erwerber überlassenen Handbuch vollständig beschrieben. Es enthielt Anleitungen und Hinweise dazu, wie ein Monitor über eine Schnittstelle mit einem Computer verbunden werden kann, so dass der Monitor nicht mehr manuell eingestellt werden muss, sondern über den Computer gesteuert werden kann. Aus dem "Blockdiagramm Schnittstelle" lässt sich entnehmen, dass über eine Schnittstelle ein Datenaustausch zwischen Computer und Monitor in beiden Richtungen stattfindet. Damit waren laut BGH wesentliche Merkmale des Streitpatents offenbart.

Auch führte der Hinweis auf dem Titelblatt des Handbuchs die in dem Handbuch enthaltene Information sei "Eigentum" der Patentinhaberin und ausschließlich zur Entwicklung von Software mit einer Schnittstelle zum Monitor bestimmt insoweit nicht zu einer anderen Beurteilung. Auch die Untersagung der Vervielfältigung des Handbuchs oder die Verwendung zu einem anderen Zweck ohne schriftliche Einwilligung ließ nicht auf eine Geheimhaltungsverpflichtung schließen. Demzufolge war die technische Lehre vom Patentanspruch im vorliegenden Fall mit dem Handbuch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden.

GB – Vereinigtes Königreich

Patentgericht vom 22. Juli 2014 – AgaMedical Corporation v. Occlutech (UK) Ltd [2014] EWHC 2506 (Pat)

Schlagwort: Neuheit – neuheitsschädliche Vorwegnahme – offenkundige Vorbenutzung – Geheimhaltungsverpflichtung

AGA ist Inhaberin des europäischen Patents (UK) 0 957 773, das eine medizinische Vorrichtung zum Verschluss von Atriumseptumdefekten (ASD) des Herzens – sog. "Loch im Herz" – betrifft. Occlutech klagte auf Nichtigkeit wegen neuheitsschädlicher Vorwegnahme aufgrund einer früheren Offenbarung der Erfindung durch die Patentinhaberin selbst, und zwar gegenüber Ärzten in dem Krankenhaus, in dem die ersten klinischen Versuche mit der neuen Vorrichtung durchgeführt wurden.

Das Gericht musste prüfen, ob die Offenbarung gegenüber den Ärzten, die die Versuche durchführten, diesen eine Geheimhaltungsverpflichtung auferlegte, da eine Offenbarung nur dann als Stand der Technik gilt, wenn sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde; dafür muss mindestens eine Person Zugang gehabt haben, die nach Recht und Billigkeit darüber verfügen konnte (Terrell on the Law of Patents, 17. Auflage, 2011, Absätze 11 – 14).

Diese Frage wurde nach englischem Recht erörtert und entschieden. So prägte Lord Goff in A-G v. Guardian Newspapers (Nr. 2) [1990] 1 AC 109 den Grundsatz, wonach "eine Vertraulichkeitsverpflichtung entsteht, wenn vertrauliche Informationen unter solchen Umständen einer Person zur Kenntnis gelangen, dass ihr deren Vertraulichkeit mitgeteilt wurde oder von ihrem Einverständnis mit der Geheimhaltung ausgegangen werden kann und ihr folglich gerechterweise die Weitergabe der Informationen an andere unter allen Umständen untersagt wäre." Nach Lord Nicholls in Campbell v. Mirror Group Newspapers [2004] UKHL 22 "...schreibt geltendes Recht immer dann eine "Pflicht zur Geheimhaltung" vor, wenn eine Person Informationen erlangt, von denen sie weiß bzw. wissen sollte, dass diese gerechter- und vernünftigerweise als vertraulich zu betrachten sind." Die Umstände, unter denen eine Vertraulichkeitsverpflichtung besteht, wurden in Coco v. AN Clark (Engineers) Ltd [1969] RPC 41 erläutert: "Wurden die Informationen unter solchen Umständen mitgeteilt, dass jeder vernünftige Mensch an Stelle des Empfängers erkennen würde, dass sie aus triftigen Gründen vertraulich sind, ist der Empfänger billigerweise zur Geheimhaltung verpflichtet. "

Die Vorrichtungen wurden dem Krankenhaus kostenlos zur Verfügung gestellt. Prof. M. und Dr. G. unterlagen offenkundig keiner ausdrücklichen Verschwiegenheitspflicht: AGA hatte sie nicht aufgefordert, eine Vertraulichkeits- bzw. Geheimhaltungsvereinbarung zu unterzeichnen. Es stellte sich somit die Frage, ob sie aus Gründen der Billigkeit zur Geheimhaltung verpflichtet waren. Nach Auffassung von AGA ergab sich die Verpflichtung aus dem Umstand, dass es sich um die klinische Erprobung neuer medizinischer Vorrichtungen handelte.

Nach Richter Roth konnte aus dem Umstand der klinischen Versuche allein keine Vertraulichkeitsverpflichtung abgeleitet werden (vgl. Terrell, a. a. O.; Gurry on Breach of Confidence, 2. Auflage, 2012, Kap. 7). Dies hänge von der Faktenlage ab. Beide Ärzte bestanden darauf, dass sie keinerlei Anhaltspunkte oder Hinweise erhalten hätten, wonach die Einzelheiten der Vorrichtung geheim seien. Der Erfinder Dr. A. habe die Vorrichtung und das Verfahren mit ihnen besprochen und dabei keine Pflicht zur Geheimhaltung erwähnt. Prof. M. habe die Vorrichtung danach in Besprechungen anderen Ärzten im Krankenhaus vorgestellt sowie auf einem Pädiatriekongress zu einem breiteren medizinischen Fachpublikum über die Vorrichtung und den Erfolg der klinischen Versuche gesprochen. Richter Roth betonte, dass Occlutech nicht die Offenbarung von Prof. M. gegenüber anderen Ärzten, sondern diejenige an Prof. M selbst geltend machte. Die Offenbarung von Prof. M. an ein breiteres Publikum sei insofern relevant für die Frage, ob er billigerweise zur Vertraulichkeit verpflichtet war, als er mit seinem Vortrag auf dem Kongress gegen eine solche Verpflichtung verstoßen hätte. Nach Ansicht des Richters hätte Prof. M. keinesfalls das Vertrauen enttäuschen wollen, das Dr. A. in ihn gesetzt hatte. Dies zeige, dass er sich keiner Geheimhaltungsverpflichtung bewusst war.

Prof. M war im vorliegenden Fall keine Geschäftsbeziehung mit AGA bzw. Dr. A. eingegangen. Da die Vorrichtung laut Prof. M. "revolutionär" war, war es nur natürlich, dass er die Vorrichtung und die damit verbundenen Erfolge einem breiteren medizinischen Fachpublikum mitteilen wollte. Prof. M. konnte vernünftigerweise davon ausgehen, dass Dr. A. ihn entsprechend unterrichtet hätte, falls die Einzelheiten vertraulich zu behandeln gewesen wären. Anhand der gegebenen Umstände ging der Richter nicht davon aus, dass Prof. M. aufgrund der bloßen Tatsache, dass es sich um die ersten klinischen Versuche handelte, hätte wissen müssen, dass die Informationen gerechter- und vernünftigerweise als vertraulich zu betrachten sind.

2. Chemische Erfindungen

FR – Frankreich

Kassationsgerichtshof vom 29. November 2011 [10-24786] – Negma v. Biogaran

Schlagwort: Neuheit – "neuer" Reinheitsgrad

Die Firma N klagte dagegen, dass das Berufungsgericht Paris am 30. Juni 2010 das Urteil bestätigt hat, mit dem der Anspruch 14 des europäischen Patents 0 520 414 – in dem es um das streitgegenständliche Arzneimittel geht – wegen mangelnder Neuheit für nichtig erklärt wurde.

Die Firma N machte unter anderem geltend, dass eine Entgegenhaltung nur in Bezug auf das herangezogen werden könne, was sie auch beschreibe. Die Richter könnten sich zwar auf das Ausführungsbeispiel aus der Beschreibung des entgegengehaltenen Patents stützen, aber nicht – in der Erwägung, dass es sich nur um ein Beispiel handle – andere, nicht beschriebene Ausführungsformen der Erfindung berücksichtigen, um zu klären, ob eine Vorwegnahme vorliege. Die Firma N machte ferner geltend, dass die Neuheit einer pharmazeutischen Verbindung in ihrem besonderen Reinheitsgrad liegen könne, wenn dieser Reinheitsgrad im jeweiligen Kontext einen Beitrag zum Stand der Technik leiste. Sie focht angesichts des Art. L. 614-12 CPI in Verbindung mit den Art. 52, 54 und 138 EPÜ das Urteil des Berufungsgerichts an, wonach die Zusammensetzung und die therapeutischen Eigenschaften der im europäischen Patent 0 520 414 beanspruchten Substanz Diacetylrhein bereits bekannt waren und ein Erzeugnis nicht allein dadurch Neuheit erlange, dass es in reinerer Form bereitgestellt werde.

Das Kassationsgericht, das mit der Revision gegen das Berufungsurteil befasst war, bestätigte das Urteil. Es kam zu dem Schluss, dass der Anspruch 14 des europäischen Patents 0 520 414 "Pharmazeutisches Mittel, enthaltend Diacetylrhein mit weniger als 20 ppm Aloeemodinkomponenten zusammen mit üblichen pharmazeutischen Trägern und Hilfsstoffen" durch ein amerikanisches Patent vollständig vorweggenommen wurde, das die Zusammensetzung in allen Reinheitsgraden offenbarte (wobei das Aloeemodin nur eine Unreinheit darstellt, die nicht zur bereits offenbarten chemischen Struktur der Zusammensetzung gehört) und die vorweggenommene pharmazeutische Zusammensetzung in möglichst reiner Form zum Ziel hatte.

3. Neuheit der Verwendung – Artikel 54 (5) EPÜ

DE – Deutschland

Bundesgerichtshof vom 24. September 2013 (X ZR 40/12) – Fettsäuren

Schlagwort: zweite medizinische Indikation – Dosierung

Das Streitpatent betraf die Verwendung essentieller Fettsäuren zur Herstellung eines Medikaments zur Behandlung von Patienten, die einen Herzinfarkt erlitten haben. Das Patent beanspruchte die Verwendung essentieller Fettsäuren zur Herrichtung eines Medikaments in einer bestimmten Dosierung.

Der BGH bestätigte, dass die im Patentanspruch 1 enthaltene Dosierungsanleitung bei der Beurteilung der Patentfähigkeit berücksichtigt werden muss. Der BGH hatte in einer früheren Entscheidung ausgeführt, dass für von der Herrichtung des Stoffs gelöste, reine Dosierungsempfehlungen ein Patentschutz nicht in Betracht komme (BGH vom 19. Dezember 2006 – Carvedilol II). Gegenstand jener Entscheidung war ein Patent, dessen Anspruch unter anderem vorsah, dass das Medikament in einer bestimmten Dosis verabreicht wird. Als zulässig hat der BGH in derselben Entscheidung einen Patentanspruch angesehen, der stattdessen vorsah, dass das Medikament zur Verwendung in der in Rede stehenden Dosierung hergerichtet ist. Diesen (BGH vom 19. Anforderungen in Carvedilol II wurden die im Streitfall zu beurteilenden Patentansprüche gerecht.

Allerdings war der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des angefochtenen Urteils nicht patentfähig. Eine vorveröffentlichte klinische Studie über die Verabreichung von Fischöl an Infarkt-Patienten gab dem Fachmann entgegen der Auffassung des Patentgerichts Veranlassung, die in Patentanspruch 1 geschützte Verwendung in Betracht zu ziehen. Dass in dieser Studie die biologischen Zusammenhänge der beobachteten Wirkungen nicht im Einzelnen dargelegt werden, ist für die patentrechtliche Beurteilung unerheblich. Das nachträgliche Auffinden solcher Zusammenhänge kann zwar eine Entdeckung von hohem wissenschaftlichem Stellenwert sein. Die Beschreibung einer solchen Entdeckung offenbart jedoch keine neue Lehre zum technischen Handeln, sofern der verabreichte Wirkstoff, die Indikation, die Dosierung und die sonstige Art und Weise, in der der Wirkstoff verwendet wird, mit einer bereits beschriebenen Verwendung eines Wirkstoffs zur Behandlung einer Krankheit übereinstimmen (BGH vom 9. Juni 2011 – Memantin).

DE – Deutschland

Bundesgerichtshof vom 25. Februar 2014 (X ZB 5/13) – Kollagenase I

Schlagwort: weitere medizinische Indikation – Therapieanweisung – erfinderischer Schritt – ärztliches Standard-Repertoire

Die Erfindung betraf die Verwendung des bekannten Enzyms Kollagenase zur Behandlung der Dupuytren-Krankheit. Das Patent hob sich vom Stand der Technik (nur) durch die Therapieanweisung ab, die betroffenen Körperteile sofort nach der Injektion des Stoffes für mehrere Stunden ruhig zu stellen (Merkmal 4 von Anspruch 1). Das BPatG lehnte es ab, Merkmal 4 für die Frage der Patentfähigkeit zu berücksichtigen und verneinte darüber hinaus – selbst wenn Merkmal 4 Berücksichtigung finden würde – eine erfinderische Tätigkeit.

Der BGH entschied, dass Merkmal 4 bei der Prüfung, ob der Gegenstand der Anmeldung patentfähig ist, zu berücksichtigen sei. Patentschutz kommt jedenfalls dann in Betracht, wenn der Patentanspruch vorsieht, dass das Medikament zur Verwendung in der in Rede stehenden Dosierung hergerichtet ist (BGH vom 19. Dezember 2006 – Carvedilol II; BGH vom 24. September 2013 – Fettsäuren). Ein Patentanspruch, der eine neue Verwendung eines Medikaments betrifft, hat die Eignung eines bekannten Stoffs für einen bestimmten medizinischen Einsatzzweck und damit letztlich eine dem Stoff innewohnende Eigenschaft zum Gegenstand (BGH vom 5. Oktober 2005 – Arzneimittelgebrauchsmuster). Dies entspricht in der Sache einem zweckgebundenen Stoffschutz, wie ihn § 3(4) PatG und Art. 54 (5) EPÜ nunmehr auch für weitere Indikationen ausdrücklich vorsehen, und zwar unabhängig davon, ob der Patentanspruch seinem Wortlaut nach auf die Verwendung des Medikaments, auf dessen Herrichtung zu einem bestimmten Verwendungszweck oder ausdrücklich auf zweckgebundenen Stoffschutz gerichtet ist.

Nach Auffassung des BGH kann für Anleitungen, die nicht die Dosierung, sondern sonstige Modalitäten der beanspruchten Anwendung betreffen, nichts anderes gelten.

Die Große Beschwerdekammer des EPA hat entschieden, dass eine spezifische Anwendung (any specific use, toute utilisation spécifique) im Sinne von Art. 54 (5) EPÜ in der seit 13. Dezember 2007 geltenden Fassung nicht in der Behandlung einer anderen Krankheit bestehen muss (G 2/08). Nach der Entscheidungspraxis des Europäischen Patentamts kommt Patentschutz nicht nur für Anwendungen zur Behandlung einer anderen Krankheit oder mit einer anderen Dosierung in Betracht. Vielmehr reicht es aus, wenn die Anwendung sich von im Stand der Technik bekannten Anwendungen unterscheidet – also neu ist – und wenn sie auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

Für das deutsche Patentrecht gilt nichts anderes. Einschränkungen auf bestimmte Aspekte der Anwendung – etwa auf die Dosierung – sind schon nach dem Wortlaut der genannten Vorschriften ausgeschlossen. Sie ließen sich auch mit deren Sinn und Zweck nicht in Einklang bringen.

Die spezifische Anwendung eines Stoffs zur therapeutischen Behandlung wird nicht nur durch die zu behandelnde Krankheit und die Dosierung bestimmt, sondern auch durch andere Parameter (wie die Art der Verabreichung, die Konsistenz des Stoffs oder die Patientengruppe), die auf die Wirkung des Stoffs Einfluss haben und damit für den Eintritt des mit der Anwendung angestrebten Erfolgs von wesentlicher Bedeutung sein können.

Nach § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG und Art. 53 c) EPÜ müssen bei der Prüfung der Patentfähigkeit allerdings diejenigen Aspekte der Anwendung außer Betracht bleiben, die mit den Eigenschaften des Stoffs, für den Schutz begehrt wird, und mit dessen Wirkung auf den menschlichen oder tierischen Körper nicht in Zusammenhang stehen. Deshalb können therapiebezogene Anweisungen nur dann zur Patentfähigkeit beitragen, wenn sie objektiv darauf abzielen, die Wirkung des Stoffs zu ermöglichen, zu verstärken, zu beschleunigen oder in sonstiger Weise zu verbessern, nicht aber, wenn sie Therapiemaßnahmen betreffen, die zusätzlich und unabhängig von den Wirkungen des Stoffs geeignet sind, die in Rede stehende Krankheit zu behandeln. Im vorliegenden Fall hat die Maßnahme (das Ruhigstellen der Hand) den Zweck, die Wirkung des verabreichten Stoffs zu verbessern. Damit betrifft sie die Art und Weise der Anwendung und mithin einen Aspekt, der bei der Prüfung der Patentfähigkeit zu berücksichtigen ist.

Der BGH stellte auch fest, dass es für die Bejahung der Patentfähigkeit nicht ausreicht, wenn die Anweisung, einen bestimmten Stoff in einer bestimmten Art und Weise zu verabreichen, neu ist, also für diesen Stoff im Stand der Technik nicht eindeutig und unmittelbar offenbart ist. Bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit (§ 4 PatG) sind vielmehr auch Handlungsweisen zu berücksichtigen, die dem Fachmann deshalb nahegelegt waren, weil sie am Prioritätstag zum ärztlichen Standard-Repertoire gehörten. Insbesondere bei Maßnahmen, die nicht dazu dienen, eine für den in Rede stehenden Stoff spezifische Wirkung hervorzurufen, sondern dazu, unerwünschte Wirkungen allgemeiner Art zu verhindern oder die von dem Stoff ausgehenden Wirkungen in örtlicher oder zeitlicher Hinsicht einzugrenzen, wird es häufig vom Zufall abhängen, ob die Anwendung dieser Maßnahme auch und gerade für einen bestimmten Stoff schriftlich belegt werden kann. Ein solcher Beleg ist jedenfalls dann nicht erforderlich, wenn feststeht, dass der Fachmann die in Rede stehende Maßnahme am Prioritätstag als generelles Mittel für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht gezogen hat und dass keine besonderen Umstände vorlagen, die eine Anwendung in der konkret zu beurteilenden Konstellation als nicht möglich oder untunlich erscheinen ließen.

FR – Frankreich

Berufungsgericht Paris vom 12. März 2014 (12/07203) – Eli Lilly v. Teva

Schlagwort: Dosierungsanleitungen von der Patentfähigkeit ausgeschlossen

Die Firma Eli Lilly war Inhaberin der europäischen Patente 1 438 957 und 0 584 952, die insbesondere auf die Verwendung von Raloxifen zur Osteoporose-Prävention gerichtet waren. Mit der Erfindung sollten Verfahren bereitgestellt werden, die den Verlust von Knochenmasse hemmen, ohne dass die mit der Östrogen-Therapie verbundenen negativen Auswirkungen auftreten. Ein Generikum auf der Grundlage von Raloxifen wurde von der Firma Teva vermarktet.

Das europäische Patent 0 584 952 wurde in einem Verfahren vor dem INPI beschränkt, und die Berufung der Firma Teva gegen diese Entscheidung wurde am 1. Juli 2011 vom Berufungsgericht Paris abgewiesen. Das europäische Patent 1 438 957 wurde mit Entscheidung einer Beschwerdekammer vom 23. Oktober 2012 in der Sache T 209/10 widerrufen; mit Urteil vom 20. März 2012 (RG 09/12706) hatte das Bezirksgericht Paris bereits den französischen Teil dieses Patents für nichtig erklärt.

Vor dem Berufungsgericht wurde der Beschwerdegrund der unzulässigen Erweiterung des Anspruchs gemäß Art. L 613-25 c) und d) des französischen Gesetzes über das geistige Eigentum abgewiesen, der Art. 138 (1) c) EPÜ entspricht.

Bezüglich der Priorität erklärte das Gericht, dass die Inanspruchnahme der Priorität einer früheren Patentanmeldung gemäß den Art. 87 bis 89 EPÜ lediglich voraussetze, dass die Erfindungen identisch seien; diese Bedingung sei im vorliegenden Fall erfüllt. Die Gültigkeit des europäischen Patents 0 584 952 bemesse sich daher nach der Neuheit am Prioritätstag.

Teva machte geltend, dass Anspruch 1 des Patents, bei dem nur der angegebene Patientenkreis gegenüber dem Stand der Technik neu sei, lediglich ein Anspruch auf eine zweite medizinische Verwendung sei, weil Raloxifen bereits für medizinische Indikationen (Unfruchtbarkeit, Brustkrebs, gutartige Prostatavergrößerung) bekannt sei; gemäß Art. 54 (5) EPÜ 1973 sowie Art. L 611-11 des französischen Gesetzes über das geistige Eigentum in der zum Zeitpunkt der Einreichung der Patentanmeldung geltenden Fassung sei aber eine zweite medizinische Anwendung wegen mangelnder Neuheit nicht patentfähig gewesen. Daraufhin befand das Gericht, dass Raloxifen zwar bereits für andere medizinische Anwendungen (Unfruchtbarkeit, Brustkrebs usw.) bekannt war, nach den am Anmeldetag des Patents geltenden Rechtsvorschriften ein europäisches Patent jedoch sehr wohl auf der Grundlage von Ansprüchen erteilt werden konnte, die wie im vorliegenden Fall auf die Verwendung eines Stoffes zur Herstellung eines Arzneimittels für eine therapeutische Anwendung gerichtet waren.

Tevas Nichtigkeitsklage gegen die übrigen Ansprüche erstreckte sich auch auf die abhängigen Ansprüche. Das Gericht erklärte, dass die Ansprüche 9 bis 12 besondere Dosierungsanleitungen für die Verabreichung von Raloxifen betrafen, die nicht patentfähig seien, weil sie vom Arzt festgelegt würden, der das Arzneimittel seinem Patienten verschreibe, und die Dosierungsspektren im Übrigen extrem breit seien (0,1 bis 1 000 mg), ohne dass ihre Relevanz erläutert werde; diese Ansprüche wurden wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit für nichtig erklärt. Der abhängige Anspruch 13, wonach das Arzneimittel für die orale Verabreichung geeignet sei – aus der Sicht des Gerichts die für den Fachmann üblichste Art der Verabreichung -, wurde wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit für nichtig erklärt.

Anmerkung des Herausgebers: s. ein anderes französisches Urteil, wonach Ansprüche auf eine Dosierungsanleitung nicht zulässig sind: Bezirksgericht Paris vom 28. September 2010 (2. Auflage "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ", 2004 – 2011, ABl. SA 3/2011, S. 215 und 218). S. auch (in dieser Publikation nicht enthalten) TGI Paris, 5. Dezember 2014 (12/13507) veröffentlicht in PIBD 1022-III-143, Ref. B20140203; andere Ansicht, siehe auch G 2/08 (ABl. 2010, 456).

D. Erfinderische Tätigkeit

1. Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit

DE – Deutschland

Bundesgerichtshof vom 22. November 2011 (X ZR 58/10) – „E-Mail via SMS"

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Naheliegen – Standards (data standards)

Das Streitpatent betraf ein Verfahren zur Übertragung von E-Mails unter Verwendung des Kurznachrichtendienstes SMS (Short Message Service). Die einschlägigen Feststellungen in den Standards zum SMS Versand stimmen nicht mit dem E-Mail-Standard RFC 822 überein, insbesondere sieht der SMS-Standard nicht alle Datenfelder des E-Mail-Standards vor. Das Streitpatent betraf vor diesem Hintergrund das technische Problem, ein Verfahren zur Verfügung zu stellen, mit dem in einer Kurznachricht weitere Datenfelder übertragen werden können, die im Standard RFC 822 vorgesehen sind, und so die Übertragung unter Beteiligung unterschiedlicher Dienstanbieter zu erleichtern.

Der BGH entschied, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 durch den Stand der Technik nahegelegt war. Der Fachmann, der mit einer punktuellen Verbesserung einer in einem internationalen Standard vorgesehenen Datenstruktur befasst ist, hat in der Regel Veranlassung, zur Lösung des technischen Problems auf Mechanismen zurückzugreifen, die im Standard (hier im SMS-Standard) bereits vorgesehen sind.

Zwar mag es daneben eine theoretisch unbegrenzte Anzahl von möglichen weiteren Lösungsansätzen gegeben haben. Lösungsansätze, die eine grundlegende Änderung des etablierten SMS-Standards erforderten, hatten aber allenfalls geringe Aussicht auf praktische Umsetzbarkeit, zumal der mit dem patentgemäßen Verfahren erreichbare Zusatznutzen im Vergleich zu dem im SMS-Standard vorgesehenen Verfahren zwar nicht unbedeutend gewesen sein mag, sich aber doch in überschaubarem Rahmen hielt. Der an einer praktischen Umsetzbarkeit interessierte Fachmann hatte angesichts dessen Anlass, sich vorrangig mit Ansätzen zu befassen, die mit keiner Änderung oder allenfalls mit einer möglichst geringfügigen Ergänzung des vorhandenen Standards verbunden waren. Dafür bot es sich an, sich innerhalb der im SMS-Standard vorgegebenen Strukturen zu bewegen.

Ergibt sich aus dem Standard eine überschaubare Zahl von möglichen Lösungsansätzen, von denen jeder spezifische Vor- und Nachteile hat, gibt dies in der Regel Veranlassung, jeden dieser Lösungsansätze in Betracht zu ziehen.

DE – Deutschland

Bundesgerichtshof vom 11. März 2014 (X ZR 139/10) – Farbversorgungssystem

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – allgemeines Fachwissen – Standardrepertoire

Die Beklagte ist Inhaberin des europäischen Patents 796 665, das ein Verfahren zur Farbversorgung einer Beschichtungsanlage für die Serienbeschichtung von Werkstücken, insbesondere Fahrzeugkarossen, beinhaltet, sowie ein System zur Durchführung dieses Verfahrens. Mit Merkmal 3 wurde das Verfahren unter anderem dahin konkretisiert, dass eine Vorrichtung die Farbbehälter an einer Befüllstelle zuführt und dabei in der Lage ist, gleichzeitig mindestens zwei Behälter zu halten.

Der BGH entschied, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig, weil er nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Dem stand insbesondere nicht entgegen, dass die Klägerin ein Vorbild für Merkmal 3 auf dem Gebiet der Beschichtungsanlagen nicht hat aufzeigen können.

In welchem Umfang und mit welcher Konkretisierung der Fachmann Anregungen im Stand der Technik benötigt, um eine bekannte Lösung in bestimmter Weise weiterzuentwickeln, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine Frage des Einzelfalls, deren Beantwortung eine Gesamtbetrachtung aller maßgeblichen Sachverhaltselemente erfordert. Dabei sind nicht etwa nur ausdrückliche Hinweise an den Fachmann beachtlich. Vielmehr können auch Eigenarten des in Rede stehenden technischen Fachgebiets, insbesondere betreffend die Ausbildung von Fachleuten, die übliche Vorgehensweise bei der Entwicklung von Neuerungen, technische Bedürfnisse, die sich aus der Konstruktion oder der Anwendung des in Rede stehenden Gegenstands ergeben und auch nicht-technische Vorgaben eine Rolle spielen (BGH vom 20. Dezember 2011 – X ZB 6/10 – Installiereinrichtung II).

Es stand daher der Annahme, der Fachmann habe Anlass gehabt, bei der Ausgestaltung einer Anlage zur Serienbeschichtung von Werkstücken in Übereinstimmung mit Merkmal 3 zu verfahren, nicht notwendigerweise entgegen, dass die Klägerin ein Vorbild hierfür auf dem Gebiet der Beschichtungsanlagen nicht hat aufzeigen können. Gehört eine maschinenbautechnische Lösung als ein generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel ihrer Art nach zum allgemeinen Fachwissen des angesprochenen Ingenieurs, kann Veranlassung zu ihrer Heranziehung vielmehr bereits dann bestehen, wenn sich die Nutzung ihrer Funktionalität in dem zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweckmäßig darstellt und keine besonderen Umstände feststellbar sind, die eine Anwendung aus fachlicher Sicht als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen (vgl. zu ärztlichen Standardmaßnahmen BGH vom 25. Februar 2014 – X ZB 5/13 – Kollagenase I, unter Kapitel I.C.3. "Neuheit der Verwendung – Artikel 54 (5) EPÜ").

So verhielt es sich im vorliegenden Fall. Das parallele Handhaben von zwei Objekten statt einem zählt zum allgemeinen Fachwissen des hier berufenen Ingenieurs im Sinne eines "Standardrepertoires", auf das er regelmäßig bei der Weiterentwicklung vorhandener Anlagen insbesondere dann zurückgreifen kann und zurückzugreifen Anlass hat, wenn es ihm um möglichst effektive, effiziente und zeitsparende Abläufe zu tun sein muss.

FR – Frankreich

Kassationsgerichtshof vom 2. November 2011 [10-30907] – Groupe Vicard SA v. Tonnellerie Ludonnaise SA

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – zu überwindendes Vorurteil

Die Firma V ist Inhaberin des französischen Patents 0 007 395, das auf ein Holzfass, sein Herstellungsverfahren und die Vorrichtung zur Durchführung dieses Verfahrens gerichtet ist. Weil die Firmen S und L aus der Sicht der Firma V Fässer herstellten und verkauften, die die Merkmale der Ansprüche 1 bis 11 ihres Patents reproduzierten, strengte sie ein Beschlagnahmeverfahren und anschließend eine Verletzungsklage gegen diese an; die Firmen S und L beantragten, dass die Ansprüche des Patents wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit für nichtig erklärt werden sollten. Das Berufungsgericht erkannte auf erfinderische Tätigkeit; dagegen wurde Berufung eingelegt.

Bezüglich der angeblichen mangelnden erfinderischen Tätigkeit entschied der Kassationsgerichtshof Folgendes: Auch wenn das Prinzip von Nut und Feder oder Spundung zum Zusammenfügen und Zusammenhalten von Latten bekannt sei, hätte der Fachmann – das heißt der Küfer – doch ein Vorurteil überwinden und erfinderische Tätigkeit an den Tag legen müssen, um die Dichtigkeit der Fassböden mittels selbsthaltender Spundung ohne Fugen, Dübel oder Leim zu gewährleisten. In diesem Punkt bestätigte der Kassationsgerichtshof das Urteil des Berufungsgerichts.

FR – Frankreich

Berufungsgericht Paris vom 12. Februar 2014 (12/16589) – Anne D; Sarl AD v. Hermès Sellier SA

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – alte Vorveröffentlichung als nächstliegender Stand der Technik – Änderungen

Anne D. ist Inhaberin des französischen Patents 0 109 972 mit der Bezeichnung "Vorrichtung zum Verlängern der Griffe von Taschen usw.". 2007 wurde sie auf ein von der Firma Hermès zum Kauf angebotenes Handtaschenmodell aufmerksam, in dem ihres Erachtens die Merkmale ihres Patents verwirklicht wurden. Die Firma Hermès ihrerseits forderte Anne D. auf, auf ihr Patent zu verzichten, da dieses aufgrund bestimmter Vorveröffentlichungen (insbesondere einer Zeichnung der Tasche Medes aus dem Jahr 1958) ungültig sei. Daraufhin ließ Anne D. 2009 Änderungen an ihrem Patent vornehmen.

Zur erfinderischen Tätigkeit

Das Berufungsgericht bestätigt die erstinstanzliche Entscheidung insoweit, als das betreffende Patent wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit für nichtig erklärt wurde. Die 1958 veröffentlichte Zeichnung einer Tasche offenbarte bereits einen nicht abnehmbaren Schulterriemen, der sich durch an den Taschengriffen angebrachte Lederschlaufen verschieben ließ. Zwar sind zwischen der Offenbarung dieser Tasche und der Patentanmeldung viele Jahre vergangen, doch waren die Mittel des Patents bereits vorhanden, und der Fachmann, der die gewünschte Wirkung erzielen wollte, nämlich einen fest mit der Handtasche verbundenen Schulterriemen, der aus dieser nicht unschön herausragt, wenn er nicht benötigt wird, konnte sie schon allein anhand der Zeichnung von 1958 sofort realisieren. Selbst wenn die Vorrichtung zum Zeitpunkt der Patentanmeldung nicht mehr modisch gewesen wäre, bedurfte es zu ihrer Umsetzung keiner erfinderischen Tätigkeit mehr, sondern nur einer schlichten Anpassung des Vorhandenen durch einen Stilisten oder Feintäschner, der natürlich Darstellungen alter Handtaschenmodelle kennt bzw. Zugang dazu hat.

Die bloße Tatsache, dass Hermès ein Riemensystem kommerziell vorgestellt hat, bei dem die Tasche wahlweise über der Schulter oder in der Hand getragen werden kann, weil der Wunsch bestanden habe, "die Kunst und die Art, [Taschen] über der Schulter zu tragen, neu zu erfinden", bzw. dass es in einem Jahresbericht von 2007 heißt, es handle sich um ein 'raffiniertes Schulterriemensystem', genügt nicht als Beleg für das Nichtnaheliegen eines Systems, das sich offensichtlich und folgerichtig aus dem Modell Medes ergibt, das technisch nie verworfen wurde, auch wenn es seit fast einem halben Jahrhundert nicht mehr hergestellt worden ist.

Zu den Änderungen des Patents

Nach Auffassung des Gerichts hat die erste Instanz zutreffend festgestellt, dass die Änderungen, mit denen das Patent beschränkt wurde und die in das nationale Patentregister eingetragen wurden, der Firma Hermès entgegengehalten werden können und auf den Anmeldetag des Patents zurückwirken.

Soweit von der Patentinhaberin nach den ersten Abmahnungen im Jahr 2007 und vor der Erhebung der Patentverletzungsklage im Jahr 2010 Änderungen vorgenommen wurden, ist festzustellen, dass es zulässig ist, ein französisches Patent freiwillig zu beschränken, um seinen Rechtsbestand zu sichern, bevor ein Verletzungsverfahren angestrengt wird (bzw. jederzeit, auch nach Beginn des Rechtsstreits). Selbst die drei sukzessiven Änderungen im Jahr 2009 können daher nicht als dilatorisch oder rechtsmissbräuchlich angesehen werden, da ein Patentinhaber das Recht hat, zu versuchen, sein Patent vor der Erhebung einer Verletzungsklage insbesondere gegenüber Vorveröffentlichungen zu sichern, die ihm derjenige entgegenhält, den er der Patentverletzung bezichtigt; dies stellt keinen Missbrauch dar.

GB – Vereinigtes Königreich

Patents Court vom 27 Juli 2012 – Virgin Atlantic Airways Ltd v. Contour Aerospace Ltd and Ors [2012] EWHC 2153 (Pat)

Schlagwort : erfinderische Tätigkeit – Naheliegen

Virgin's Europäisches Patent (UK) 1 495 908 für eine Passagiersitzanordnung für ein Flugzeug war bereits Gegenstand eines früheren Verfahrens vor dem Court of Appeal gewesen, nämlich in der Sache Virgin Atlantic v. Premium Aircraft [2009] EWCA Civ 1062. Es war für neu, erfinderisch und verletzt erachtet worden. Danach wurde es jedoch im Verfahren vor den Beschwerdekammern des EPA (T 1495/09) in geändertem Umfang aufrechterhalten. Für Contour wurde die Berufung mit der Begründung zugelassen, die Änderung sei dergestalt, dass das Patent nicht mehr verletzt werde.

Es waren zwei verschiedene Argumente im Hinblick auf mangelnde erfinderische Tätigkeit vorgebracht worden: eines war auf die Entscheidung T 939/92 gestützt, beim zweiten handelte es sich um einen eher herkömmlichen Vorwurf des Naheliegens.

Gemäß Beloit Technologies Inc. v. Valmet Paper Machinery Inc. [1995] RPC 705 sollte ein Patent nicht mit Bezug auf den Stand der Technik ausgelegt werden, es sei denn, dieser Stand der Technik wird im Patent erwähnt. Im Urteil des Court of Appeal in der Sache Virgin v. Premium wurde ausgesprochen, dass der Fachmann nur dann, wenn keine andere denkbare Auslegung möglich ist, zu dem Schluss gezwungen sei, dass der Patentinhaber das beansprucht habe, was seines Wissens alt war. Justice Floyd erklärte, der Beloit-Grundsatz sei zwar Teil der Argumentation von Justice Lewison und des Court of Appeal, aber er sei nicht alleinstehend, und auf dieser Grundlage befand er, dass das strittige Merkmal im Stand der Technik nicht vorweggenommen war. Ihm sei bewusst, dass er damit von der Entscheidung der Beschwerdekammer in T 939/92 abwich. Da aber die Beschwerdekammern ihre Auslegung von Ansprüchen nicht zu begründen pflegten, sei er nicht in der Lage gewesen, ihre Begründung zu analysieren, um festzustellen, ob er ihr folgen könne.

Contour führte auch das Urteil in der Sache Dr Reddy's Laboratories v. Eli Lilly [2009] EWCA Civ 1362 an, um zu belegen, dass die Rechtsprechung des EPA fest auf einer fundamentalen Frage gründet: Hat ein Patentinhaber einen neuartigen und nicht naheliegenden technischen Fortschritt vollbracht und diesen hinreichend glaubhaft gemacht? In T 939/92 wird festgestellt, dass eine willkürliche Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik kein technischer Fortschritt ist und der nicht naheliegende technische Fortschritt für die gesamte Breite des Anspruchs gelten muss. Contour brachte vor, der einzige Unterschied zwischen der Entgegenhaltung und dem Patent sei die dreieckige Form der Kopfstütze, die willkürlich gewählt sei. Justice Floyd war anderer Meinung, da es diese Form ermögliche, den dreieckigen Raum hinter dem Sitz zu nutzen.

Dem herkömmlichen Vorwurf des Naheliegens lag die vom Court of Appeal gewählte Auslegung des rückwärtigen Raums zugrunde. Unter Anführung der in Conor v. Angiotech [2008] UKHL 49 dargelegten Grundsätze und in Anwendung der in Pozzoli v. BDMO [2007] EWCA Civ 588 (s. auch 2. Auflage "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ", 2004 – 2011, ABl. SA 3/2011, S. 221 und 124) dargelegten strukturierten Vorgehensweise befand der Richter, dass die Erfindung (wonach der Sitz im Bettmodus in einen dreieckigen Raum zwischen Sitzeinheit und Kabinenwand hineinragt) nicht naheliegend sei. Es handle sich um einen Fall, in dem sich die Frage stelle, warum ein so einfacher Schritt nicht schon vor dem Prioritätstag von irgendjemandem ausgeführt wurde, wenn er doch naheliegend sei.

Anmerkung des Herausgebers: eine weitere Streitfrage betraf die Benennung des Vereinigten Königreichs (s. Kapitel VI. 2. "EPA-Entscheidungen, das Patentüberein-kommen und nationale Gerichte").

GB – Vereinigtes Königreich

Court of Appeal vom 10. Oktober 2012 – MedImmune Ltd v. Novartis Pharmaceuticals UK Ltd [2012] EWCA Civ 1234

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Naheliegen – Fachmann – Team – allgemeines Fachwissen

MedImmune hatte behauptet, dass Novartis durch den Vertrieb eines Mittels zur Behandlung der feuchten altersbedingten Makuladegeneration des Auges das europäische Patent (UK) Nr. 2 055 777 verletzt habe, das ein als "Antikörper-Phagen-Display" bezeichnetes Verfahren betraf. Novartis bestritt die Verletzung und erhob Widerklage auf Widerruf des Patents.

Der Richter der ersten Instanz erklärte das Patent wegen Naheliegens und weil den Ansprüchen die beanspruchte Priorität nicht zustand, für ungültig. Sein Urteil wurde in beiden Punkten vom Court of Appeal bestätigt (bzgl. der Frage der Priorität s. Kapitel IV.).

Novartis hatte geltend gemacht, dass der Richter der ersten Instanz die Art des Fachteams unzutreffend charakterisiert habe, an das sich das Patent wende. Lord Justice Kitchin befand jedoch, dass der Richter das Fachteam korrekt identifiziert habe; nach Schlumberger Holdings Ltd v. Electromagnetic Geoservices AS [2010] EWCA Civ 819 müsse das Gericht die damalige Situation und die gemeinsamen Fachkompetenzen von echten Forschungsteams auf dem Fachgebiet in Betracht ziehen. Beinhalte eine Erfindung die Anwendung von mehr als einer Fachkompetenz und sei sie für einen Fachmann mit irgendeiner dieser Fachkompetenzen naheliegend, so mangle es ihr an erfinderischer Tätigkeit. Für die Prüfung, ob eine Erfindung in Anbetracht des Stands der Technik naheliegend sei, laute eine zentrale Frage "Welche Aufgabe wollte der Patentinhaber lösen?". Davon ausgehend müsse das Fachgebiet untersucht werden, in dem sich diese Aufgabe stelle. Das fiktive Fachteam auf diesem Gebiet sei das relevante Team, das dem Fachmann entspreche. Die Erfindung wäre von Interesse für Antikörperentwickler; dass sie eine breitere Anwendung finden könnte, sei unerheblich.

Der Richter hatte befunden, dass das Phagen-Display zum allgemeinen Fachwissen gehöre; es handle sich um eine eingeführte Technik, wenn auch nicht um ein Routineverfahren. Dem schloss sich Lord Justice Kitchin an. Dass ein Konzept überhaupt nicht angewendet worden sei, bedeute keineswegs, dass es nicht zum allgemeinen Fachwissen gehören könne, auch wenn die Wahrscheinlichkeit gering sei (Beloit Technologies Inc v. Valmet Paper Machinery Inc [1997] RPC 489).

Häufig sei es zweckmäßig, wenn auch nicht wesentlich, bei der Frage des Naheliegens den strukturierten Ansatz von Pozzoli v. BDMO SA [2007] EWCA Civ 588 (s. auch 2. Auflage "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ", 2004 – 2011, ABl. SA 3/2011, S. 124) zu verfolgen. Letztlich müsse das Gericht alle relevanten Umstände bewerten, um eine einzige Frage zum Sachverhalt zu beantworten: War es für den fantasielosen Fachmann naheliegend, ein Erzeugnis herzustellen oder ein Verfahren durchzuführen, das unter den Anspruch fällt?

Zentral sei Schritt (4) von Pozzoli; das Gericht müsse prüfen, ob die beanspruchte Erfindung für den fantasielosen Fachmann am Prioritätstag naheliegend war. Unter Umständen sei zu überlegen, ob es naheliegend war, einen bestimmten Weg zur Erzielung eines verbesserten Erzeugnisses oder Verfahrens auszuprobieren. Auch ohne Erfolgsgarantie könnte der Fachmann die Erfolgsaussichten als hinreichend dafür einschätzen, dass sich ein Versuch lohnt. Dies könnte genügen, um eine Erfindung naheliegend zu machen. Manche technischen Gebiete (Pharmazeutik, Biotechnologie) seien jedoch stark forschungsabhängig, und es könnte viele Sondierungsmöglichkeiten geben, ohne Hinweise darauf, ob sich eine davon als lohnend erweisen würde. Dennoch würden sie verfolgt. Die Urteile der britischen Gerichte und der Beschwerdekammern ließen daher oft erkennen, dass der Spruchkörper geprüft hat, ob es naheliegend war, einen bestimmten Ansatz mit einer vernünftigen bzw. angemessenen Erfolgserwartung oder in der bloßen Hoffnung auf gutes Gelingen zu verfolgen. Dies hänge von sämtlichen Umständen ab, einschließlich der Fähigkeit, ein erfolgreiches Ergebnis rational vorherzusagen, der voraussichtlichen Dauer des Vorhabens, der Frage, inwieweit das Gebiet noch unerschlossen sei, der Komplexität oder sonstiger Charakteristiken notwendiger Versuche, davon, ob solche Versuche routinemäßig durchgeführt werden könnten, und davon, ob der Fachmann bei seinem Vorgehen eine Folge richtiger Entscheidungen treffen müsste.

Ob das Ausprobieren eines Wegs naheliegend war, sei nur eine von vielen Erwägungen, die das Gericht berücksichtigen könne. Die Frage des Naheliegens sei abhängig vom Einzelfall zu prüfen. Welches Gewicht einem bestimmten Faktor beizumessen sei, müsse im Lichte aller relevanten Umstände abgewogen werden; hierzu zählten u. a. das Motiv für die Suche nach der Lösung einer Aufgabe, Zahl und Ausmaß der Sondierungsmöglichkeiten, die mit ihrer Verfolgung verbundenen Anstrengungen und die Erfolgsaussichten. Es könne keine Umformulierung an die Stelle des Gesetzeswortlauts treten. Angesichts der Natur dieser Beweiswürdigung sei ein Berufungsgericht umso weniger geneigt, die Entscheidung der Vorinstanz zum Naheliegen aufzuheben, solange diese nicht mit einem grundsätzlichen Fehler behaftet ist.

GB – Vereinigtes Königreich

Court of Appeal vom 12. Dezember 2012 – Novartis AG v. Generics (UK) Ltd [2012] EWCA Civ 1623

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Naheliegen – Naheliegen des Versuchs

Die Beschwerde richtete sich gegen den Widerruf eines ergänzenden Schutzzertifikats (ESZ) der Firma Novartis und des zugehörigen Grundpatents aufgrund von mangelnder erfinderischen Tätigkeit. Das ESZ und das Patent schützten das Arzneimittel Rivastigmin, das (-)-Enantiomer der racemischen Verbindung RA7. Diese Verbindung wurde in zwei Vorveröffentlichungen von Professor Weinstock offenbart und war eine von mehreren Verbindungen, die Weinstock für die Behandlung der Alzheimer-Krankheit vorschlug. Nicht erwähnt war in den Veröffentlichungen jedoch die Auflösung von RA7 in ihre einzelnen Enantiomere, wie sie im angefochtenen Patent beansprucht wird. Vor Gericht ging es daher um die Frage, ob es für ein in der Pharmaindustrie tätiges Fachteam vor dem Hintergrund der Veröffentlichungen Weinstocks naheliegend gewesen wäre, die Verbindung RA7 auszuwählen, sie in ihre einzelnen Enantiomere aufzulösen und das
(-)-Enantiomer als Arzneimittel zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit zu verwenden.

Das Urteil von Justice Floyd wurde aufrechterhalten. Dieser hatte den Unterschied zwischen der Erfindung und der Offenbarung in den Veröffentlichungen Weinstocks wie folgt definiert: " … Die Schritte von Weinstock bis zur erfinderischen Idee sind folgende: a) die Auswahl von RA7, b) deren Auflösung in ihre Enantiomere und c) die Herstellung einer das (-)-Enantiomer enthaltenden pharmazeutischen Zusammensetzung. Aus den Veröffentlichungen Weinstocks geht natürlich implizit hervor, dass das letztendliche Ziel ein Arzneimittel zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit ist." Angesichts der vorliegenden Beweismittel befand Justice Floyd, dass jeder dieser Schritte naheliegend sei.

Lord Justice Kitchin räumte ein, dass der Patentinhaber Anspruch darauf habe, die Frage des Naheliegens in Bezug auf die von ihm beschriebene und beanspruchte Erfindung prüfen zu lassen. Dies sei in Conor v. Angiotech [2008] UKHL 49 klargestellt worden. Bei der Entscheidung, ob die Erfindung für den fantasielosen Fachmann am Prioritätstag naheliegend gewesen sei, werde das Gericht alle Besonderheiten des Falls und gegebenenfalls auch die Frage berücksichtigen, ob es naheliegend war, einen bestimmten Weg mit einer vernünftigen oder angemessenen Erfolgserwartung einzuschlagen. Was eine vernünftige oder angemessene Erfolgserwartung sei, hänge wiederum von den Besonderheiten der jeweiligen Sache ab und variiere von Fall zu Fall. Manchmal, wie z. B. im Fall Saint Gobain v. Fusion-Provida [2005] EWCA Civ 177, sei zu überlegen, ob es nicht mehr oder weniger offensichtlich sei, dass das, was getestet werde, auch funktionieren dürfte. Etwas einfach so in ein Forschungsprojekt aufzunehmen, in der Hoffnung, dass etwas dabei herauskomme, sei wohl eher unwahrscheinlich. Dagegen wies Lord Justice Kitchin das Vorbringen zurück, dass das Gericht Naheliegen nur dann feststellen könne, wenn auf der Hand liege, dass ein Test funktionieren werde. Damit würden dem Gericht bei der Beurteilung des Naheliegens Fesseln angelegt, die durch die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung nicht gerechtfertigt seien und die im Fall eines reinen Routinetests, dessen Ergebnisse nicht vorhersagbar seien, eine Feststellung des Naheliegens unmöglich machen würden.

Der richtige Ansatz sei kürzlich in MedImmune v. Novartis [2012] EWCA Civ 1234 (s. vorstehende Zusammenfassung) erläutert worden: unter Umständen sei durchaus zu überlegen, ob es naheliegend sei, einen bestimmten Weg zu einem verbesserten Erzeugnis oder Verfahren auszuprobieren. Auf dem Gebiet der Pharmazie und der Biotechnologie jedoch, die beide stark forschungsabhängig seien, sähen sich die Fachleute vielen Sondierungsmöglichkeiten gegenüber, ohne zu wissen, ob sich eine davon als lohnend erweisen werde. Dennoch würden sie diese Möglichkeiten verfolgen. Patentschutz in all diesen Fällen zu versagen, wäre extrem abschreckend für die Forschung. Die Entscheidungen der englischen Gerichte und der Beschwerdekammern ließen daher oft erkennen, dass der Spruchkörper geprüft hat, ob es naheliegend war, einen bestimmten Ansatz mit einer vernünftigen bzw. angemessenen Erfolgserwartung oder in der bloßen Hoffnung auf gutes Gelingen zu verfolgen. Der Ansatz "naheliegender Versuch" sei nur dann sinnvoll, wenn eine angemessene Erfolgserwartung bestehe (siehe Johns-Manville Corporation's Patent [1967] RPC 479).

Lord Justice Kitchin kam zu dem Schluss, dass der von Justice Floyd angewandte Ansatz keinen Rechtsfehler aufweise. Der Richter sei vielmehr vollkommen richtig vorgegangen. Das Fachteam würde in Erwägung ziehen, dass die Auflösung des Racemats praktische Vorteile bringen könnte, und würde die Auflösung als Routineschritt betrachten.

NL – Niederlande

Oberster Gerichtshof (Hoge Raad) vom 7. Juni 2013 – Lundbeck v. Tiefenbacher/Centrafarm – Escitalopram

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – vorstellbares Erzeugnis

Die Firma Lundbeck ist Inhaberin des europäischen Patents 0 347 066, das für neue Enantiomere und deren Isolierung erteilt wurde und sich auf Escitalopram bezieht. Im erstinstanzlichen Verfahren war das Patent vom Bezirksgericht Den Haag in Gänze für nichtig erklärt worden. Das Berufungsgericht (24. Januar 2012) Den Haag befand das Verfahren zur Gewinnung von Escitalopram für neu und erfinderisch. Damit erwarb Lundbeck die ausschließlichen Rechte für das unmittelbar durch dieses Verfahren gewonnene Erzeugnis, die sich allerdings nicht auf das Erzeugnis Escitalopram als solches erstreckten. Lundbecks Argument, am Prioritätstag sei es nicht möglich gewesen, diesen Stoff zu gewinnen, wurde für irrelevant befunden. Der Oberste Gerichtshof hob das Urteil des Berufungsgerichts auf.

Der Oberste Gerichtshof verwies auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA und führte die Entscheidung T 595/90 an, in der es um die erfinderische Tätigkeit eines Erzeugnisses ging, das zwar als solches vorstellbar war, für das aber kein Herstellungsverfahren bekannt war. Laut T 595/90 kann ein Erzeugnis, das als solches mit allen seine Identität ausmachenden Merkmalen einschließlich seiner Gebrauchseigenschaften vorstellbar ist und aufgrund dessen eine eigentlich naheliegende Sache darstellt, für erfinderisch befunden und damit als solches beansprucht werden, wenn es im Stand der Technik keinen bekannten Weg oder kein anwendbares (analoges) Verfahren zu seiner Herstellung gibt und diese Herstellung daher durch die beanspruchten Verfahren erstmals und überdies auf erfinderische Weise bewerkstelligt wird.

Der Oberste Gerichtshof folgte der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern. Er befand, dass ein Stoff, dessen Zusammensetzung und mögliche Merkmale als solche bekannt sind und der sich daher gemäß Art. 56 EPÜ und Art. 6 des niederländischen Patentgesetzes 1995 in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, dennoch im Sinne dieser Vorschriften nicht naheliegend und damit patentfähig sein kann, wenn der Stand der Technik am Prioritätstag kein Verfahren zur Gewinnung dieses Stoffes enthält, der somit mithilfe des beanspruchten Verfahrens erstmals auf erfinderische Weise gewonnen werden kann. Schließlich ergibt sich in einem solchen Fall auch der Stoff, obwohl seine Zusammensetzung und seine möglichen Merkmale als solche bekannt sind, nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik. Daher kann im vorliegenden Fall auch ein Stoffpatent erteilt werden.

Dies steht in Einklang mit den letztinstanzlichen Urteilen zu diesem Patent in Deutschland und im Vereinigten Königreich, in denen ebenfalls in diesem Sinne entschieden wurde (BGH, 10. September 2009, Xa ZR 130/07; House of Lords, 25. Februar 2009, [2009] UKHL 12).

Anmerkung des Herausgebers: zum erstinstanzlichen Urteil siehe 2. Auflage "Rechtsprechung aus den Vertragstaaten des EPÜ", 2004 – 2011, ABl. SA 3/2011, S. 234.

2. Aufgabe-Lösung-Ansatz

AT – Österreich

Oberster Patent- und Markensenat vom 27. Juni 2012 (Op 1/12)

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Aufgabe-Lösungs-Ansatz – zusätzliche Kriterien

Das Streitpatent (EP 0 869 222 B1) betraf ein Fräsbrecherfahrzeug zur Bodenbearbeitung. Es stand außer Streit, dass die Dokumente Beilage A (ein Fräsbrecherfahrzeug beschreibend) alle Merkmale des Oberbegriffs des strittigen Anspruchs 1 und Beilage B (einen Prallbrecher beschreibend) alle Merkmale des kennzeichnenden Teils des strittigen Anspruchs 1 enthielten. Entscheidungswesentlich war daher, ob eine Zusammenschau der Beilagen A und B für den Fachmann naheliegend war.

Der Oberste Patent- und Markensenat (OPM) führte dazu aus, dass zur Beurteilung der Erfindungseigenschaft der Aufgabe-Lösungs-Ansatz verwendet wird, um ein standardisiertes Vorgehen bei der Beurteilung der Erfindungseigenschaft zu gewährleisten (Op 5/05 PBl 2006, 127; Op 4/07). Dieser gliedert sich in drei Phasen:

1. Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik

2. Formulierung der zu lösenden objektiven technischen Aufgabe

3. Könnte/Würde-Zugang (could/would approach); Prüfung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegenden Stands der Technik und der objektiven technischen Aufgabe für den Fachmann nahe liegend gewesen wäre.

Als nächstliegender Stand der Technik wurde Beilage A angesehen und als zu lösende Aufgabe die Adaptierung eines Fräsbrecherfahrzeugs, so dass es sich rasch an wechselnde Bodenbeschaffenheiten anpassen kann. Die Nichtigkeitsabteilung des österr. Patentamtes hatte entschieden, dass das technische Gebiet der Prallbrecher zu weit von jenem der Fräsbrecher entfernt sei. Der OPM war jedoch der Ansicht, dass der Fachmann auch die Lehre der Beilage B in Betracht ziehen würde. Beilage A offenbarte eine Ausführungsform, bei welcher der Fräsbrecher als stationärer Prallbrecher eingesetzt wird. Die Anleitung, auch Prallbrecher in Betracht zu ziehen, kam insofern nicht von irgendeinem Dokument im Stand der Technik, sondern unmittelbar von Beilage A.

Nach dem OPM können bei der Prüfung der Erfindungseigenschaft zusätzlich zum Aufgabe-Lösungs-Ansatz noch weitere Indizien überprüft werden, nämlich:

  • ob ein technisches Vorurteil bestanden hätte, das überwunden werden musste,
  • ob sich aus der Kombination von an sich bekannten Anordnungen ein überraschender Effekt ergibt
    (Synergieeffekt), welcher den zu erwartenden Summeneffekt weit übertrifft,
  • ob ein lange bestehendes Problem gelöst wurde, also eine technische Aufgabe gelöst wurde, welche die Fachwelt lange Zeit zu lösen versuchte, oder
  • ob die ursprüngliche Idee oder eine originelle Aufgabenstellung, zu einem besonderen Effekt oder einer überraschenden Lösung geführt hat.

Auch bei der Überprüfung dieser zusätzlichen Indizien ergab sich allerdings, ebenso wie beim Aufgabe-Lösungs-Ansatz, dass der Gegenstand des strittigen Anspruchs 1 nicht erfinderisch war. Das strittige Patent wurde daher für nichtig erklärt.

3. Technische Wirkung

AT – Österreich

Oberster Patent- und Markensenat vom 27. November 2013 (Op 3/13)

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Aufgabeerfindungen – technischer Charakter

Das Streitpatent (EP 625 767) betraf ein Kontrollsystem zur Überprüfung der Gebührenentrichtung von Straßenbenutzern.

Der Oberste Patent- und Markensenat (OPM) führte zu einem der Ansprüche aus, dass damit in Wahrheit nur eine Aufgabe, nicht aber deren technische Lösung beschrieben wird. Die Aufgabenstellung ist als solche aber noch keine Erfindung.

Wenn die Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts dennoch „Aufgabenerfindungen" anerkennen, liegt darin nur ein scheinbarer Widerspruch. Denn auch in solchen Fällen ist erforderlich, dass eine bestimmte technische Lösung der Aufgabe beansprucht wird. Die Besonderheit von „Aufgabenerfindungen" liegt ausschließlich darin, dass diese Lösung rückblickend trivial ist und daher als solche nicht patentierbar wäre, die Aufgabe selbst aber neu und durch den Stand der Technik nicht nahegelegt war. In diesem Fall kann die geistige Leistung beim Finden der Aufgabe die Erteilung des Patents für die Lösung rechtfertigen.

Eine solche Lösung wird in dem streitgegenständlichen Anspruch aber nicht dargestellt; vielmehr wird dort ausschließlich die Aufgabe genannt, dass die Kontrolleinrichtung „derart" in einem Kontrollfahrzeug „angeordnet" ist, dass ein hinter dem Kontrollfahrzeug fahrendes Fahrzeug bei hoher Fahrgeschwindigkeit und großem Fahrzeugabstand kontrollierbar ist. Eine ausreichend klare technische Lösung wird damit für den Fachmann nicht geoffenbart. Es ist nicht einmal erkennbar, dass überhaupt eine besondere technische Lösung erforderlich ist, um die Kontrolle aus dem Kontrollfahrzeug heraus vorzunehmen. Das wäre aber jedenfalls notwendig, um von einer Erfindung im Sinne des EPÜ sprechen zu können.

Auch nach der Praxis des EPA ist das im EPÜ verankerte Erfordernis des technischen Charakters nicht erfüllt, wenn eine Erfindung neben etwaigen technischen Ausführungsarten auch Ausführungsformen umfasst, die nicht als technisch zu bezeichnen sind (T 619/02, ABl. 2007, 63). Das wäre hier etwa der Fall, wenn das Kontrollgerät vom Bedienenden – was weder nach dem streitgegenständlichen Anspruch noch aus der allenfalls zur Auslegung heranzuziehenden Beschreibung ausgeschlossen ist – nicht befestigt, sondern schlicht in der Hand gehalten wird.

Im Ergebnis erklärte der OPM das Patent zur Gänze für nichtig.

BE – Belgien

Handelsgericht Lüttich vom 28. Juni 2012 (A/11/3039) – Aerocrine v. Medisoft

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Mischerfindung mit nichttechnischen Merkmalen

Aerocrine, ein Unternehmen für Medizintechnik mit Schwerpunkt auf der Erkennung und Behandlung von entzündlichen Atemwegserkrankungen, ist Inhaberin von mehrere europäischen Patenten und hat die Firma Medisoft wegen Patentverletzung verklagt; diese beantragte im Wege der Widerklage die Nichtigerklärung der Patente.

Das Handelsgericht erörterte anhand der Rechtsprechung des EPA sehr ausführlich die Grundsätze (technischer Charakter einer Erfindung, Neuheit, erfinderische Tätigkeit, Aufgabe-Lösungs-Ansatz, unzulässige Erweiterung), die der Prüfung der Gültigkeit des belgischen Teils der europäischen Patente zugrunde zu legen seien. Die Patente betreffen eine Mischerfindung, die neben einem technischen Aspekt (wie beispielsweise dem Messgerät) auch ein nichttechnisches Merkmal umfasst, nämlich die wissenschaftliche Entdeckung von Professor Gustafsson. Das Gericht berücksichtigte nur den technischen Gegenstand der Ansprüche des Streitpatents, losgelöst von den unmittelbar mit der Entdeckung als solchen zusammenhängenden Aspekten.

Zur erfinderischen Tätigkeit vom europäischen Patent 0 606 351 stellte das Gericht insbesondere fest, dass es im Rahmen des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes zulässig sei, bei der Formulierung der objektiven technischen Aufgabe, die mit der Erfindung gelöst werden soll, die Entdeckung zu erwähnen. Erfinderische Tätigkeit dürfe allerdings nur in den technischen Merkmalen der Erfindung zum Ausdruck kommen, vorliegend also im Messgerät. Das Gericht sah eine erfinderische Tätigkeit als nicht gegeben an.

Zum europäischen Patent 0 724 723 stellte das Gericht fest, dass Aerocrine sich zwar der Entdeckung bediene, aber nur, um die zu lösende technische Aufgabe zu formulieren, was durchaus zulässig sei. Medisoft berief sich insbesondere auf die Begründung des Nichtigkeitsurteils des deutschen Bundespatentgerichts vom 1. Februar 2011 und machte mangelnde erfinderische Tätigkeit geltend. Das belgische Gericht urteilte, dass es dem Fachmann tatsächlich gelungen wäre, ein Gerät nach Anspruch 1 zu entwickeln, weshalb dieser Anspruch wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit nichtig sei.

DE – Deutschland

Bundesgerichtshof vom 18. Dezember 2012 (X ZR 3/12) – Routenplanung

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Technizität

Das Streitpatent (EP 1 147 375) betraf ein Verfahren zur Fahrzeugnavigation, welches Auswahl- und Anzeigemöglichkeiten nicht nur für die gesamte Strecke zur Verfügung stellt – wie im bisherigen Stand der Technik bekannt – sondern auch für einzelne Streckenabschnitte.

Der BGH verwies auf seine Rechtsprechung wonach ein Verfahren, das sich zur Herbeiführung des angestrebten Erfolgs eines Programms bedient, mit dessen Hilfe eine Datenverarbeitungsanlage so gesteuert wird, dass der gewünschte Erfolg erzielt wird, dem Patentschutz zugänglich ist, wenn die beanspruchte Lehre Anweisungen enthält, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen. Bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit dürfen allerdings nur diejenigen Anweisungen berücksichtigt werden, die die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen. Die im Streitpatent beschriebenen Auswahlmöglichkeiten müssen bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit unberücksichtigt bleiben, weil sie die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln nicht bestimmen oder zumindest beeinflussen. Anweisungen zur Auswahl von Daten, deren technischer Aspekt sich auf die Anweisung beschränkt, hierzu Mittel der elektronischen Datenverarbeitung einzusetzen, können jedenfalls bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht berücksichtigt werden (Bestätigung von BGH vom 26. Oktober 2010 – X ZR 47/07 – Wiedergabe topografischer Informationen). Dies gilt auch dann, wenn solche Anweisungen zu einer Verringerung der erforderlichen Rechenschritte führen.

Die für die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit allenfalls in Betracht kommenden übrigen Merkmale des Streitpatents waren dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt. Der BGH befand deshalb den Gegenstand des Streitpatents für nicht patentfähig.

DE – Deutschland

Bundespatentgericht vom 4. April 2013 (2 Ni 59/11 und 2 Ni 64/11) – Slide to unlock

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Darstellung von Informationen – Patentierbarkeit von Software

Das Streitpatent (EP 1 964 022) betraf eine Maßnahme zum Entsperren einer tragbaren elektronischen Vorrichtung mit berührungsempfindlicher Anzeigevorrichtung (Touchscreen). Eine Merkmalsgruppe des Patentanspruchs 1 bezog sich auf das Bewegen eines Entsperrbildes entlang eines vordefinierten angezeigten Pfades auf der berührungsempfindlichen Anzeigevorrichtung im Einklang mit dem Kontakt.

Im Nichtigkeitsverfahren hatte das Bundespatentgericht (BPatG) zu entscheiden, ob der Gegenstand der Erfindung lediglich ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen als solches darstellt und deshalb vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Des Weiteren hatte es zu prüfen, ob die Lehre Anweisungen enthält, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen, im Einklang mit der Rechtsprechung des BGH (BGH vom 24. Februar 2011 – Webseitenanzeige). Bei der Prüfung der Erfindung auf erfinderische Tätigkeit sind jedoch nur diejenigen Anweisungen zu berücksichtigen, die die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen (BGH GRUR 2011, 125 – Wiedergabe topografischer Informationen).

Das BPatG entschied, dass die eingangs bezeichnete Merkmalsgruppe die Lösung eines technischen Problems nicht bestimmen oder beeinflussen kann und daher bei der Prüfung erfinderischer Tätigkeit nicht zu berücksichtigen ist. Die Leistung der Erfindung besteht darin, eine tragbare elektronische Vorrichtung mit einem berührungsempfindlichen Anzeigeschirm auf einfache, benutzerfreundliche und definierte Weise zu entsperren, und den Ablauf des Entsperrvorgangs zu signalisieren. Dem liegt insoweit eine technische Teil-Problemstellung zugrunde, als eine bestimmte Benutzereingabe erfasst und als Befehl zur Einleitung des Entsperrvorgangs erkannt wird, woraufhin der Entsperrvorgang durchgeführt werden muss; ein genereller Ausschlusstatbestand i.S.d. Art. 52 (2) und (3) EPÜ liegt somit nicht vor.

Allerdings richtet sich das Signalisieren des Ablaufs des Entsperrvorgangs durch das (Mit)Bewegen des Entsperrbildes allein an den Benutzer, ohne in irgendeiner Weise ein technisches Problem zu lösen. Denn das Gerät selbst und seine technische Funktion werden nicht beeinflusst, vielmehr wird lediglich eine Information grafisch dargestellt: der Benutzer erhält ein „optisches Feedback", dass der Beginn einer Entsperrgeste vom Gerät erkannt wurde, und dass deren weitere Ausführung vom Gerät verfolgt wird; dies erzielt jedoch keinerlei technische Wirkung. Entgegen der Ausführungen der Beklagten stellt eine nutzerfreundliche Darstellung kein konkretes technisches Problem, sondern vielmehr ein Optimierungsproblem bezüglich Benutzerakzeptanz dar, für dessen nicht-technische Lösung ein Patentschutz grundsätzlich nicht vorgesehen ist. Daher wurde das Patent für nichtig erklärt.

DE – Deutschland

Bundesgerichtshof vom 23. April 2013 (X ZR 27/12) – Fahrzeugnavigationssystem

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Ausnahmen von der Patentierbarkeit – Wiedergabe von Informationen

Das Streitpatent (EP 973 011) betraf ein Verfahren sowie eine Vorrichtung zur Routenführung in einem Fahrzeugnavigationssystem. Die im Stand der Technik bekannten Navigationssysteme hielten zwar bereits in gewissem Umfang eine Sprachführung des Nutzers vor, Straßennamen oder den Namen der nächsten Ausfahrt nahmen sie jedoch im Gegensatz zum Streitpatent nicht in die Sprachführung auf.

Der BGH bezog sich in seinem Urteil auf seine bisherige Rechtsprechung (BGH vom 24. Mai 2004 – Elektronischer Zahlungsverkehr; BGH vom 26. Oktober 2010 – Wiedergabe topografischer Informationen; BGH vom 18. Dezember 2012 – Routenplanung), der zufolge die Wiedergabe von Informationen nach Art. 52 (2) d) EPÜ als solche (Art. 52 (3) EPÜ) ebenso wenig dem Patentschutz zugänglich ist wie nach Art. 52 (2) c) EPÜ für Programme für Datenverarbeitungsanlagen als solche. Die Wiedergabe von Informationen kann nur dann und nur insoweit eine erfinderische Tätigkeit stützen, als sie die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmt oder zumindest beeinflusst.

Die Anweisung an den Fachmann, bei der Sprachausgabe eines Navigationshinweises unter bestimmten Bedingungen bestimmte Detailinformationen (hier: Straßennamen) zu berücksichtigen, betrifft den Inhalt der durch das Navigationssystem optisch oder akustisch wiedergegebenen Information und ist bei der Prüfung der technischen Lehre des Patents auf erfinderische Tätigkeit nicht zu berücksichtigen.

Im Ergebnis wies der BGH die Berufung des Patentinhabers gegen das Urteil des Bundespatentgerichtes, mit dem das Patent für nicht erklärt wurde, zurück.

DE – Deutschland

Siehe auch Bundespatentgericht vom 13.11.2012 (3 Ni 43/10 (EP), 3 Ni 24/11 (EP), 3 Ni 25/11 (EP) verbunden) und Bundesgerichtshof vom 13.01.2015 (X ZR 41/13) unter Kapitel V.2. "Quetiapin".

FR – Frankreich

Berufungsgericht Paris vom 26. April 2013 (12/07634) ) – Core/Miral v. Axxom/Castorama/Browaeys Brame

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – kombinierte Verfahren – technische Wirkung

Das Unternehmen C, das vornehmlich Leitern entwirft sowie importiert und exportiert, ist Mitinhaberin des europäischen Patents 1 448 865 mit der Bezeichnung "Ausziehleiter und zugehörige Herstellungsverfahren" und hatte gegen das Unternehmen A eine Verletzungsklage eingereicht.

Zur Rechtsgültigkeit des Patents und insbesondere zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Art. 56 EPÜ machte das Unternehmen A geltend, dass das Patent C zwei nebeneinander bestehende Merkmalsgruppen beanspruche, nämlich den Kranz und die Führung, und dass die Patentierbarkeit der beiden Merkmalsgruppen gesondert zu prüfen sei.

Das Gericht rief in Erinnerung, dass eine Kombination technischer Mittel nur dann patentierbar ist, wenn sie eine eigene Funktion erkennen lässt, deren technische Wirkung sich von der Summe der technischen Wirkungen der Kombinationsbestandteile unterscheidet.

Im vorliegenden Fall bestehen die Merkmale der Führung darin, dass ein Holm mittels eines Rings und einer Muffe in einem Rohr mit größerem Durchmesser geführt wird, wobei die Muffe zwecks besseren Gleitens mit einem zweiten Holm gekoppelt ist, während die Merkmale des Kranzes darin bestehen, dass er um die Rohre herum anliegt und für die an den oberen Enden der Rohre befestigten Verbinder als Abstandshalter und für die Sprossen als Auflagefläche fungiert, wenn die Leiter zusammengeschoben ist, sodass sich die nacheinander angeordneten Verbinder in der zusammengeschobenen Position nicht berühren.

Das Gericht vertrat – genau wie das Unternehmen A und die Vorinstanz – die Auffassung, dass durch die Kombination der Merkmale dieser beiden Gruppen keine zusätzliche technische Wirkung erzielt wird und die Patentierbarkeit jeder dieser Merkmalsgruppen gesondert zu prüfen ist.

Nachdem das Gericht die Merkmale der Führung und des Kranzes nach Anspruch 1 gesondert geprüft hatte, bestätigte es, dass Anspruch 1 des europäischen Patents 1 448 865 keine erfinderische Tätigkeit erkennen lässt und für nichtig zu erklären ist.

GB – Vereinigtes Königreich

Court of Appeal vom 29. Juli 2013 – Generics [UK] Ltd t/a Mylan v. Yeda Research and Development Co. Ltd and Teva Pharmaceutical Industries Ltd [2013] EWCA Civ 925

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – technischer Beitrag – nachveröffentlichte Beweismittel

Mylan hatte auf Widerruf des Patents von Yeda auf ein als Copolymer-1 bezeichnetes synthetisches Copolymer geklagt.

In ihrem Vorbringen zum Naheliegen hatte die Firma Mylan unter anderem die behauptete technische Wirkung des Patents infrage gestellt. Lord Justice Floyd befand, dass sich hier eine Rechtsfrage stellte. Der Richter der ersten Instanz habe entschieden, dass Mylan, wenn die Patentschrift eine technische Wirkung glaubhaft mache, diese Wirkung nicht durch spätere Beweismittel anfechten könne. Um diese Argumentation nachvollziehen zu können, müssten verschiedene Entscheidungen aus dem EPA und dem Vereinigten Königreich herangezogen werden.

Weder nach dem EPÜ noch nach dem Patentgesetz von 1977 sei der Einwand, dass ein bereits erteiltes Patent keinen technischen Beitrag zum Stand der Technik leiste, ein Nichtigkeitsgrund für dieses Patent. Allerdings setze der Aufgabe-Lösungs-Ansatz, den das EPA gemäß dem EPÜ bei der Begründung mangelnder erfinderischer Tätigkeit anwende, zwangsläufig voraus, dass dem Patent eine technische Wirkung oder ein technischer Beitrag (gegenüber dem Stand der Technik) entnommen werde. Das EPA wende diesen Ansatz an, um die technische Aufgabe zu definieren, die das Patent – durch Erzielung der technischen Wirkung – löse, und dann zu beurteilen, ob die Lösung dieser Aufgabe durch das Patent naheliegend sei oder nicht.

Die technische Wirkung müsse allen unter den angefochtenen Anspruch fallenden Gegenständen gemeinsam sein. Dies ergebe sich aus dem Grundsatz des Patenrechts, wonach der Umfang des durch ein Patent gewährten Ausschlussrechts durch den technischen Beitrag zum Stand der Technik gerechtfertigt sein müsse. Wenn nur einige der unter einen Anspruch fallenden Erzeugnisse eine bestimmte Eigenschaft aufwiesen, andere aber nicht, könne die technische Aufgabe nicht unter Bezugnahme auf diese Eigenschaft definiert werden. Entweder müssten dann die Erzeugnisse, die diese Eigenschaft nicht aufwiesen, mittels einer Änderung aus dem Anspruch entfernt werden, oder die Aufgabe müsse so umformuliert werden, dass sie auf einen anderen, dem gesamten Anspruch gemeinsamen technischen Beitrag abhebe. Diese Grundprinzipien ergäben sich aus T 939/92. In T 1329/04 habe sich die Beschwerdekammer damit befasst, inwieweit die behauptete technische Wirkung durch in der Patentschrift offenbarte Beweismittel gestützt sein müsse oder durch spätere Beweismittel belegt werden könne, und sei zu dem Schluss gelangt, dass eine Wirkung geltend gemacht werden könne, wenn der Offenbarungsumfang der Patentschrift ausreiche, um der betreffenden Wirkung Plausibilität zu verleihen.

Die Entscheidung T 939/92 sei in Conor Medsystems Ltd v. Angiotech Pharmaceuticals Inc [2008] UKHL 49 und in Dr Reddy's Laboratories (UK) Ltd v. Eli Lilly and Co Ltd [2010] RPC 9 herangezogen worden. Nicht behandelt worden sei dort die Frage, was im Hinblick auf den Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit geschehe, wenn sich herausstelle, dass eine in der Patentschrift glaubhaft gemachte technische Eigenschaft oder Wirkung de facto nicht vorhanden sei. Vor der ersten Instanz sei erfolgreich vorgetragen worden, dass spätere Beweismittel nicht unter Berufung auf T 1329/04 dazu herangezogen werden könnten, die Existenz der glaubhaft gemachten Wirkung zu widerlegen. Jedoch stellte Floyd LJ fest dass, um beurteilen zu können, ob eine Erfindung am Prioritätstag naheliegend gewesen sei oder nicht, zunächst die rein faktische Frage beantwortet werden müsse, worin die Erfindung bestehe.

Es gebe keinen allgemeinen Grundsatz, wonach alle in der Frage des Naheliegens zugelassenen Beweismittel am Prioritätstag verfügbar gewesen sein müssten. Die Reaktion des auf dem Gebiet der Erfindung tätigen Fachmanns (die ja nach dem Prioritätstag erfolge) könne z. B. ein sekundärer Nachweis des erfinderischen Charakters sein. Ebenso sei es üblich, Nachweise für den späteren kommerziellen Erfolg zuzulassen, wobei dann sichergestellt werden müsse, dass es sich wirklich um den kommerziellen Erfolg der Erfindung handle (s. Schlumberger Holdings Ltd v. Electromagnetic Geoservices A/S [2010] EWCA (Civ) 819). Gemäß dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz zur Beurteilung des Naheliegens müsse das Gericht den erfinderischen Charakter im Hinblick darauf beurteilen, was die Erfindung leiste, also welche technische Wirkung oder welchen Fortschritt sie erziele. Wie bei jeder Beantwortung einer faktischen Frage müsse es sich jedoch darauf gefasst machen, möglicherweise widerlegt zu werden.

Die in T 1329/04 aufgestellte Regel, wonach eine behauptete technische Wirkung durch die Patentschrift glaubhaft gemacht werden müsse und nicht erstmals durch spätere Beweismittel nachgewiesen werden könne, sei nicht infrage gestellt worden. Sie biete aber keine Grundlage für die vom Richter davon abgeleitete weitere Regel dazu, ob spätere Beweismittel dazu herangezogen werden könnten, eine in der Patentschrift glaubhaft gemachte Wirkung zu widerlegen. Aus Sicht von Lord Justice Floyd spreche grundsätzlich nichts dagegen, im Zusammenhang mit einem Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit Beweismittel zur wahren Natur des durch die Erfindung erzielten Fortschritts zuzulassen. Nur weil der vom Patentinhaber ursprünglich geltend gemachte technische Beitrag durch Beweismittel widerlegt werde, müsse die Erfindung aber nicht zwangsläufig naheliegend sein. Der Patentinhaber könnte einen alternativen, weniger ehrgeizigen technischen Beitrag geltend machen; dann müsste die das Patent anfechtende Partei das Gericht wiederum davon überzeugen, dass die Erfindung naheliegend sei, und zwar unter Bezugnahme auf das, was der Fachmann am Prioritätstag gewusst und getan hätte.

4. Der Fachmann

DE – Deutschland

Bundesgerichtshof vom 12. Dezember 2012 (X ZR 134/11) – Polymerzusammensetzung

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Fachwissen

Der BGH stellte fest, dass es für die Frage, ob erfinderische Tätigkeit zu verneinen ist, anders als bei der Neuheitsprüfung nicht darauf ankommt, ob eine Entgegenhaltung ein Merkmal „unmittelbar und eindeutig" offenbart. Vielmehr ist maßgeblich, ob der Stand der Technik am Prioritätstag dem Fachmann den Gegenstand der Erfindung nahegelegt hat. Dies erfordert zum einen, dass der Fachmann mit seinen durch seine Ausbildung und berufliche Erfahrung erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten in der Lage gewesen ist, die erfindungsgemäße Lösung des technischen Problems aus dem Vorhandenen zu entwickeln. Hinzukommen muss zum anderen, dass der Fachmann Grund hatte, den Weg der Erfindung zu beschreiten. Dazu bedarf es in der Regel über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe (BGH vom 30. April 2009 – Betrieb einer Sicherheitseinrichtung; BGH vom 8. Dezember 2009 – einteilige Öse; BGH vom 20. Dezember 2011 – Installiereinrichtung). Bei der Prüfung, ob der Stand der Technik ausgehend von einer Entgegenhaltung dem Fachmann die erfindungsgemäße Lösung nahegelegt hat, ist nicht nur zu berücksichtigen was sich für den Fachmann unmittelbar und eindeutig aus dieser Entgegenhaltung ergibt, sondern gleichermaßen, was der Fachmann kraft seines Fachwissens aus ihr ableiten kann.

FR – Frankreich

Kassationsgerichtshof, Kammer für Handelssachen vom 13. Dezember 2011 [10-27413] – SAS Technip France v. SA ITP

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Definition des Fachmanns

Die Firma I ist Inhaberin des französischen Patents 9 604 812 betreffend ein Leitungsrohr mit doppelter Ummantelung zur Wärmedämmung. Die Firma T hatte beantragt, die Ansprüche 1 bis 16 dieses Patents wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit für nichtig zu erklären. Sie hat das Urteil des Berufungsgerichts Paris vom 22. September 2010 angefochten, mit dem dieser Antrag zurückgewiesen und der Fachmann als ein mit der Planung und dem Bau von Pipelines befasster Ingenieur definiert wurde. Nach Ansicht der Firma T betraf das französische Patent nicht nur Pipelines, sondern das technische Gebiet der Rohrleitungen allgemein, und unterseeische Leitungen für Mineralölerzeugnisse seien darin nur als nicht einschränkendes Beispiel für die Anwendung der Erfindung genannt.

Laut Urteil des Kassationsgerichtshofs betrifft die Erfindung Leitungen mit doppelter Ummantelung zur Wärmedämmung, die sehr dicht und haltbar sowie für große Distanzen geeignet sind, den Belastungen von Transport, Montage und Verlegung unter Wasser standhalten und hohe Anforderungen in Bezug auf die zu transportierenden Flüssigkeiten erfüllen, deren Temperatur konstant bleiben muss. Aufgrund dieser Feststellungen und Einschätzungen befand das Berufungsgericht ohne Verkennung des Schutzumfangs des Patents, dass die Erfindung nicht über Rohre hinausgehen kann, die denselben Anforderungen entsprechen müssen wie unterseeische Öl- und Gaspipelines, und entschied deshalb, dass der Fachmann ein mit der Planung und dem Bau von Pipelines befasster Ingenieur ist.

FR – Frankreich

Berufungsgericht Paris vom 13. Januar 2012 (10/17727) – Sandoz v. Eli Lilly

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Fachmann – Beweis

Das europäische Patent 0 577 303 ist ein Verfahrenspatent, das die Stereoselektivglycosylierung zur Herstellung von Nucleosiden betrifft, darunter Gemcitabin. Die Vorinstanz hat die Klage der Firma Sandoz auf Nichtigerklärung der Patentansprüche des europäischen Patents der Firma Eli Lilly mit Urteil vom 2. Juli 2010 zurückgewiesen.

Nach Auffassung des Berufungsgerichts müsste Sandoz beweisen, dass der Fachmann am Prioritätstag des Patents im Stand der Technik Anhaltspunkte dafür gefunden hätte, dass er mit einer angemessenen Erfolgserwartung zu der Erfindung gelangen konnte, ohne selbst erfinderisch tätig werden zu müssen. Aus der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA gehe hervor, dass es für die Feststellung mangelnder erfinderischer Tätigkeit nicht darauf ankommt, ob der Fachmann in der Lage gewesen wäre, durch eine Änderung des Stands der Technik zu der Erfindung zu gelangen, sondern ob er – weil der Stand der Technik entsprechende Anhaltspunkte enthielt – in der Erwartung gehandelt hätte, die Vorteile zu erreichen, die angesichts der technischen Aufgabe dann tatsächlich erzielt wurden.

Vorliegend hätte es für den Fachmann keinen Anlass gegeben, die offenbarten Informationen umzusetzen und die damit verbundenen Schwierigkeiten zu überwinden, um zum Gegenstand der Erfindung zu gelangen, ohne selbst erfinderisch tätig zu werden.

Zur angeblich unzureichenden Beschreibung stellt das Berufungsgericht fest, dass die Beweislast bei demjenigen liegt, der behauptet, die Erfindung sei nicht ausreichend beschrieben. Hierbei ist abzuwägen, wie wahrscheinlich es ist, dass der Fachmann nicht in der Lage gewesen wäre, die Erfindung nur anhand seiner wissenschaftlichen und technischen Kenntnisse auszuführen; dies muss wohlgemerkt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststehen, wobei im Zweifel zugunsten des Patentinhabers zu entscheiden ist. Sandoz hat diesen Beweis nach Auffassung des Berufungsgerichts nicht erbracht. Der Fachmann könne den zahlreichen Beispielen in der Patentbeschreibung, mit denen die Ansprüche veranschaulicht werden, entnehmen, unter welchen Bedingungen die Erfindung auszuführen ist. Überdies seien die Beschreibung wie auch die Ansprüche in dem Bestreben zu lesen, sie zu verstehen und ihnen technisch einen Sinn zu geben, anstatt sie alles andere als konstruktiv in der Absicht zu prüfen, Argumente für die Nichtausführbarkeit der Erfindung zu finden. Selbst wenn in der Offenbarung der Erfindung weiterhin Unklarheiten bestehen würden – was nicht bewiesen ist –, wäre es immer noch Sache von Sandoz, zu beweisen, dass sie den Fachmann trotz seines Fachwissens daran hindern würden, die Erfindung auszuführen.

Das Berufungsgericht Paris bestätigt daher das Urteil des Bezirksgerichts.

FR – Frankreich

Kassationsgerichtshof vom 20. November 2012 [11-18440] – Boegli gravures v. Darsail

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Fachmann – Definition

Eine Gesellschaft nach schweizerischem Recht war Inhaberin eines europäischen Patents 1 324 877 auf eine Vorrichtung zum Prägen und Satinieren von Flachmaterial, das am 3. Oktober 2001 unter Inanspruchnahme der Priorität eines am 13. Oktober 2000 eingereichten schweizerischen Patents eingereicht wurde und in dem Frankreich benannt war. Diese Gesellschaft war der Auffassung, dass eine Gesellschaft nach russischem Recht Vorrichtungen vertrieb, die die Merkmale ihres europäischen Patents reproduzierten, und verklagte diese wegen Verletzung der Ansprüche 1, 2, 5 und 8 ihres Patents.

Im angefochtenen Urteil des Berufungsgerichts, das diese Ansprüche wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit für nichtig erklärte, hieß es nach der Feststellung, aufgrund der Art der bearbeiteten Verpackungsfolie und des Ausmaßes der darauf zu erzeugenden Oberflächenstruktur handle es sich bei der verwendeten Technik um ein Stanzen, Pressen, Prägen oder Satinieren, dass der Fachmann weder ein Entwickler einer Werkzeugmaschine noch ein Ingenieur der Mikromechanik mit Kenntnissen im Bereich der Optik sei.

Der Kassationsgerichtshof entschied mit Verweis auf die Art. L. 614-12 CPI sowie 56 und 138 EPÜ, dass das Berufungsgericht mit seinem Urteil gegen diese Artikel verstoßen hatte, weil es keine genaue Definition des Fachmanns angegeben hatte, obwohl die erfinderische Tätigkeit der Ansprüche des strittigen europäischen Patents aus der Sicht des Fachmanns auf dem technischen Gebiet zu bestimmen sein müsste, auf dem sich die dem Patent zugrunde liegende Aufgabe stellte.

E. Gewerbliche Anwendbarkeit

GB – Vereinigtes Königreich

Oberster Gerichtshof vom 2. November 2011 – Human Genome Sciences Inc v. Eli Lilly [2011] UKSC 51

Schlagwort: gewerbliche Anwendbarkeit – Biotechnologie

In diesem Fall ging es um die Patentierbarkeit eines von Human Genome Sciences (HGS) als Neutrokin-α bezeichneten Proteins, die passenden Antikörper und die für das Protein codierende Polynukleotidsequenz. Seine Existenz wurde erstmals von HGS entdeckt, und zwar mithilfe der sogenannten "Bioinformatik".

Im Erstinstanzurteil waren alle Ansprüche des Patents (EP (UK) 0 939 804) aus drei Gründen für ungültig erklärt worden: mangelnde gewerbliche Anwendbarkeit, unzureichende Offenbarung und Naheliegen mangels eines technischen Beitrags. HGS hatte dagegen Berufung eingelegt.

Der Court of Appeal wies die Berufung wegen mangelnder gewerblicher Anwendbarkeit zurück, bestätigte in dieser Hinsicht also das Urteil der Vorinstanz und musste daher die anderen Gründe nicht betrachten. Der Patentinhaber HGS legte dagegen Beschwerde zum Supreme Court ein. Der Oberste Gerichtshof gab der Beschwerde statt, wies die Anschlussbeschwerde in Bezug auf die unzureichende Offenbarung zurück und verwies die Sache an den Court of Appeal zur Entscheidung über die noch offenen Fragen zurück (s. auch unter Kapitel II. "Ausreichende Offenbarung").

Obwohl das Patent auf sehr weit gefasste, allgemeine Verwendungsmöglichkeiten des Proteins Neutrokin-α und seiner Antikörper hindeutet, ergab sich die einzige maßgebliche Lehre letztlich aus der Verteilung von Neutrokin-α im Gewebe, aus seiner Expression in T-Zell- und B-Zell-Lymphomen und aus der Tatsache, dass es zu den Liganden der TNF-Superfamilie gehört. Daher stellte sich die Frage, ob die erste Instanz zu Recht gefolgert hatte, dass die Schlussfolgerungen, die hieraus 1996 gezogen worden wären, nicht ausgereicht hätten, um dem Erfordernis von Art. 57 EPÜ zu genügen. Nach Auffassung der ersten Instanz waren die Funktionen von Neutrokin-α "bestenfalls als Erwartungen anzusehen, die außerdem viel zu allgemein formuliert sind, als dass sie eine vernünftige oder konkrete Grundlage für etwas sein könnten, was über ein Forschungsprojekt hinausgeht".

Der Oberste Gerichtshof räumte ein, dass es im Vereinigten Königreich nur wenige Autoritäten in Bezug auf das Thema der gewerblichen Anwendbarkeit gebe und die anzuwendenden Grundsätze daher in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA gesucht werden müssten. Der Ansatz der ersten Instanz stimme nicht mit dem der Beschwerdekammern betreffend die Erfordernisse von Art. 57 EPÜ im Zusammenhang mit biologischem Material überein, der in den folgenden allgemeinen Grundsätzen zusammengefasst werden könnte:

i) Das Patent muss eine "praktische Anwendung" und eine "gewinnbringende Einsatzmöglichkeit" für den beanspruchten Stoff offenbaren, sodass das daraus resultierende Monopol "einen gewissen kommerziellen Nutzen erwarten lässt" (T 870/04, T 898/05).

ii) Ein "konkreter Nutzen", nämlich die "gewerbliche Nutzung in der Praxis" muss bei Zugrundelegung des allgemeinen Fachwissens "unmittelbar aus der Beschreibung herleitbar sein" (T 898/05, T 604/04).

iii) Ein lediglich "spekulativer" Nutzen reicht nicht aus, d. h., "ein vager und spekulativer Hinweis auf mögliche Ziele, die erreicht werden könnten oder auch nicht," genügt nicht (T 870/04 und T 898/05).

iv) Das Patent und das allgemeine Fachwissen müssen den Fachmann in die Lage versetzen, die beanspruchte Erfindung ohne "unzumutbaren Aufwand" und ohne Durchführung eines "Forschungsprogramms" "nachzuarbeiten" oder "gewerblich zu verwerten" (T 604/04, T 898/05).

Ferner wurden spezifische Grundsätze in Bezug auf neue Proteine und die für sie codierenden Gene sowie auf Familien- und Superfamilienmitglieder entwickelt.

Die erste Instanz hatte festgestellt, dass das Patent Neutrokin-α als neues Mitglied der TNF-Superfamilie von Ligand-Proteinen offenbart. Gemäß den von den Beschwerdekammern aufgestellten Grundsätzen hätte dies unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens ausreichen müssen, um den Erfordernissen von Art. 57 EPÜ zu genügen. Der Supreme Court stützte sich in seiner Argumentation im Wesentlichen auf den in T 18/09 (Beschwerdekammerentscheidung zum selben Patent) dargelegten Ansatz. In dieser Entscheidung hatte die Kammer festgestellt, dass die Offenbarung eines anerkannten neuen Mitglieds der TNF-Superfamilie von Ligandproteinen (im Verbund mit Einzelheiten zu seiner Verteilung im Gewebe) den Erfordernissen von Art. 57 EPÜ genügte, da alle bereits bekannten Mitglieder auf T-Zellen exprimierten und zur Kostimulation der T-Zell-Proliferation befähigt seien, weshalb davon auszugehen sei, dass Neutrokin-α eine ähnliche Funktion habe.

Die erste Instanz hatte festgestellt, dass die Offenbarung in Bezug auf die Verwendungsmöglichkeiten von Neutrokin-α selbst unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens lediglich "spekulativ" sei und nicht zu einem "unmittelbaren konkreten Nutzen" führe. Diesem Argument lag jedoch die implizite Annahme zugrunde, dass die Offenbarung des Patents an sich unzureichend sei und daher den Erfordernissen von Art. 57 EPÜ nicht genüge. Wenn aus Sicht der Beschwerdekammern die bereits bekannten Wirkungsweisen der Liganden der TNF- Superfamilie aber ausreichten, um die Patentierbarkeit des offenbarten neuen Moleküls (und des für es codierenden Gens) – das auf plausible Weise als Mitglied dieser Familie identifiziert wurde – zu rechtfertigen, so stellt die Tatsache, dass weitere Arbeiten erforderlich waren, um festzustellen, ob die offenbarte Erfindung tatsächlich einen therapeutischen Nutzen hat, die Gültigkeit des Patents allein nicht infrage. Aus denselben Gründen musste auch die Anschlussberufung wegen mangelnder Offenbarung zurückgewiesen werden.

Der von der ersten Instanz angelegte Maßstab für die gewerbliche Anwendbarkeit war strenger als der, den die Beschwerdekammern zugrunde legen. Die erste Instanz hatte von einer Beschreibung erwartet, dass sie den tatsächlichen Nachweis über eine bestimmte Verwendungsmöglichkeit des Produkts führt, und nicht, dass sie darlegt, dass sich das Produkt auf plausible Weise als "nutzbar" gezeigt hat, was die Verwendung des Moleküls zu Forschungszwecken mit einschließt. Die Beschwerdekammer hatte dies in T 18/09 an sich schon als gewerbliche Tätigkeit gewertet.

Aus diesen Gründen wurde die Entscheidung des Patents Court, wonach die beanspruchten Erfindungen zum Zeitpunkt der Patenterteilung nicht gewerblich anwendbar gewesen seien, aufgehoben.

F. Doppelpatentierung

FR – Frankreich

Bezirksgericht Paris vom 20. März 2012 (09/12706) – Teva v. Eli Lilly

Schlagwort: zweite medizinische Indikation – Patentfähigkeit – Verbot der Doppelpatentierung – allgemeiner Grundsatz

Die Firma Eli Lilly war Inhaberin der europäischen Patente 1 438 957 und 0 584 952, die insbesondere auf die Verwendung von Raloxifen zur Osteoporose-Prävention gerichtet waren. Mit der Erfindung sollten Verfahren bereitgestellt werden, die den Verlust von Knochenmasse hemmen, ohne dass die mit der Östrogen-Therapie verbundenen negativen Auswirkungen auftreten. Ein Generikum auf der Grundlage von Raloxifen wurde von der Firma Teva vermarktet. Teva klagte auf Nichtigerklärung der Patente.

Bezüglich der unzureichenden Beschreibung machte Teva geltend, dass die Beschreibung des europäischen Patents 0 584 952 kein Versuchsergebnis für die postmenopausale Frau enthalte. Nach der Prüfung der Sache erklärte das Gericht, dass der Firma Eli Lilly – die tatsächlich Forschungen bezüglich eines Tiermodells durchgeführt habe – nicht vorgeworfen werden könne, dass ihre Ergebnisse nur Spekulationen seien. Auch könne ihr nicht vorgeworfen werden, eine Patentanmeldung eingereicht zu haben, ohne die Ergebnisse für die postmenopausale Frau abgewartet zu haben. Das Gericht befand, dass die Erfindung ausreichend beschrieben war.

Bezüglich der mangelnden Neuheit machte Teva geltend, dass die Abfassung von Anspruch 1 in der schweizerischen Anspruchsform bedeute, dass es sich um eine neue medizinische Verwendung eines bekannten Stoffs handle, die nicht die gemäß Art. 54 EPÜ 1973 (maßgeblich aufgrund des Anmeldetags der Patente) erforderliche Neuheit verleihen könne. Das Gericht erwiderte, dass es auch nach dem EPÜ 1973 durchaus möglich sei, die Gültigkeit einer zweiten medizinischen Verwendung anzuerkennen, sofern festgestellt werden könne, dass diese Anwendung neu oder erfinderisch und nicht bereits im Stand der Technik enthalten sei.

Bezüglich der mangelnden erfinderischen Tätigkeit erklärte das Gericht, dass die Bioverfügbarkeit kein zu überwindendes Vorurteil sei und die Entwicklung eines Arzneimittels Routinearbeiten zur Dosierung erfordere, die zwar lang und aufwendig sein könnten – was in den Labors von Eli Lilly auch der Fall gewesen sei -, die aber keinerlei erfinderische Tätigkeit voraussetzten. Daher wurde Anspruch 1 des europäischen Patents 0 584 952 wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit für nichtig erklärt.

Bezüglich der Doppelpatentierung verwies das Gericht auf Art. L 611-1 des französischen Gesetzes über das geistige Eigentum sowie auf die Entscheidungen G 1/05 und G 1/06 und erklärte, es sei unbestritten, dass für eine Erfindung nur ein einziger Rechtstitel erteilt werden könne. Das Doppelpatentierungsverbot gelte nicht nur bei der Patenterteilung; dieser allgemeine Grundsatz müsse auch von den Gerichten beachtet werden, selbst wenn er nicht ausdrücklich im Münchner Übereinkommen festgeschrieben sei, denn er sei einer von mehreren Nichtigkeitsgründen. Im vorliegenden Fall befand das Gericht abschließend, dass der Vorwurf der Doppelpatentierung stichhaltig sei und das europäische Patent 0 584 952 mit sämtlichen Ansprüchen für nichtig erklärt werden müsse.

Der französische Teil des europäischen Patents 1 438 957 wurde ebenfalls für nichtig erklärt.

Anmerkung des Herausgebers: Gegen dieses Urteil ist Berufung eingelegt worden, über die ebenfalls im Kapitel I.C.3. "Neuheit der Verwendung" berichtet wird (s. Berufungsgericht Paris vom 12. März 2014 (RG 12/07203) – Eli Lilly v. Teva). Das Urteil des Berufungsgerichts hebt das Urteil in dieser Frage teilweise wieder auf und besagt Folgendes: Die Klage auf Nichtigkeit des französischen Teils des europäischen Patents 0 584 952 wegen Doppelpatentierung mit EP 1 438 957 ist aufgrund der Nichtigerklärung des französischen Teils dieses Patents gegenstandslos geworden.

GB – Vereinigtes Königreich

Patents Court vom 20. Juni 2014 – Koninklijke Philips Electronics NV v. Nintendo of Europe GmbH [2014] EWHC 1959 (Pat)

Schlagwort: Doppelpatentierung – Änderung nach Erteilung

Während eines Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahrens erhob Nintendo gegen eine von Philips beantragte Änderung einen Einwand wegen Doppelpatentierung. Justice Birss erörterte die einschlägigen Entscheidungen der britischen Behörden und des EPA, weil das Gericht bei der Ausübung seines Ermessens, Änderungen nach der Erteilung zuzulassen, gehalten ist, die entsprechenden im EPA angewandten Grundsätze zu berücksichtigen (s 75 (5) Patents Act 1977).

Birss J führte aus, dass die Frage der Doppelpatentierung dann besondere Bedeutung erhielt, wenn zwei Patente formal nicht identisch waren, inhaltlich aber dieselbe Erfindung zum Gegenstand hatten (z. B. IBM's (Barclay and Biggar's) Application [1983] RPC 283). In der Sache Marley's Roof Tile [1994] RPC 231 befand der Court of Appeal, dass s 73 (2) Patents Act 1977, der die Doppelpatentierung in Bezug auf ein europäisches Patent (UK) und ein nationales Patent (UK) behandelt, auch auf sich überschneidende Ansprüche anwendbar ist und nicht nur auf Ansprüche mit demselben (oder praktisch demselben) Umfang.

Vor dem EPA stellte sich die Frage der Doppelpatentierung im Zusammenhang mit Teilanmeldungen; Einwände des Prüfers in Bezug auf die Doppelpatentierung gegen die Ansprüche einer späteren Teilanmeldung konnten durch geeignete Änderungen ausgeräumt werden. In ihren Entscheidungen G 1/05 und G 1/06 erkannte die Große Beschwerdekammer den Grundsatz des Doppelschutzverbots dahin gehend an, dass der Anmelder kein legitimes Interesse an einem Verfahren hat, das zur Erteilung eines zweiten Patents für denselben Gegenstand führt, für den er bereits ein Patent besitzt. Somit hatte die Große Beschwerdekammer nichts gegen die ständige Praxis des EPA einzuwenden, Änderungen in einer Teilanmeldung zu beanstanden und zurückzuweisen, wenn diese dazu führen würden, dass in der geänderten Teilanmeldung derselbe Gegenstand beansprucht wird wie in einer anhängigen Stammanmeldung oder einem erteilten Stammpatent. Der Richter berücksichtigte ferner die Entscheidungen T 307/07, T 1391/07 und T 1423/07.

Die Grundsätze, die Justice Birss aus diesen Fällen ableitete, lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Normalerweise sollte ein Anmelder für ein und denselben Gegenstand, für den gleichzeitig Anmeldungen eingereicht werden, nicht zwei Patente erhalten. In der Regel hat ein Anmelder
kein legitimes Interesse daran, so vorzugehen.

2. Die "Doppelpatentierung" ist kein Grund für den Widerruf eines Patents (s. 72 Patents Act 1977, Art. 138 EPÜ). Unter besonderen Umständen kann eine Doppelpatentierung die Zurückweisung bzw. den Widerruf von Amts wegen zur Folge haben (s. 18 (5) und 73 (2) Patents Act 1977).

3. Für das EPA ist ein Einwand wegen Doppelpatentierung ein Grund für die Zurückweisung von Änderungen einer Teilanmeldung, wenn der vorgeschlagene geänderte Anspruch der Teilanmeldung denselben Gegenstand beansprucht wie die Stammanmeldung und der Anmelder kein legitimes Interesse daran hat, den Anspruch der Teilanmeldung zu erhalten. Im Allgemeinen ist bei Erfüllung der ersten Bedingung auch die Erfüllung der zweiten wahrscheinlich, es gibt aber auch anders gelagerte Fälle (z. B. T 1423/07).

4. Für das EPA liegt eine Doppelpatentierung vor, wenn der unabhängige Anspruch einer Teilanmeldung denselben Umfang hat wie ein unabhängiger Anspruch in der Stammanmeldung, und eine Änderung, die dies bewirkt, wird zurückgewiesen. Hierzu wird der Inhalt und nicht nur die Form betrachtet. Aus der ständigen Rechtsprechung des EPA folgt nicht, dass eine Doppelpatentierung schon allein deshalb vorliegt, weil sich der Umfang von zwei Ansprüchen überschneidet.

5. Beim Vergleich der verschiedenen Verfahrensumstände, in denen sich diese Frage stellen könnte, gilt es Sorgfalt walten zu lassen. Das EPA befasst sich immer nur mit einem einzigen Patent; wenn also vor dem EPA eine Teilanmeldung geprüft wird, wird nicht in Betracht gezogen, einen Einwand durch Änderungen der Ansprüche der Stammanmeldung auszuräumen.

6. Das Urteil des Berufungsgerichts in der Sache Marley's Roof Tile betrifft eine Frage der Auslegung von s. 73 (2) Patents Act 1977 und ist nicht bindend in Bezug auf die Ausübung des Ermessens nach s. 75 Patents Act 1977.

7. Ein Patentinhaber kann ein legitimes Interesse daran haben, ein Patent auf eine Teilanmeldung zu erhalten, dessen Ansprüche breiter sind als der Umfang des Stammpatents, diesen jedoch abdecken. Bei der Bearbeitung der Stammanmeldung erhebt der Prüfer möglicherweise einen Einwand gegen einen breiten Anspruch, weist aber darauf hin, dass ein engerer Anspruch akzeptiert würde. Der Patentinhaber sieht dies zwar vielleicht anders, wünscht aber eine frühzeitige Erteilung, weil ein Wettbewerber ein verletzendes Konkurrenzprodukt herausgebracht hat, das unter den angebotenen engen Anspruch fallen könnte. Daher beschließt der Patentinhaber, das Angebot anzunehmen und sich das Stammpatent mit einem engeren Anspruch erteilen zu lassen. Nach s. 76 Patents Act 1977 und Art. 123 (3) EPÜ sind den Schutzbereich erweiternde Änderungen nach der Erteilung nicht zulässig. Also reicht der Patentinhaber eine Teilanmeldung ein, um nichts von dem ihm zustehenden Schutzbereich aufzugeben. Wird auf die Teilanmeldung ein Patent erteilt, dessen Umfang breiter ist als der des Stammpatents, dann wurde der Haltung des Patentinhabers vollauf entsprochen.

Der Patentinhaber hat in diesem Fall ein legitimes Interesse daran, zusätzlich zu dem Stammpatent auch das Patent auf die Teilanmeldung zu erhalten. Es wäre falsch, wie in T 307/07 oder Marley's Roof Tile aufgrund von Überschneidungen beim Umfang einen Einwand wegen Doppelpatentierung zu erheben. Nach britischem Recht sollte ein Einwand wegen Doppelpatentierung nur unter den folgenden Umständen als Grund für die Zurückweisung der Änderung eines Anspruchs nach der Erteilung herangezogen werden:

i) Die beiden Patente müssen denselben Prioritätstag haben und vom selben Anmelder (oder dessen Rechtsnachfolger) angemeldet worden sein.

ii) Die beiden Ansprüche müssen auf dieselbe Erfindung gerichtet sein: sie müssen denselben Gegenstand und denselben Umfang haben. Der Umfang wird inhaltlich geprüft. Mit trivialen Unterschieden im Wortlaut lässt sich ein Einwand nicht überwinden; deckt allerdings der eine Anspruch Ausführungsformen ab, die der andere Anspruch nicht enthält, so ergibt sich kein Einwand.

iii) Die beiden Ansprüche müssen unabhängige Ansprüche sein. Dies folgt aus der Verneinung des Arguments in Bezug auf Überschneidungen des Umfangs. Wenn zwei unabhängige Ansprüche einen unterschiedlichen Umfang haben, gibt es keinen Grund für einen Einwand, auch wenn die Patente abhängige Ansprüche mit demselben Umfang enthalten.

iv) Wird der Einwand vor dem Patentgericht erhoben, wo beide Patente Gegenstand des Verfahrens sind, so kann er durch Änderung eines der beiden Patente ausgeräumt werden.

v) Selbst wenn tatsächlich ein Einwand zu erheben wäre in dem Sinn, dass zwei relevante Ansprüche denselben Umfang haben, so sollte die Änderung nicht zurückgewiesen werden, wenn der Patentinhaber ein legitimes Interesse an der Aufrechterhaltung beider Ansprüche hat.