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Recht & Praxis

IV. PRIORITÄT

DE Deutschland

Bundesgerichtshof vom 14. August 2012 (X ZR 3/10) – UV-unempfindliche Druckplatte

Schlagwort: Priorität – ausreichende Offenbarung – unzulässige Erweiterung

In der Entscheidung ging es vor allem um die Frage, ob der Anspruch des Streitpatents durch die Anmeldung (D1), die nach dem Anmeldetag des Streitpatents veröffentlicht wurde, neuheitsschädlich getroffen wurde und dabei insbesondere, ob D1 wirksam die Priorität von zwei britischen Patentanmeldungen (D1.1 und D1.2) in Anspruch nehmen konnte.

Das entscheidende Merkmal (fehlende Fotoempfindlichkeit gegenüber ultraviolettem Licht) war in den Prioritätsdokumenten nicht ausdrücklich erwähnt. Das Patentgericht hatte angenommen, dass das Merkmal gleichwohl aus fachmännischer Sicht mitzulesen sei. Der BGH hielt diese Ansicht für nicht gerechtfertigt, da auch von einer impliziten Offenbarung nicht ausgegangen werden konnte.

Wären die D1.1 oder D1.2 gegenüber dem Streitpatent als für die Neuheitsprüfung relevanter Stand der Technik zu berücksichtigen, spräche einiges dafür, dass ein (auch im Übrigen erfindungsgemäßes) Verfahren mit dem relevanten Merkmal als bekannt anzusehen wäre. Die zwei Anmeldungen D1.1 und D1.2 kamen aber nicht selbst als ältere Anmeldungen in Betracht, sondern waren nur für die Frage relevant, ob die D1 ihre Priorität wirksam in Anspruch nehmen konnte. Dafür musste das Merkmal nicht nur in der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen deutlich offenbart, sondern auch der D1.1 oder der D1.2 als zur Erfindung gehörend zu entnehmen sein. Dies war hier aber nicht der Fall.

Nach der ständigen Rechtsprechung des BGH ist hierfür erforderlich, dass der Fachmann die im Patentanspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungsunterlagen – "unmittelbar und eindeutig" – als mögliche Ausführungsform der Erfindung entnehmen kann. Wird ein Bestandteil der Lehre einer Entgegenhaltung (hier: der D1) durch eine im Prioritätsdokument (hier: D1.1, D1.2) nicht deutlich offenbarte Eigenschaft charakterisiert, die dem Fachmann eine zielgerichtete Auswahl geeigneter Ausführungsformen erlaubt (hier: fehlende Fotoempfindlichkeit gegenüber ultraviolettem Licht), fehlt es an einer Offenbarung in der Nachanmeldung, wenn die Eigenschaft objektiv auch einem offenbarten Ausführungsbeispiel des Prioritätsdokuments zukommt, sie für den Fachmann aber jedenfalls nicht ohne Weiteres zu erkennen ist. Der BGH bemerkte nebenbei, dass entsprechendes für den Nichtigkeitsgrund des Hinausgehens über den Inhalt der Anmeldung gelte (unzulässige Erweiterung: vgl. BGH vom 17. Juli 2012 – Polymerschaum).

Der BGH führte weiter aus, er habe allerdings zur Vermeidung einer unbilligen Beschränkung des Anmelders bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts auch Verallgemeinerungen ursprungsoffenbarter Ausführungsbeispiele zugelassen. Die Grenze des Zulässigen sei jedoch überschritten, wenn mit der Abstraktion auf eine als solche nicht genannte oder für den Fachmann ohne weiteres erkennbare Eigenschaft abgehoben wird. Für die Prioritätsbeanspruchung gelte jedenfalls kein weiterer Maßstab. Hierfür reiche daher nicht schon der Umstand aus, dass sich beim Nacharbeiten der Offenbarung eines Ausführungsbeispiels dieses Merkmal ergibt.

So lag der Fall hier. Das Merkmal war in der D1.1 und in der D1.2 nicht genannt, und es war auch nicht ohne weiteres zu erkennen. Damit konnte die D1 nicht in prioritätsbegründender Weise auf diese Eigenschaft und damit auf ein Unterscheidungskriterium für die Auswahl zur Erzielung des erfindungsgemäßen Erfolgs geeigneter Zusammensetzungen abstellen, das die Prioritätsunterlagen nicht offenbarten, geschweige denn als zur Erfindung gehörend benannten.

DE Deutschland

Bundesgerichtshof vom 11. Februar 2014 (X ZR 107/12) – Kommunikationskanal

Schlagwort: Priorität – ausreichende Offenbarung

Bei Anmeldung eines europäischen Patents kann das Prioritätsrecht einer vorangegangenen Anmeldung nach Art. 87 Abs. 1 EPÜ in Anspruch genommen werden, wenn beide dieselbe Erfindung betreffen. Die Priorität einer Voranmeldung kann dann in Anspruch genommen werden, wenn sich die dort anhand eines Ausführungsbeispiels oder in sonstiger Weise beschriebenen technischen Anweisungen für den Fachmann als Ausgestaltung der in der Nachanmeldung umschriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellen und diese Lehre in der in der Nachanmeldung offenbarten Allgemeinheit bereits der Voranmeldung als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar ist.

Diese Voraussetzung ist nach der Rechtsprechung des Senats erfüllt, wenn die mit der Nachanmeldung beanspruchte Merkmalskombination in der Voranmeldung in ihrer Gesamtheit als zu der angemeldeten Erfindung gehörend offenbart ist.

Für die Beurteilung der identischen Offenbarung gelten die Prinzipien der Neuheitsprüfung (BGH vom 14. Oktober 2003 – Elektronische Funktionseinheit). Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats ist danach erforderlich, dass der Fachmann die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungsunterlagen "unmittelbar und eindeutig" als mögliche Ausführungsform der Erfindung entnehmen kann. Zu ermitteln ist mithin, was der Fachmann der Vorveröffentlichung als den Inhalt der gegebenen allgemeinen Lehre entnimmt. Maßgeblich ist dabei das Verständnis des Fachmanns zum Zeitpunkt der Einreichung der prioritätsbeanspruchenden Patentanmeldung.

Bei der Ermittlung dessen, was dem Fachmann als Erfindung und was als Ausführungsbeispiel der Erfindung offenbart wird, muss eine unangemessene Beschränkung des Anmelders bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts der Voranmeldung vermieden werden. Deshalb werden bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts auch Verallgemeinerungen ursprungsoffenbarter Ausführungsbeispiele zugelassen. Danach ist ein "breit" formulierter Anspruch unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen Erweiterung jedenfalls dann unbedenklich, wenn sich ein in der Anmeldung beschriebenes Ausführungsbeispiel der Erfindung für den Fachmann als Ausgestaltung der im Anspruch umschriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellt und diese Lehre in der beanspruchten Allgemeinheit für ihn bereits der Anmeldung – sei es in Gestalt eines in der Anmeldung formulierten Anspruchs, sei es nach dem Gesamtzusammenhang der Unterlagen – als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar ist (BGH vom 17. Juli 2012 – Polymerschaum). Solche Verallgemeinerungen sind vornehmlich dann zugelassen worden, wenn von mehreren Merkmalen eines Ausführungsbeispiels, die zusammengenommen, aber auch für sich betrachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich sind, nur eines oder nur einzelne in den Anspruch aufgenommen worden sind (ständige Rechtsprechung seit BGH vom 23. Januar 1990 – Spleißkammer; BGH vom 17. Juli 2012 – Polymerschaum; BGH vom 14. August 2012 – UV-unempfindliche Druckplatte). Nach vergleichbaren Maßgaben ist die Prüfung vorzunehmen, ob der Gegenstand der Erfindung im Prioritätsdokument identisch offenbart ist.

FR Frankreich

Kassationsgerichtshof vom 31. Januar 2012 [11-10924] – Go sport v. Time Sport international

Schlagwort: Priorität – Begriff "derselben Erfindung"

Die Firma T hat unter Berufung auf das ihr am 25. August 1999 erteilte europäische Patent 0 682 885, das die Priorität des am 10. Mai 1994 angemeldeten französischen Patents 9 406 014 beansprucht und eine Vorrichtung zur Befestigung eines Fahrradhelms am Hinterkopf zum Gegenstand hat, eine Verletzungsklage gegen die Firmen G angestrengt.

Die Firmen G rügen das Urteil des Berufungsgerichts Bordeaux, das das europäische Patent 0 682 885 für gültig erklärt habe, obwohl eine Priorität nur dann wirksam beansprucht werden könne, wenn das prioritätsbegründende Schutzrecht und das europäische Patent sich auf dieselbe Erfindung bezögen. Sie machen insbesondere geltend, dass die Firma T erhebliche Änderungen an ihrem europäischen Patent habe vornehmen müssen, um vor der Beschwerdekammer des EPA eine Aufrechterhaltung in geändertem Umfang zu erwirken. Das Berufungsgericht habe gegen die Art. L. 611-11 und L. 611-14 des französischen Gesetzes zum geistigen Eigentum verstoßen, indem es die Feststellung traf, die Änderung füge sich in den Rahmen der französischen Patentanmeldung ein und habe der Erfindung weder ein neues Merkmal noch eine technische Neuerung hinzugefügt, das europäische Patent beziehe sich somit auf dieselbe Erfindung, die auch im prioritätsbegründenden französischen Patent beschrieben werde.

Der Kassationsgerichtshof stellt fest, dass Anspruch 1 des französischen Patents 9 406 014 eine Vorrichtung zur einstellbaren Befestigung eines Helms am Hinterkopf schützt, mit [unter anderem] einer Schale, die vorgesehen ist, um sich an den Schädel des Radfahrers anzupassen, und dass es in der Patentanmeldung heißt, dass sich der Hinterkopf-Abstützansatz nach dem Aufsetzen des Helms vor der Achse befindet, mit der sich der Helm an der entsprechenden Stelle des Hinterkopfs blockieren lässt, wodurch ein Herunterreißen des Helms ausgeschlossen und sein Verrutschen erheblich eingeschränkt wird. Das europäische Patent ist ähnlich abgefasst wie das französische Patent, mit dem Zusatz "sodass der Hinterkopfriemen beim Einrasten des Mittels zum lösbaren Verbinden einen Zug auf den Hinterkopf-Abstützansatz ausübt, der gegen den unteren Hinterkopfbereich unterhalb des Schädelknochens gedrückt wird, sodass er sich nicht mehr abnehmen lässt". Die Gegenüberstellung dieser beiden Passagen zeigt, dass die streitige Änderung nichts weiter ist als eine Umformulierung des mithilfe der Erfindung erzielten Effekts, nämlich des festen Sitzes des Helms auf dem Kopf des Radfahrers, den der Fachmann bereits der früheren Anmeldung entnehmen konnte. Der Kassationsgerichtshof stellt fest, dass das Berufungsgericht zu Recht daraus schließen durfte, dass das europäische Patent sich auf dieselbe Erfindung bezieht, die auch im französischen Patent beschrieben wird, und dass Letzteres somit prioritätsbegründend wirkt.

Anmerkung des Herausgebers: Siehe auch G 2/98 und Kassationsgerichtshof vom 6. November 2012 [11-19375]

GB Vereinigtes Königreich

Patents Court, 10. Juli 2013 – HTC Corporation v. Gemalto SA und HTC Corporation v. Gemalto NV [2013], EWHC 1876 (Pat)

Schlagwort: Priorität – Rechtsnachfolger

HTC hatte die für das europäische Patent von Gemalto SA (UK) 0 932 865 beanspruchte Priorität in Bezug auf die Berechtigung des Prioritätsanspruchs und aus materiellen Gründen infrage gestellt.

Anmelder des Patents war STI, die US-Prioritätsanmeldung war jedoch im Namen von drei Erfindern/Anmeldern eingereicht worden. Justice Birss berief sich auf Edward Lifesciences AG v. Cook Biotech Inc. [2009], EWHC 1304 (Pat), einen Fall, in dem das Prioritätsdokument ebenfalls von mehr als einer Person eingereicht worden war (s. auch 2. Auflage "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ", 2004 – 2011, ABl. SA 3/2011, S. 187), und kam zu dem Schluss, dass der Anmelder eines Patents zu dem Zeitpunkt, zu dem er die Anmeldung einreiche, der Rechtsnachfolger für die Erfindung und ebenso der Rechtsnachfolger aller Anmelder sein müsse. Vor dem Hintergrund von KCI Licensing v. Smith & Nephew [2010], EWHC 1487 (Pat) (s. auch 2. Auflage "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ", 2004 – 2011, ABl. SA 3/2011, S. 189) stellte der Richter darüber hinaus fest, dass die gesetzlichen Bestimmungen auch erfüllt seien, wenn die betreffende Person zum maßgeblichen Zeitpunkt das gesamte faktische Eigentumsrecht an der Erfindung erworben habe.

All diese Kriterien wurden als erfüllt angesehen. In Bezug auf einen Erfinder gab es kein Problem. Für die beiden anderen, Herr W. und Herr G., lag zwar eine von beiden unterschriebenen Urkunde vor über die Übertragung der Rechte an der Erfindung auf STI, die zwar später datiert war als der Ammeldetag des Patents. Jedoch war festgestellt worden, dass STI die Rechte vor diesem Zeitpunkt über eine andere Gesellschaft desselben Konzerns erworben habe, nämlich STC, wo Herr W. ein unabhängiger Auftragnehmer und Herr G. ein Mitarbeiter war. Der Richter war zu der Überzeugung gelangt, dass – im Verhältnis zwischen STC und STI – STI das faktische Eigentumsrecht an allen aus dem Projekt hervorgegangenen Erfindungen besitze. Auch wenn keine entsprechende formale Vereinbarung bestanden habe, schloss der Richter aus den Umständen, dass STC durch schlüssiges Verhalten der Übertragung aller ihrer Rechte an der Erfindung auf STI zugestimmt haben müsse. STI sei berechtigt, die Übertragung des Rechtstitels von STC zu fordern. Aufgrund der Beratungsverträge von Herrn W. mit STC sei STC zum Zeitpunkt der Einreichung der späteren Anmeldung Rechtsinhaberin sämtlicher relevanten Erfindungen gewesen. Für Herrn G., so Justice Birss, gelte amerikanisches bzw. texanisches Recht. Da keine der Parteien Beweismittel zu diesem Recht vorgelegt habe, könne er nur annehmen, dass die Rechtslage dieselbe sei wie bei der Anwendung des entsprechenden englischen Rechts auf Ereignisse in England. Dies wäre s. 39 Patents Act 1977, wonach die Erfindung dem Arbeitgeber von Herrn G., also STC gehören würde. Zusammenfassend wurde festgestellt, dass zum Zeitpunkt der Patentanmeldung STI Rechtsnachfolger aller drei Erfinder war und daher die Priorität beanspruchen konnte.

Anmerkung des Herausgebers: Siehe auch endgültiges Urteil in diesem Kapitel.

GB Vereinigtes Königreich

Court of Appeal vom 10. Oktober 2012 – MedImmune Ltd v. Novartis Pharmaceuticals UK Ltd [2012] EWCA Civ 1234

Schlagwort: Priorität – dieselbe Erfindung

Lord Justice Kitchin fasste die Rechtslage wie folgt zusammen:

Gemäβ section 5 (2) (a) Patents Act 1977 steht einer beanspruchten Erfindung die Priorität einer früheren Anmeldung zu, wenn sie durch Material gestützt wird, das in dieser früheren Anmeldung offenbart ist . S. 5 soll gemäß s. 130 (7) Patents Act1977 so ausgelegt werden, dass sie die gleiche Wirkung hat wie Art. 87 (1) EPÜ. Nach Art. 87 (1) EPÜ kann die Priorität für "dieselbe Erfindung" gewährt werden wie in der früheren Anmeldung.

Das Erfordernis, dass die frühere Anmeldung "dieselbe Erfindung" betreffen muss, wurde von der Groβen Beschwerdekammer in G 2/98 (ABl. 2001, 413) erläutert: "Das in Art. 87 (1) EPÜ für die Inanspruchnahme einer Priorität genannte Erfordernis "derselben Erfindung" bedeutet, dass die Priorität einer früheren Anmeldung für einen Anspruch in einer europäischen Patentanmeldung gemäß Art. 88 EPÜ nur dann anzuerkennen ist, wenn der Fachmann den Gegenstand des Anspruchs unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der früheren Anmeldung als Ganzes entnehmen kann."

Wie vorzugehen ist, wurde vom Court of Appeal in Unilin Beheer v. Berry Floor [2004] EWCA (Civ) 1021 dargelegt: "...Es handelt sich nicht um einen formelhaften Ansatz: Die Priorität ist eine Frage der technischen Offenbarung, sei sie explizit oder implizit. Enthält das Prioritätsdokument genug, um dem Fachmann im Wesentlichen dieselben Informationen zu geben. Enthält die Prioritätsunterlage genug, um dem Fachmann im Wesentlichen dieselben Informationen zu geben wie der Gegenstand des Anspruchs und es ihm zu ermöglichen, die Erfindung gemäß dem Anspruch nachzuarbeiten."

In Abbott Laboratories Ltd v. Evysio Medical Devices plc [2008] EWHC 800 (Pat) fügte Justice Kitchin noch hinzu: "Es kommt also nicht auf den Passus mit den wesentlichen Merkmalen der Erfindung ["consistory clause"] oder auf die Ansprüche der Prioritätsunterlage an, sondern darauf, ob die Offenbarung als Ganzes ausführbar ist und dem Fachmann tatsächlich den Inhalt des Anspruchs an die Hand gibt, um dessen Priorität es geht. Ich würde noch hinzufügen, dass dies unmittelbar und eindeutig geschehen muss. Es reicht nicht aus, dass der Anspruch eine naheliegende Entwicklung des Offenbarten sein könnte."

GB Vereinigtes Königreich

Patents Court, 7. März 2013 – Samsung Electronics Co Ltd v. Apple Retail UK Ltd [2013] EWHC 467 (Pat)

Schlagwort: Priorität – Prüfung des Erfordernisses "derselben Erfindung"

Bei dieser Entscheidung wandte Justice Floyd den in MedImmune (s. oben) dargelegten Ansatz der Prioritätsprüfung an. Danach bestehe die Aufgabe des Gerichts darin:

a) die Offenbarung des Prioritätsdokuments als Ganzes aus der Sicht des Fachmanns zu lesen und zu verstehen,

b) den Gegenstand des relevanten Anspruchs zu bestimmen,

c) zu entscheiden, ob der Gegenstand des Anspruchs unmittelbar und eindeutig aus der Offenbarung des Prioritätsdokuments hervorgehe, und zwar nicht formal, sondern inhaltlich.

Aus der Rechtsprechung folge, dass der Gegenstand eines Anspruchs nicht dasselbe sei wie der Umfang des Ausschlussrechts, das darin beansprucht werde; der Test für die Feststellung der Priorität sei nicht der gleiche wie für die Feststellung der Neuheit. Bei der Feststellung der Neuheit sei lediglich die Frage zu stellen, ob das, was in einem früheren Dokument beschrieben sei, unmittelbar und eindeutig unter das durch die Patentansprüche gewährte Ausschlussrecht fallen würde. Anders ausgedrückt, sei zu prüfen, ob die frühere Offenbarung eine Verletzung darstellen würde (Smithkline Beecham PLC's Patent [2005] UKHL 59 – 2. Auflage "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ", 2004-2011, ABl. SA 3/2011, S. 67). Dass sich die rechtlichen Bestimmungen für die Priorität davon unterschieden, lasse sich an dem von Lord Justice Jacob angeführten Beispiel in Unilin Beheer v. Berry Floor [2004] EWCA (Civ) 1021 verdeutlichen.

Lord Justice Jacob hatte sich damit befasst, in welchem Umfang die Priorität verloren gehen kann, wenn die im Prioritätsdokument beschriebene Erfindung die Merkmale A, B und C aufweist, der Anspruch sich aber nur auf zwei dieser Merkmale bezieht. Ein solcher Fall war in der Entscheidungsbegründung von G 2/98 erörtert worden. Lord Justice Jacob befand: "Tatsache ist, dass, wenn die Merkmale A+B+C offenbart werden, viel davon abhängt, worin sie tatsächlich bestehen. Manche Erfindungen stellen eine Kombination von Merkmalen dar, d. h. die Erfindung besteht gerade in der Idee, diese Merkmale zusammenzuführen. In anderen Fällen verhält es sich einfach anders, d. h. die Merkmale sind unabhängig voneinander. Ob im Falle einer Offenbarung A+B+C die Merkmale A oder B oder C auch unabhängig voneinander offenbart sind, ist eine inhaltliche Frage, keine Frage einer Formel. Entscheidend ist letztlich, ob der Fachmann den Gegenstand des Anspruchs aus dem Prioritätsdokument als Ganzes ableiten kann."

Laut Justice Floyd hatte der Court of Appeal also festgestellt, dass die Offenbarung A+B+C unter gewissen Umständen keine Priorität für einen Anspruch auf A oder B allein oder auf A+B biete. Umgekehrt aber sei die Offenbarung A+B+C in der Regel neuheitsschädlich für einen Anspruch auf A oder B oder A+B. Das zusätzliche Vorhandensein anderer Merkmale in der Offenbarung spiele keine Rolle. Bei Anwendung des Verletzungstests würde A+B+C das Patent trotzdem verletzen, unabhängig davon, ob der Anspruch auf A, B oder A+B laute. Beim Prioritätstest dürfe man daher nicht nur fragen, ob die beanspruchten Merkmale im Prioritätsdokument enthalten seien. Der Prioritätstest in Bezug auf das Erfordernis "derselben Erfindung" stelle mehr auf inhaltliche und weniger auf formale Aspekte ab als der Neuheitstest.

GB Vereinigtes Königreich

Patents Court vom 22. April 2013 – Nestec S.A. v. Dualit Ltd [2013] EWHC 923 (Pat)

Schlagwort: Priorität – dieselbe Erfindung – Teilpriorität

Nestec's europäisches Patent (UK) 2 103 236 betraf ein System mit einer Vorrichtung zur Extraktion einer Kapsel für Nespresso-Kaffeemaschinen. Dualit behauptete, dass der Prioritätstag dem Patent nicht zustehe und Nestec somit die Ansprüche durch zwei "Vorbenutzungen" vorweggenommen habe.

Justice Arnold erläuterte, dass einer beanspruchten Erfindung die Priorität einer früheren Anmeldung nur dann zusteht, wenn sie "durch ... Material gestützt wird", das in dieser früheren Anmeldung offenbart ist (s. 5 (2) a) Patents Act 1977). Nach Art. 87 (1) EPÜ könne die Priorität nur für "dieselbe Erfindung" gewährt werden wie in der früheren Anmeldung. In G 2/98 setzte die Große Beschwerdekammer "dieselbe Erfindung" in Art. 87 (1) EPÜ mit "demselben Gegenstand" in Art. 87 (4) EPÜ gleich Zum Erfordernis "derselben Erfindung" zitierte der Richter aus den Entscheidungen G 2/98, Unilin Beheer NV v. Berry Floor NV [2004] EWCA Civ 1021 und Abbott Laboratories Ltd v. Evysio Medical Devices plc [2008] EWHC 800 (Pat) (entsprechende Passagen auch in MedImmune Ltd v Novartis Pharmaceuticals UK Ltd [2012] EWCA Civ 1234 zitiert, s. oben).

Es stand auch eine Teilpriorität zur Diskussion. Zur Teilpriorität äußerte sich Justice Kitchin in Novartis AG v. Johnson & Johnson Medical Ltd [2009] EWHC 1671 (Pat) bezugnehmend auf eine Passage aus G 2/98 wie folgt: "Dieser Passage entnehme ich, dass das EPA es für zulässig hält, für unterschiedliche Teile eines Patentanspruchs unterschiedliche Prioritätsdaten zu gewähren, sofern diese Teile eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände darstellen und diese alternativen Gegenstände in unterschiedlichen Prioritätsunterlagen offenbart wurden (und auf deren Grundlage ausgeführt werden können). Dieser Grundsatz findet selbst dann Anwendung, wenn im Anspruch ein Oberbegriff verwendet wird, um diese Alternativen zu beschreiben und einzuschließen. In den Entscheidungen des Court of Appeal in den Sachen Pharmacia Corp v Merck & Co Inc [2001] EWCA Civ 1610 und Unilin Beheer kann ich nichts erkennen, was mit diesem Ansatz nicht vereinbar wäre, und aus meiner Sicht sollte dieses Gericht ihn übernehmen."

Dualit erklärte, dass die Priorität aus zwei verschiedenen Gründen nicht beansprucht werden könne: wegen der Aufnahme und wegen der verschwenkten Position der Kapseln. Anspruch 1 umfasse drei Anordnungen für die Aufnahme der Kapsel; nur die erste sei anerkanntermaßen in der Prioritätsunterlage offenbart. Daher stehe dem Anspruch aus Sicht von Dualit keine Priorität zu. Nestec machte einen Anspruch auf eine Teilpriorität geltend. Wer Recht hatte, war davon abhängig, ob es sich bei den drei Anordnungen um eindeutig definierte Alternativen handelte. Justice Arnold befand, dass Option 2 eine eindeutig definierte Alternative zu Option 1 war, Option 3 aber gar keine einzelne Anordnung war, sondern eine ganze Reihe von Anordnungen abdeckte – nämlich alle, die nicht unter Option 1 oder 2 fielen. Zudem wiesen einige darunter fallende Anordnungen starke Ähnlichkeit mit Option 1 auf, andere starke Ähnlichkeit mit Option 2. Somit war Option 3 keine eindeutig definierte Alternative zu den Optionen 1 und 2.

Nestec machte ferner geltend, dass drei verschiedene Positionen der Kapsel im Patent offenbart und von Anspruch 1 abgedeckt seien. Es werde nicht bestritten, dass die Prioritätsunterlage die erste Anordnung offenbare, nicht aber die zweite, und dass die dritte Anordnung nicht ausdrücklich offenbart sei. Dualit behauptete, dass dem Anspruch 1 die Priorität daher nicht zustehe; Nestec behauptete, die dritte Anordnung sei implizit offenbart.

Justice Arnold erklärte, dass die verschwenkte Position der Kapsel in der Prioritätsunterlage nicht offenbart war. Zwar räumte er ein, dass der Fachmann bei näherem Nachdenken erkennen würde, dass die darin beschriebene Anordnung wahrscheinlich zu einem leichten Kippen der Kapsel führen würde; nichts würde dem Fachmann aber vermitteln, dass dies unvermeidlich, geschweige denn beabsichtigt oder vorteilhaft wäre. Vielmehr würde er denken, dass die Führungsmittel so ausgelegt seien, dass sie diese Kippbewegung minimierten. Somit würde er zu dem Schluss kommen, dass dies für die Zwecke der Erfindung ignoriert werden könne.

Nestec brachte vor, dass mithin nur dem Anspruch 5 keine Priorität zustehe; Anspruch 1 stehe die Priorität nach wie vor zu, obwohl er Anordnungen umfasse, bei denen die Kapsel in einer verschwenkten Position gehalten werde, denn diese würden im Anspruch nicht offenbart. Justice Arnold war anderer Auffassung; derartige Anordnungen seien in der Patentschrift ausdrücklich offenbart, und der Fachmann würde erkennen, dass sie in Anspruch 1 enthalten seien. Somit stehe Anspruch 1 die beanspruchte Priorität nicht zu (und den anderen Ansprüchen auch nicht).

Damit gehörte die Prioritätsunterlage zum Stand der Technik nach s. 2 (3) Patents Act 1977, der Art. 54 (3) EPÜ entspricht. Dualit brachte vor, dass die nicht prioritätsberechtigten Ansprüche nicht neu gegenüber der Prioritätsunterlage seien. Justice Arnold stimmte zu; die Ansprüche waren breiter als die Offenbarung der Prioritätsunterlage. So war mangelnde Neuheit der Ansprüche gegenüber der Offenbarung der Prioritätsunterlage nicht nur möglich, sondern de facto gegeben, obwohl deren Priorität den Ansprüchen nicht zustand.

GB Vereinigtes Königreich

Patents Court vom 10. Juli 2013 – HTC Corporation v. Gemalto SA und HTC Corporation v. Gemalto NV [2013] EWHC 1876 (Pat)

Schlagwort: Priorität – dieselbe Erfindung – mehrere Prioritäten

HTC hatte die für das europäische Patent (UK) Nr. 0 932 865 ("Verwendung einer höheren Programmiersprache in einem Mikrokontroller") von Gemalto SA beanspruchte Priorität infrage gestellt.

Hinsichtlich des Erfordernisses "derselben Erfindung" verwies Justice Birss auf die Zusammenfassung des geltenden Rechts von Justice Kitchin in MedImmune Ltd v. Novartis Pharmaceuticals Ltd [2012] EWCA Civ 1234 (s. oben in diesem Kapitel) und die Zusammenfassung der Aufgaben des Gerichts von Justice Floyd in Samsung Electronics Co. Ltd v. Apple Retail UK Ltd [2013] EWHC 467 (Pat) (s. oben in diesem Kapitel). Nach Auffassung von Justice Birss sei der Prioritätstest kein Neuheits- oder Verletzungstest. Er ziele stärker auf inhaltliche und weniger auf formale Aspekte ab als diese (Samsung). Es sei definitiv kein Test auf Naheliegen (Abbott Laboratories Ltd v. Evysio Medical Devices plc [2008] EWHC 800 (Pat)). Hinsichtlich der Ausführbarkeit sei er eindeutig kein oder nicht ausschließlich ein Test auf Erweiterung des Schutzgegenstands. Ausführbarkeit sei sicherlich eines der Erfordernisse für die wirksame Inanspruchnahme einer Priorität in dem Sinne, dass konkret Offenbartes auch tatsächlich ausführbar sein müsse (Asahi Kasei Kogyo KK's Application [1991] RPC 485), und auch in dem in Biogen v. Medeva [1997] RPC 1 beschriebenen Sinne, wo dem betreffenden Anspruch die Priorität abgesprochen wurde, da er andere Wege zur Erreichung des Ziels offenbare, die nicht auf das offenbarte Prinzip zurückgingen.

Die englischen Gerichte hätten dargelegt, dass die Berechtigung des Prioritätsanspruchs eine andere Frage sei als die sonstigen bekannten Kriterien für die Gültigkeit von Patenten: ausreichende Offenbarung, Neuheit, erfinderische Tätigkeit und Erweiterung des Gegenstands. Es sei ein eigener Test mit einem eigenen Kontext und eigenen grundsätzlichen Erwägungen, der Aspekte mit anderen Kriterien gemein habe. Der Ausführbarkeitstest müsse derselbe sein wie in anderen Kontexten, und der Offenbarungstest (klar und eindeutig ableitbar, ob explizit oder implizit) müsse derselbe sein, unabhängig davon, ob man ein Prioritätsdokument auf Priorität oder eine Anmeldung auf Erweiterung des Gegenstands prüfe. Wie bei Priorität und Erweiterung des Gegenstands prüfe man die Offenbarung jedoch jeweils für einen anderen Zweck.

Anspruch 1 des Patents genüge nicht dem Test für das Erfordernis "derselben Erfindung", da er nicht auf in Java geschriebene Quellprogramme beschränkt sei, sondern ausdrücklich Quellprogramme umfasse, die in einer höheren Programmiersprache geschrieben seien. Die – explizite wie implizite – Offenbarung des Prioritätsdokuments sei jedoch eindeutig: die Erfindung betreffe und erfordere die Verwendung von Java.

Für die Kombination der Ansprüche 1 und 3 (auf Java beschränkt) befand der Richter, dass der fachkundige Leser der Offenbarung des Prioritätsdokuments die Idee des Komprimierens  im allgemeinen  mit der Namensraumabbildung als nur einem Beispiel entnehmen konnte, und nicht lediglich die spezifische Verwendung einer Namensraumabbildung. Die Priorität war daher gültig.

Gemalto hatte auch mehrere Prioritäten für Anspruch 8 geltend gemacht. Justice Birss verwies auf Art. 88 (2) EPÜ und den relevanten Teil von G 2/98, wie von Justice Kitchin in Novartis v. Johnson & Johnson [2009] EWHC 1671 (Pat) angeführt (auch zitiert in Nestec S.A. v. Dualit Ltd [2013] EWHC 923 (Pat) – siehe Zusammenfassung oben in diesem Kapitel). Anspruch 8 definiere in fünf Unterabsätzen a bis e einen Prozess mit fünf Schritten und fordere die Ausführung mindestens eines dieser Schritte durch den Konverter. Er sei jedoch nicht einem Anspruch auf eine chemische Zusammensetzung mit fünf möglichen austauschbaren Alternativen vergleichbar. Die Elemente a bis e seien keine Alternativen, und es könnten nicht mehrere Prioritäten beansprucht werden, da sich der Anspruch letztlich auf einen Prozess beziehe, der alle fünf Schritte umfasse.

Im Berufungsverfahren (HTC Corporation v Gemalto SA [2014] EWCA Civ 1335  vom 22. Oktober 2014) war erneut die Priorität des Anspruchs 3 streitgegenständlich. Der Court of Appeal bestätigte die Ausführungen des erstinstanzlichen Richters. Floyd LJ zufolge trug die Frage was ein Dokument dem fachkundigen Leser offenbarte, dem Wissen und dem Hintergrund der Person Rechnung. Das Dokument hatte nur eine Bedeutung, da nur das Verständnis des entsprechenden Fachmanns relevant war. Dagegen sei es unzulässig, über den ausdrücklichen oder impliziten Offenbarungsgehalt hinauszugehen und mit einzubeziehen, inwieweit ein Dokument einen Fachmann dazu bringen könnte Dinge zu tun oder zu versuchen, oder an etwas zu denken.

Anmerkung des Herausgebers: s. auch die erste Zusammenfassung derselben Entscheidung in diesem Kapitel.