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Recht & Praxis

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Citation: OJ EPO 2015, A7
Online publication date: 30.1.2015

Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway" zwischen dem Europäischen Patentamt und dem Mexikanischen Institut für gewerblichen Rechtsschutz auf der Grundlage von PCT- und nationalen Arbeitsergebnissen

I. Hintergrund

Das Europäische Patentamt (EPA) und das Mexikanische Institut für gewerblichen Rechtsschutz (IMPI) kündigten am 24. September 2014 ihre Absicht an, ein umfassendes Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway" in die Wege zu leiten.

Mit dem "Patent Prosecution Highway" (PPH) werden die in den Ämtern bereits praktizierten beschleunigten Patentprüfungsverfahren so gebündelt, dass die Anmelder schneller und effizienter korrespondierende Patente erlangen können. Die Ämter können ihrerseits die Arbeitsergebnisse des jeweils anderen Amts nutzen.

II. PPH-Pilotprogramm

Im Rahmen des PPH können Anmelder, deren Patentansprüche für patentierbar/gewährbar befunden wurden, beantragen, dass eine bei einem PPH-Partneramt eingereichte korrespondierende Anmeldung beschleunigt bearbeitet wird; die beteiligten Ämter können ihrerseits von bereits vorliegenden Arbeitsergebnissen profitieren.

Beim PPH-Pilotprogramm kann ein PPH-Antrag gestützt werden auf

das letzte PCT-Arbeitsergebnis (schriftlicher Bescheid der ISA

(WO-ISA) oder internationaler vorläufiger Prüfungsbericht (IPER)), das vom EPA als ISA oder IPEA erstellt wurde,

oder auf das nationale Arbeitsergebnis, das auf die Bearbeitung einer nationalen Anmeldung oder einer in die nationale Phase eingetretenen PCT-Anmeldung im EPA oder im IMPI zurückgeht,

wenn darin Ansprüche für patentierbar/gewährbar befunden wurden.

Enthält das EPA-Arbeitsergebnis Ansprüche, die für patentierbar/gewährbar befunden wurden, kann der Anmelder beim IMPI die Teilnahme am PPH-Pilotprogramm beantragen. Informationen über die Antragstellung beim IMPI und die Teilnahmevoraussetzungen sind unter www.impi.gob.mx/patentes/Paginas/ProgramaProcedimientoAceleradoPatentes.aspx zu finden.

Für die Zwecke dieser Mitteilung

wird das IMPI, dessen Arbeitsergebnis als Grundlage für den PPH-Antrag dient, als früher prüfendes Amt (OEE) bezeichnet,

während das EPA als das Amt, bei dem die Teilnahme am PPH-Pilotprogramm beantragt wird, später prüfendes Amt (OLE) genannt wird.

A. Versuchszeitraum für das PPH-Pilotprogramm zwischen EPA und IMPI

Das PPH-Pilotprogramm zwischen EPA und IMPI beginnt am 6. Januar 2015 und läuft für einen Zeitraum von drei Jahren bis 5. Januar 2018. Die nachstehend genannten Teilnahmevoraussetzungen gelten für PPH-Anträge, die ab 6. Januar 2015 beim EPA eingereicht werden.

EPA und IMPI werten die Ergebnisse aus und entscheiden dann, ob und wie das Programm nach dem Versuchszeitraum implementiert werden soll. Dieser kann bei Bedarf verlängert werden, um die Umsetzbarkeit des PPH-Programms angemessen beurteilen zu können. Bei zu hohem Aufkommen, aber auch aus anderen Gründen kann das EPA das Pilotprogramm auch vorzeitig beenden. Für den Fall, dass es vor dem 5. Januar 2018 beendet werden sollte, ergeht eine entsprechende Bekanntmachung.

B. Voraussetzungen für die Teilnahme am PPH-Pilotprogramm zwischen EPA und IMPI

Eine Teilnahme am PPH-Pilotprogramm beim EPA ist möglich, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

(1) Die EP-Anmeldung, für die die Teilnahme am PPH-Pilotprogramm beantragt wurde, und die korrespondierende Anmeldung müssen denselben frühesten Prioritäts-/Anmeldetag haben, und zwar unabhängig davon, ob es sich um den Prioritäts-/Anmeldetag einer beim IMPI eingereichten korrespondierenden nationalen Anmeldung oder um den einer korrespondierenden PCT-Anmeldung handelt, die in die nationale Phase vor dem IMPI eingetreten ist (siehe Anlage).

(2) Die korrespondierende(n) Anmeldung(en) muss/müssen mindestens einen Patentanspruch enthalten, der vom IMPI für patentierbar/gewährbar befunden wurde.

(3) Alle Ansprüche einer EP-Anmeldung, für die die Teilnahme am PPH-Pilotprogramm beantragt wurde, müssen den patentierbaren/gewährbaren Ansprüchen in der/den korrespondierenden OEE-Anmeldung(en) in ausreichendem Maße entsprechen. Die Ansprüche gelten dann als ausreichend korrespondierend, wenn sie abgesehen von formatbedingten Unterschieden denselben oder einen ähnlichen Schutzumfang haben oder wenn die Ansprüche in der EP-Anmeldung einen engeren Schutzumfang haben als die Ansprüche in der/den OEE-Anmeldung(en). In diesem Zusammenhang hat ein Anspruch dann einen engeren Schutzumfang, wenn ein OEE-Anspruch so abgeändert wird, dass er durch ein von der Patentschrift (Beschreibung und/oder Ansprüche) gestütztes zusätzliches Merkmal weiter beschränkt wird. Als nicht ausreichend korrespondierend gilt ein Anspruch in der EP-Anmeldung, der eine neue/andere Anspruchskategorie einführt als die der vom OEE für patentierbar/gewährbar befundenen Ansprüche. Umfassen die OEE-Ansprüche beispielsweise nur Ansprüche auf ein Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses, so gelten die Ansprüche in der EP-Anmeldung als nicht ausreichend korrespondierend, wenn damit Erzeugnisansprüche eingeführt werden, die von den korrespondierenden Verfahrensansprüchen abhängen. Der Anmelder muss erklären, dass die Ansprüche der EP-Anmeldung denen der OEE-Anmeldung in ausreichendem Maße entsprechen.

(4) Die Sachprüfung der EP-Anmeldung, die im Rahmen des PPH-Pilotprogramms bearbeitet werden soll, darf noch nicht begonnen haben. Das Datum, das den Beginn der Sachprüfung markiert, ist

bei noch nicht veröffentlichten Anmeldungen nur auf Antrag des Anmelders oder seines Vertreters oder über die Akteneinsicht bzw. den Dienst MyFiles einsehbar;

bei veröffentlichten Patentanmeldungen im Europäischen Patentregister für jedermann einsehbar.

C. Erforderliche Unterlagen für die Teilnahme am PPH-Pilotprogramm

Zur Teilnahme am PPH-Pilotprogramm beim EPA muss der Anmelder:

(1) einen Antrag auf Teilnahme am PPH-Pilotprogramm einreichen. Das Antragsformblatt

EPA/EPO/OEB 1009 (Teilnahme am Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway" (PPH))

ist auf der EPA-Website (www.epo.org) erhältlich;

(2) eine Anspruchskorrespondenzerklärung einreichen (Bestandteil des Antragsformblatts EPA/EPO/OEB 1009);

(3) alle amtlichen Bescheide zu jeder korrespondierenden OEE-Anmeldung, in der die dem PPH-Antrag zugrunde liegenden patentierbaren/gewährbaren Ansprüche enthalten sind, in Kopie und als Übersetzung in einer der Amtssprachen des EPA vorlegen;

(4) die patentierbaren/gewährbaren Ansprüche der OEE-Anmeldung(en) in Kopie und als Übersetzung in einer der Amtssprachen des EPA vorlegen;

(5) alle in den unter (3) genannten Bescheiden des OEE angeführten Veröffentlichungen mit Ausnahme von Patentunterlagen in Kopie einreichen.

Der Anmelder muss die unter (3) und (4) genannten Unterlagen in Papierform vorlegen, es sei denn, die Unterlagen sind mit der EP-Anmeldung bereits eingereicht worden, bevor eine Teilnahme am PPH-Pilotprogramm beantragt wurde. In diesem Fall muss der Anmelder diese Unterlagen bei Antragstellung nicht erneut übermitteln, sondern lediglich auf diese Unterlagen verweisen und in seinem PPH-Antrag angeben, wann er sie mit der EP-Anmeldung eingereicht hat.

Sind alle oben genannten Voraussetzungen erfüllt, wird dem Antrag auf Teilnahme am PPH-Pilotprogramm stattgegeben, und die EP-Anmeldung wird beschleunigt bearbeitet. Sind nicht alle oben genannten Voraussetzungen erfüllt, wird der Anmelder auf die in seinem Antrag festgestellten Mängel hingewiesen. Der Anmelder erhält einmal die Gelegenheit, formale Mängel im Antrag zu berichtigen. Wird der Antrag nicht berichtigt, wird die Anmeldung aus dem PPH-Pilotprogramm genommen, und der Anmelder wird entsprechend informiert.

D. Beschleunigte Bearbeitung

Wird dem Antrag auf Bearbeitung einer EP-Anmeldung im Rahmen des PPH-Pilotprogramms stattgegeben, so wird die EP-Anmeldung beschleunigt bearbeitet. Die Bedingungen für die Teilnahme am PACE-Programm[ 1 ] gelten entsprechend für die Bearbeitung von EP-Anmeldungen im Rahmen des PPH-Pilotprogramms zwischen EPA und IMPI.

Anfragen in Zusammenhang mit dieser Mitteilung können direkt an Panagiotis Rigopoulos, Jurist, Internationale Rechtsangelegenheiten, PCT, gerichtet werden unter:

international_legal_affairs@epo.org.

 

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[ 1 ] Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 4. Mai 2010 über das Programm zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen – "PACE", ABl. EPA 2010, 352.